Jurisprudencia CSJ

1 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Expediente "ALCON Inc. c/ Resolución 925 de fecha Diciembre. 03 de noviembre de 2 020 y otra dictada por la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual" 03 21 22/23 104) 15106/027 ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO Trescientos cincuenta y tres 18-03-2023 En la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 17 días del mes de agosto Fodel año dos mil veintitrés, estando reunidos en la Sala de Acuerdos, los l/siseñares: Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS, LUÍS MARÍA BENÍTEZ RIERA y MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA, por ante mí la Secretaria autorizante, se trajo a acuerdo el expediente arriba individualizado a fin de resolver los recursos interpuestos contra el Acuerdo y Sentencia 261 de fecha 09 de setiembre de 2 022, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala. Previo estudio de los antecedentes del caso, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, ha resuelto plantear las siguientes: CUESTIONES ¿Es nulo el Acuerdo y Sentencia apelado? En caso contrario, ¿se halla ajustado a derecho? Practicado el sorteo de ley, para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: LLANES, BENÍTEZ y RAMÍREZ. A LA PRIMERA CUESTIÓN LA MINISTRA LLANES OCAMPOS SOSTUVO: la representación de la firma recurrente desiste expresamente de la sustanciación de la nulidad, conforme constancia agregada a fojas 187 del expediente judicial. Al contestar el traslado cumplido a la representación de la firma que intervino como tercerista coadyuvante a la recurrida, hizo notar el expreso desistimiento formulado por la representación de la parte recurrente (fs. 189). En análisis a la questión ipícial y que tras la revisión oficiosa del fallo impugnado, como lo autoriza el artículo 413 del Código Procesal Civil, no se encuentran méritos para su anulación por fazones no expresadas por las partes, por lo que corresponde tenenta por desistida a la parte recurrente. Hawl Lac Maza Benítez Rier: Imistro Dr. Matue! Dejesús Rat MINISTR "Dra. Ma. Carolina Etanes O. Ministra

A 2 A SUS TURNOS LOS MINISTROS BENÍTEZ RIERA Y RAMÍREZ CANDIA, MANIFESTARON SUS RESPECTIVAS ADHESIONES AL VOTO QUE ANTECEDE POR LOS MISMOS FUNDAMENTOS. A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA LA MINISTRA LLANES OCAMPOS PROSIGUIÓ MANIFESTANDO: Por el fallo apelado, el tribunal a quem resolvió "NO HACER LUGAR a la presente demanda Contencioso Administrativa promovida por el Abogado, Abogado, Hugo T. Berkemeyer, en representación de la Firma Alcon INC., por los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolución." (Sic. fs. 175). Al sustanciar el recurso de apelación, expone como agravios de su representada relata que el conflicto tuvo inicio ante pedido de registro de la marca "Cistein" para la clase 5, a solicitud de la firma Vicente Scavone & Cía, lo que encontró oposición de la firma actora, titular de los registros de marcas "Systane" y "Systante Ultra", también para la misma clase 5, defendiendo la apelante que estas resultan intensamente publicitadas en nuestro medio. Por Resolución 925, fechada 03 de diciembre de 2 020 dictado por la Dirección General Interina de la Propiedad Industrial y la Resolución 49, de fecha 19 de febrero de 2 018 emanada de la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, ha resultado dispuesto el registro de la marca solicitada. La apelante sustenta su recurso en los literales f), g), y h) del artículo 2 de la Ley 1 294/98 "De Marcas", señalando la prohibición dado lo que plantea como riesgo de confusión por la coexistencia de las marcas "Cistein" y "Systane" / "Systane Ultra", afirmando la similitud ante signos idénticos, desde el inicio de las raíces de las marcas, refiriendo que "CI" (solicitada) y "SY" (resistida), fonéticamente iguales en el idioma ingles del que provienen; agrega también que ambas marcas resultan para la misma clase, la 5 para productos y preparaciones farmacéuticas respectivamente, lo que aproxima aún más el vínculo entre los productos. Suma a su fundamentación el artículo 84 de la Ley "De Marcas" que incluye al uso de signos con posibilidad de confusión en el usuario o consumidor, otro motivo por el cual debió haber sido rechazado el registro de la marca en pugna por la semejanza entre la marca solicitada y las ya antes registradas que la confrontan. El producto cuya marca resulta resistida por la parte recurrente no es de ingenio ni invención de la empresa solicitante, sino sostiene que es una imitación de la titular de la marca actora, auto califica de notoria y famosa en nuestro país.

3 00 91 CORTE SUPREMA DE USTICIA 1,05 20ÊN 8 cuanto a la imposición de costas por el fallo puesto en crisis, siente agravio porque efectivamente versa sobre una cuestión, a decir de la apelante, opinable de la Ro Ley de marèas, dependiente de la apreciación subjetiva del juzgador. Solicita la "revocación del fallo apelado. Al contestar los agravios expuestos, la representación de la firma que coadyuvó a la entidad demandada sostiene que las marcas contendientes resultan diferentes, gramaticalmente, el número de sílabas y letras. En extensión afirma que la marca registrada es más extensa que la solicitada, las sílabas que la conforman son diferentes en su escritura y pronunciación, por lo que el fallo, a decir de esta parte concluyó con acierto. Reconoce como único motivo para que proceda la oposición resulta el real riesgo de confusión entre dos marcas, sin que entre "Cistein" y "Systena" sea cumplido tal causal de no registro, conforme a los artículos 2 literal f) y 15 de la Ley 1 294/98, como también resultaron válidos los registros para la clase 5 las marcas "Systora", "System" y "Cistiland", por lo que defiende el fallo recurrido. Agrega que "Cistein" como marca registrable presenta novedad y especialidad, requisitos esenciales para su registro, a lo que sostiene que también cuenta con especialidad, equivalente a disponibilidad de registro por la autoridad competente, por no haber sido registrada hasta el momento de la solicitud que derivó en la presente acción contencioso administrativa, al que califica carente de todo error por parte del juzgador. Respecto a la notoriedad de las marcas "Systane" y "Systane Ultra" reconoce que ello no es objeto de discusión, por lo que la reconoce expresamente (fs. 203), pero argumento que busca neutralizar con la coexistencia de la misma con otras marcas, algunas incluso más asimilables a las registradas respecto a las que fueron objeto de oposiciones en la presente causa (Cistein), hecho que afirma el tribunal lo valoró correctamente. El posible perjuicio expuesto como ocasionable a la marca resistente, deterioro de la capacidad distintiya y posterior descredito por indeseable asociación a otra marca distinta, posiblemente de calidad inferior, siendo a decir de la representación de la márca que interviene como tercero coadyuvante, mera falacia, por tratarse generalmente de productos de venta bajo receta y, "Cistein" no resulta un producto oftalmológico, concluye que la conducta de la apelante de proseguir don una demanda Lais María/Benitez Riera хам candi Dr. Manuel Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra Abg, Norma Dominguex V. Socretaria

1 4 judicial sin que sus supuestos derechos le sean reconocidos en tres instancias distintas, lo que califica de abuso, prohibido por el artículo 372 del Código Civil Paraguayo. Respecto a las costas, tema también apelado, defiende la claridad del artículo 192 del Código Procesal Civil, que impone estas al perdidoso, solicitando la confirmación de la resolución judicial recurrida. Al hacer uso de su derecho de contestar el traslado cumplido a la DINAPI, su representante convencional busca hacer notar que el tribunal a quem para confirmar las resoluciones administrativas demandadas en el presente juicio, lo hizo en base a que "Cistein" como marca, es planteada para productos farmacéuticos, higiénicos para la medicina y sustancias dietéticas de uso médico, alimentos para bebé, emplastos, cuando que las marcas opositoras al registro de la solicitante resultan preparaciones oftalmológicas. Presentan diferencias ortográficas, una empieza con "C" y las oponentes con "S", diferencia fonética, consecuente a la grafía que torna una pronunciación disímil. Respecto a la confusión posible, deben ser considerados como lo sostiene y tal como afirma lo hizo el tribunal, las letras en común que se presentan, la longitud y si poseen radicales o terminaciones comunes. Defiende las diferencias entre la marca solicitada y las opositoras, por cantidad de palabras y letras diferentes en la raíz como en las desinencias, producto del análisis visual. En cuanto a la calidad de marca notoria de la que se opuso la marca resistente, expone que ello no fue considerado con anterioridad a la presente instancia, conforme ni siquiera es legible en las resoluciones administrativas demandadas. Niega que la publicidad en internet constituya notoriedad, tal como lo sostuvo la apelante. Las letras "IN" - "NE" que las marcas oponentes presentan en su estructura compuesta, deja de lado cualquier posible semejanza. Por último coexisten sin reclamos en la clase 5 otras marcas como "Asisten", "Systhane", "Cistinea" y "Cistex" por lo que niega cualquier razón a la pretensión de la apelante. Por tales razones también solicita el rechazo del recurso de apelación y la confirmación del Acuerdo y Sentencia 261 de fecha 09 de setiembre de 2 022, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, con costas.

CORTE SUPREMA DE USTICIA 1 8 5 2011 2023 8 En el falfag del tribunal, materia de recurso, este ha fundado en lo que a continuación fesulta trascripto "Consecuentemente en el cotejo realizado entre los simismos ge entiende las diferencias existentes del nombre de la marca pretendida, tanto en lo visual, ortográfico y fonético, de esta manera es dable advertir que la marca ha sido solicitada para una clase ya determinada, amen de que este Tribunal entiende que no existen puntos determinados para que sea considerada como una imitación, siendo que entre las la mismas no presentan riesgos de confusión alguna por no guardar una entera similitud con la marca "SYSANE" y "SYSTANE ULTRA", de Alcon INC., palabra y figura que es enteramente distinta en los campos señalados por este Tribunal." (fs. 172) Luego de dicho razonamiento, entendió el tribunal que la marca solicitada "CISTEIN Y ETIQUETA" cumple los requisitos exigidos de novedad y distintividad, por lo que consideró el juzgador en la instancia anterior procedente la inscripción tal lo solicitó su titular. No se comparte la decisión asumida por el tribunal a quem, por lo que el recurso se considera procedente, fundada la decisión en cuanto sigue a de apelación continuación. Contrariamente a la valoración cumplida en instancia administrativa, posteriormente confirmada por el Tribunal de Cuentas en la presente causa, encuentro riesgo considerable de confusión en el público consumidor entre las marcas "Cistein" y etiqueta y "Systane", que tal como lo planteo la firma actora, ambas marcas resultan del idioma inglés, por lo que la pronunciación de las mismas (factor fonético) resultan muy similares. Ni en idioma castizo, ni del inglés del que la apelante afirmó resulta la marca registrada (Systane), influye de forma decisiva para la pronunciación las letras iniciales de la marca solicitada y resistida - Cistein - respecto a las marcas resistentes - Systane y Systane Ultra. Similitud que correspondiendo los productos para la misma clase, eleva el riesgo de confusión, lo que resultá precautelado por nuestro ordenamiento marcario, a fin de evitar confusionde popegeadaso pear aún, aprovechamiento indebido de una marca sobre los derechos de otra. Lais María Benítez/Riera Dr. Ma :Drà. Ma. Carolina Llanes O. Ministra Abg. Narma Dominguez V. Seoretaria

Todo ello considerando que los productos oftalmológicos, caben dentro de la clase de productos de uso médico. La notoriedad de la marca, argumento expuesto recién en la presente instancia, sin que antes haya sido objeto de consideración ni por la entidad demandada, ni por la coadyuvante a tal parte. Por lo expuesto, amparado en el artículo 2, literal f) de la Ley 1 294/98, voto por la procedencia del recurso de apelación planteado por la representación de la firma apelante y la revocación del Acuerdo y Sentencia 261 de fecha 09 de setiembre de 2 022, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala. En cuanto a las costas impuestas a la parte perdidosa por el tribunal de grado, también objeto de recurso, la misma es regla procesal, la que puede ser alterada, como lo tolera el artículo 193 del Código Procesal Civil, siendo esta excepción a la forma en que debe ser impuesta, lo que exige fundamentación del porqué de la dispersión de costas por su orden. Si el tribunal aplicó las costas conforme a la regla prevista en el artículo 192 en la instancia anterior, entendió que no existió mérito alguno para variar la forma de la imposición, por lo que impuso a la firma vencida. Que el vencido haya sentido agravio por ello es lógico, por la consecuencia económico financiera que significará para el mismo, pero ello no justifica su revocación, ni desacierto por quien lo impuso, por lo que es otra decisión que considero también confirmable. La procedencia del recurso propuesta en cuanto a la cuestión de fondo, la oposición del registro de la marca "Cistein" para la clase 5, por los fundamentos desarrollados anteriormente, tornan también viable la revocación de las costas dispuestas en la instancia anterior a la parte vencida, punto que también deberá ser revocado. Las costas del recurso corresponden la soporten los vencidos en forma proporcional, conforme al artículo 203, literal b) del Código Procesal Civil. Es mi voto. A SU TURNO EL MINISTRO BENÍTEZ RIERA ADHIRIÓ SU OPINIÓN AL VOTO DE LA MINISTRA LLANES OCAMPOS POR LOS MISMOS FUNDAMENTOS. A SU TURNO EL MINISTRO RAMÍREZ CANDIA INDICÓ: Comparto la postura de la Dra. Llanes Ocampos, en cuanto a HACER LUGAR los recursos de apelación interpuestos por la parte actora contra el Acuerdo y Sentencia Nro. 261 de fecha 09 de Septiembre de 2022,

7 念 CORTE SUPREMA DE USTICIA 03 105 106 071 2023 dictado por el Tibunal de Cuentas, Primera Sala, pero por los siguientes motivos que expongo a »continuación, al analizar la cuestión planteada corresponde señalar, en primer lugar, que línea tenue entre los signos registrables y los que no lo son. Lo que se busca es que el público consumidor, el comprador frecuente y el titular de la marca, no sea pasible de confusión, al adquirir un producto en el caso del público consumidor, y al comercializar el mismo en el caso del titular de la marca. En segundo lugar, se debe considerar que al realizar el análisis, los signos deben considerarse en su conjunto, en forma sucesiva y pre-flexiva, el cotejo debe efectuarse en los tres campos en que la similitud puede manifestarse (grafico, fonético e ideológico) y, por ultimo, debe atenderse más a las semejanzas que a las diferencias de detalle. Ahora bien, en la presente causa corresponde analizar si la resolución dictada por el Tribunal de Cuentas se ajusta -o no- a derecho conforme lo dispuesto por la legislación marcaria, Ley Nro. 1294/98. Para lo cual es necesario hacer una breve introducción del caso. Por medio de la Resolución Nro. 925 del 03 de Diciembre de 2020, la Dirección de Propiedad Industrial Confirmo la Resolución Nro. 49 de fecha 19 de Febrero de 2018, fundamentándose en que la marca "Cistein" podrá coexistir con las marcas oponentes, sin causar confusión en el público consumidor ni perjuicios a los titulares de las mismas. A lo que la firma ALCON INC. interpuso demanda contenciosa administrativa contra la Resolución Nro. 925/20. Luego de haber realizado la breve introducción, corresponde analizar si la marca solicitada, "CISTEIN" para la clase Nro. 5 del nomenclador internacional se diferencia suficientemente de la marca registrada en la misma clase "SYSTANE", de manera tal que no quepa lugar para la confusión en el público consumidor por riesgo de asociación. En ese orden, corresponde realizar el siguiente cotejo, en el aspecto ortográfico se puede apreciar que la marca registrada se componen de la siguiente forma: "SYSTANE" (1 palabra, 7 letras, 3 silabas)/y la solicitante se compone de la siguiente manera: "CISTEIN" ( 1 palabras// letras, 2/silabas), por otra parte, en el aspecto fonético, ambas marcas suenan igual en la pronunciación! Pese a conter con un inicio y final diferente, se encuentra configurada una similitud fonética preslas marcas al ser pronunciadas tienen un sonido similar. Ahora bien, en Lais María Benítez Riera Alidist Dr. Mant Dra, Ma. Carolina Llanes O. Ministra Abg. Norma Dominguoz V. Socretarla

1 8 el aspecto gráfico, se puede apreciar que la marca solicitada y la registrada no incluyen a su denominación una etiqueta. Por otro lado, en el aspecto ideológico, se encuentra que ambas marcas evocan ideas similares, pues en ambas se protegen servicios de la misma clase (5). Así, conviene resaltar que Paraguay adopta el sistema de Clasificación de Niza, duodécima edición, versión 2023, la cual indica que en la clase Nro. 5 se protegen los siguientes productos: "Clase 5: Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; suplementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e impresiones dentales; desinfectantes; preparaciones para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas". Por lo hasta aquí señalado, y advertido que ambas marcas -registrada y solicitada- fueron postuladas para la misma clase Nro. 5 de la clasificación de NIZA, supuesto que acarrearía una confusión en el público consumidor, pues las marcas en análisis son similares en los planos fonético e ideológico, diferenciándose únicamente en el aspecto ortográfico ya que las marcas tanto registrada como solicitante no contienen una etiqueta. Es decir, que concedida la marca CISTEIN, el aspecto ortográfico no sería suficiente para evitar que esta causara confusión en el público consumidor. Por otra parte, cabe observar el Art. 2 de ley Nro. 1294/98, el cual en su inciso pertinente establece: "No podrán registrarse como marcas:... f los signos idénticos o similares a una marca registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca;...". Por tanto, en base a las consideraciones expuestas precedentemente corresponde HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto, y en consecuencia, REVOCAR el Acuerdo y Sentencia Nro. 261 de fecha 09 de Septiembre de 2022, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala. En lo que respecta a las costas de esta instancia, considero que estas deben ser impuestas en el orden causado, conforme a lo dispuesto en el Artículo 193 del Código Procesal Civił, por la interpretación que causa la resolución de la cuestión planteada. ES MI VOTO. confoque se die por terminado el acto firmando SS.EE todo por ante mí, que lo certifico quedando acordada ya sentencia que inmediatamentelsigue: Ante mí: Luic Marje Benítez Riera Aiialszro irez candi Dr. Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra Abg: Norma Dominguezx Secretaria

9 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 01 21 但9 18) Asunción, 17 SENTENCIA NÚMERO_353 de agosto de 2023 VISTOS Los megios del acuerdo que antecede, la CORTE SUPREMA DEJUSTICIA Asistenie SALA PENAL RESUELVE TENER POR DESISTIDA de la nulidad a solicitud de la propia representación recurrente. HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto contra el Acuerdo y Sentencia 261 de fecha 09 de setiembre de 2 022, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, elque debe ser revocado en todos sus puntos. COSTAS devrecurso a las partes vencidas. ANOTAR, registrar y notificar. Lais María Beniez Riera Alinastro Ante mí: * Subrayado: Noviembre NoAbales *Dominguez V. Secretaria Sobreescrito: Diciembre Valens jesús Ramie ¿Dra. Ma. Carolina Llanes O. MINISTRO Ministra Abg. Norma Dominguez V. Secretaria