Jurisprudencia CSJ

（G 18/19/20 PODER JUDICIAL EXPEDIENTE: COMPAÑÍA PARAGUAYA DE LEVADURAS S.A. C/ RES N° 157 DEL 11/03/2021 DICT. POR DINAPI 2023 ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO Troscien- los cuarenta y sial Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los cato del mes de agosto .....del año dos mil veintitrés, estando reunidos en la Sala de Acuerdos los Excmos. Señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, los Dres. MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA, MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS Y LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA, por ante mí la Secretaria autorizante, se trajo el expediente caratulado: "COMPAÑÍA PARAGUAYA DE LEVADURAS S.A. C/ RES. N° 157 DEL 11/03/2021 DICT. POR DINAPI", a fin de resolver el Recurso de Apelación interpuesto contra el Acuerdo y Sentencia N° 141 de fecha 24 de mayo de 2022, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala.- Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvió plantear y votar la siguiente:- CUESTIÓN: ¿Se halla ella ajustada a derecho la sentencia recurrida? Practicando el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA, MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA Y MARÍA CAROLINA LLANES. A LA ÚNICA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. BENÍTEZ RIERA dijo: Por Acuerdo y Sentencia N° 141 de fecha 24 de mayo de 2022 (fs. 110/122), el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, resolvió: 1) HACER LUGAR a la presente acción contenciosa administrativa promovida por la Abogada Natalia Oddone Moreno, en representación de la firma Compañía Paraguaya de Levaduras S.A. (COPALSA) y en consecuencia, 2) REVOCAR la Resolución N° 157 del 11 de marzo de 2021 dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (DINAPI), 3) IMPONER las costas a la parte perdidosa, conforme al Art. 192 del CPC, 4) NOTIFICAR, anotar, registrar, yremitir copia a la Excma. Corte Suprema de Justicia. Que, contra esta/decisión del Tribunal de Cuentas, Primera Sala, tanto la parte demandada, la DINAPI, como la parte coadyuvante, la firma Grupo Mbareté S.A., dedujeron recupa de apelación y lo fundamentaron en los escritos de fs. 147/152 y 133/137 respectivamente. Ambas partes solicitaron se dicte resolución revocándo el Lic María Botíz Riera Hawl Dr. Manuel Caesús Ramírez Cancia MINISTRO Dra, Ma. Carolina Llanes O. Abg. re bortngyszV Seeretaria

Acuerdo y Sentencia N° 141 de fecha 24 de mayo de 2022, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, con costas.- QUE, antes de entrar a estudiar el fondo de la cuestión debemos realizar una breve síntesis de las cuestiones administrativas que sirvieron de base a la presente demanda. Así tenemos que en fecha 22/09/2015 se presentó ante la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual la Agente Adelaida Ovejero Fernández en representación de la firma COMPAÑÍA DE NUTRICIÓN ANIMAL S.A. a solicitar el registro de la marca "MBARETE y etiqueta", en la clase 44. En fecha 13/11/2015, la firma COMPAÑÍA PARAGUAYA DE LEVADURAS S.A. (COPALSA) se presenta a deducir oposición al pedido de registro, en base a su marca registrada "COPALSA IMBARETETEVEA", clases 1, 29 y 30. Luego de los trámites de rigor, la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos dictó la Resolución N° 232 del 12/04/2019, por la cual resolvió: Art. 1º DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por la COMPAÑÍA PARAGUAYA DE LEVADURAS S.A. (COPALSA)...sobre oposición al registro de marca "MBARETE Y ETIQUETA", CLASE 44, Art. 2º RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "MBARETE Y ETIQUETA", CLASE 44 solicitada por COMPAÑÍA DE NUTRICIÓN ANIMAL S.A., Art. 3º Notifíquese. La parte coadyuvante apeló esta decisión. La Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual respondió a este pedido con la Resolución N° 157 de fecha 11/03/2021, por la cual resolvió: Art. 1º REVOCAR la Resolución Nº 232 de fecha 12 de abril de 2019...Art. 2º DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca "MBARETE Y ETIQUETA", clase 44, solicitada a nombre de la firma Grupo Mbarete S.A., Art. 3º Notifiquese. Contra la precitada decisión de la DINAPI, la Abog. Natalia Oddone Moreno, en representación de la firma COMPAÑÍA PARAGUAYA DE LEVADURAS S.A. (COPALSA), promovió demanda contencioso administrativa en fecha 8/04/2021. Una vez trabada la litis y luego de los tramites de rigor, el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, dictó el Acuerdo y Sentencia N° 141 de fecha 24 de mayo de 2022, hoy recurrido.- QUE, entrando a examinar la cuestión planteada y teniendo como parámetro lo establecido en la Ley 1294/98 de Marcas, debo señalar como ya dijera en fallos análogos anteriores, que la esencia de la marca está en poder excluir a otros en el uso de marcas confundibles. El espíritu de la legislación marcaria, conforme la doctrina imperante, es el de evitar la confusión. Tanto es así que ya no se habla de que las marcas deben ser claramente inconfundibles, sino que deben ser claramente distinguibles. Se pone acento así en la necesidad de una clara diferenciación de las marcas en pugna. En el caso sub-examine ¿son las marcas en pleito confundibles?

PODER JUDICIAL EXPEDIENTE: COMPAÑÍA PARAGUAYA DE LEVADURAS S.A. C/ RES N° 157 DEL 11/03/2021 DICT. POR DINAPI -08- 2023 QUE, para poder responder ajustadamente la pregunta precedente y para Ro mejor apreciación y entendimiento de la cuestión, a continuación, pasamos a exhibir Ts,y confrontar, para luego analizar, la marca solicitante y la marca oponente:- <mbarete MARCA SOLICITADA (y etiqueta, clase 44) COPALSA IMBARETETEVEA MARCA INSCRIPTA (clases 1, 29, 30) Que, basándome en las características que adornan a las marcas en litigio, sostengo que es la totalidad del conjunto lo que debe ser objeto de análisis. Así, sabiendo que las cuestiones marcarias no se limitan a reglas preestablecidas sino que responden a un análisis prudente realizado por parte del juzgador, del cual se torna imposible prescindir de cierta subjetividad razonable y, colocándome en el papel de público consumidor y contrastando las marcas en pugna, la primera impresión que me producen es que las mismas no son confundibles, aprehensión esta que se prolongó en los sucesivos cotejos que he realizado. Es decir la percepción de las marcas enfrentadas no me provoco una sensación espontanea de semejanzas capaz de suscitar equívocos entre ellas, pues las mismas tienen una marcada diferenciación gráfica, fonética e ideológica (los tres campos principales en los cuales debe efectuarse el cotejo de los signos marcarios según los autores Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas en su obra Derecho de Marcas, Tomo II, Editorial Eliasta) QUE, si bien ambas marcas comparten la misma palabra (MBARETE)) y resulta innegable esa similitud, no es menos cierto que existen diferencias que las separan: 1) la marca solicitada (MBARETE y etiqueta), es una marca mixta, que va acompañada de una etiqueta que la hace visualmente diferente de la marca oponente, que es una marca denominativa. Es más, la marca oponente no puede impedir un registro con la intención de adueñarse de un término por el solo hecho de que su marca lo contenga; 2) ambas marcas distinguen servicios de clases diferentes, pues la marca solicitada (MBARETE y etiqueta) solicito su inscripción en la clase 44 mientras la marea registrada (COPALSA IMBARETETEVEA) se halla inscripta en las glases 1, 29 y/30. Ayora bien, no se puede hablar de una estrecha relación entre las clases mencionadas, como para llegar al punto de una confundibilidad entre las Llo Mema Benitez Ria Ministro Dio Manuel Euseus kamlla bailus MINISTRO Dra. Ma Carolina Lianes U Ministra Ape. Nara amingo. Secretaria

marcas en pugna, pues la clase 44 ampara servicios veterinarios mientras las clases 1 (productos químicos), 29 (productos alimenticios de origen animal para consumo humano) y 30 (productos alimenticios de origen vegetal para consumo humano) no guardan relación cercana con dicha clase de servicio, por lo que no existe a mi criterio riesgo de error o confusión ya sea directa o indirecta, en el público consumidor.- Que, en base a lo procedentemente analizado, podemos concluir sin temor a equívocos, que las marcas en pugna son inconfundibles, no existiendo riesgo de error o confusión ni perjuicio para que ambas marcas puedan coexistir pacíficamente. Por tanto, soy de parecer que corresponde hacer lugar a los recursos de apelación interpuestos tanto por la parte demandada, la DINAPI, como la parte coadyuvante, la firma Grupo Mbareté S.A. y, en consecuencia, revocar el Acuerdo y Sentencia N° 141 de fecha 24 de mayo de 2022, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala. En cuanto a las costas, las mismas deberán ser impuestas a la perdidosa (artículo 203 inc b) del CPC). ES MI VOTO.- Que, a su turno, el Ministro Dr. MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA dijo: A la primera cuestión planteada dijo: Si bien los recurrentes no interpusieron el Recurso de Nulidad, el mismo se considera implícito en el Recurso de Apelación, conforme lo establece el art. 405 del C.P.C., en este caso, el recurrente (DINAPI) expone argumentos que refieren a la nulidad de la sentencia, sostienen que el Tribunal de Cuentas al resolver sobre una cuestión no propuesta ni debatida por las partes, incurre en decisión EXTRA PETITA, pues ni la parte actora, ni la coadyuvante, ni DINAPI, en instancia administrativa ni en sede jurisdiccional, han planteado el carácter genérico de la marca. Por ende, este argumento corresponde a vicios de nulidad.- Teniendo en cuenta los argumentos vertidos por el recurrente, se observa que los mismos resultan atendibles, pues refieren a vicios de la sentencia, no obstante, al ser interpuesto también el recurso de apelación que será analizado en la siguiente cuestión planteada, no corresponde que esta Sala Penal se pronuncie respecto a la nulidad, en virtud al art. 407 del C.P.C. que establece "Casos en que es innecesario pronunciarla. Cuando el Tribunal pueda decidir, a favor de la parte a quien aprovecha la nulidad, no la pronunciará".- Al respecto, se debe tener en cuenta que la nulidad de la sentencia debe ser interpretada en forma restrictiva, debiendo ser declarado solo cuando el vicio o defecto no pueda ser remediado por vía del recurso de apelación, pues no existe la nulidad por la nulidad misma y en el mero interés de la ley, caso contrario llevaría a una repetición de actos sin finalidad alguna. Por lo tanto, corresponde DESESTIMAR la nulidad solicitada por el Abg. Ricardo Cattoni Gubetich, representante de la DINAPI. ES MI VOTO A la segunda cuestión planteada dijo: Comparto la postura del Dr. Benítez Riera, en cuanto a HACER LUGAR los recursos de apelación interpuestos por la

PODER UDICIAL EXPEDIENTE: COMPAÑÍA PARAGUAYA DE LEVADURAS S.A. C/ RES N° 157 DEL 11/03/2021 DICT. POR DINAPI parte demangada contra el Acuerdo y Sentencia N° 141 de fecha 24 de Mayo de 6 2022, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, por compartir los mismos fundamentos. El Ahora bien, en lo que respecta a las costas, considero que estas deben ser impuestas en el orden causado, conforme a lo dispuesto en el Artículo 193 del Código Procesal Civil, por la interpretación que causa la Resolución de la cuestión planteada. ES MI VOTO. A SU TURNO, la Ministra Dra. MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS, manifiesta que se adhiere al voto del Ministro Preopinante, Dr. Benítez Riera, por los mismos fundamentos Con lo que se dio por terminado el acto firmando S.S.E.E. todo por ante mí que lo certifica quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue: Нашл Luis Mara/Benítez Plera Ministro Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra Manuel Tejesús Ramirez Canel SINISTRO ANTE MI: можно Ata. Nokngominguez Socretaria Asunción, 14 de agosto 2.023.- VISTOS los méritos del Acuerdo que antecede, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA PENAL RESUELVE: 1) HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto tanto por la parte demandada, la DINAPI, como la parte coadyuvante, la firma Grupo Mbarete S.A., y en consecuencia, . 2) REVOCAR e Acuerdo y Sentencia N° 141 de fecha 24 de mayo de 2022, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala. 3) IMPONER Jas costas a la perdidosa (artículo 203 inc. b) del CPC) 4) ANOTAR, registrar y notificar. . Ma. Carolina Llanes U. Ministra Luis Marla Benitez Riera Ministro Dr. Manuel Dejesús Ramíres Can MINISTRO ANTE MI: онимом/ Abo. Narma Beminguez Secretaria SECRETAPTA JUDICIAL IV CONTEN BEACTS 7. ADMNISTHATIVO NARTE MAT USTI £CIA