Jurisprudencia CSJ

21 CORTE SUPREMA DE USTICIA JUICIO: «AV S.A. C/ RES. N° 166 DEL 23 DE MAYO DE 2019 DICT. POR DINAPI» g0 ACUERDO Y SENTENCIA N° Tresciontos fisinta y nusve 2023 PMSIو la ciudad Asunción, Capital de la República del Paraguay. a los Re. Ocho días, del mes de o90sto ...... del año dos mil veintitrés. estando reunidos ven Sala de Acuerdos los señores Ministros de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS, LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA y MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA, por Ante mí, la Secretaria autorizante, se trajo el expediente caratulado: «AV S.A. C/ RES. N° 166 DEL 23 DE MAYO DE 2019 DICT. POR DINAPI», a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por la representación de la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual (DINAPI) en contra del Acuerdo y Sentencia N° 58 de fecha 14 de marzo de 2022 dictado por el Tribunal de Cuentas-Segunda Sala. Previo estudio de los antecedentes del caso. la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvió plantear las siguientes; CUESTIONES: 1. ¿Es nula la Sentencia apelada? 2. En caso contrario, ¿se halla ella ajustada a Derecho? Practicado el sorteo de Ley para determinar el orden de la votación. dio el siguiente resultado: LLANES OCAMPOS, BENÍTEZ RIERA y RAMÍREZ CANDIA 1. A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, la Dra. MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS dijo: Que, si bien la parte recurrente no interpuso recurso de nulidad, cabe recordar que la interposición de dicho recurso se encuentra implícita junto con la del recurso de apelación. En tal sentido. la representación de la parte demandada (DINAPI) no ha expresado agravios de manera especifica onylación al recurso de nulidad - por un lado. Por otro lado. no se observan viejosta pefiltos en la sentencia que ameriten su tratamiento de oficio, en los términos de los artículos 15, L13 y 404 del Código Procesal Civil. por lo que corresponde DESESTIMAR el recurso de nulidad, ES MI VOTO. Luis María Benítez Riera Ministro Maul Dra. Ma. Carolina Llanes O airez Candi Ministra Abs. Norma Deminguez V. Secretaria Dr. Manuel Nol

A sus turnos los Ministros BENÍTEZ RIERA y RAMÍREZ CANDIA, manifiestan que se adhieren al voto de la Ministra preopinante por los mismos fundamentos. 2. A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, la Ministra LLANES OCAMPOS prosiguió diciendo: Por Acuerdo y Sentencia N° 58 de fecha 14 de marzo de 2022, el Tribunal de Cuentas-Segunda Sala resolvió: «I.- HACER LUGAR a la presente acción contencioso-administrativa instaurada en autos por el Abogado PEDRO SAGUIER ABENTE en nombre y representación de la firma AV S.A. contra la Resolución N° 166 del 23 de mayo de 2019 dictada por la DIRECCIÓN NACIONAL de la PROPIEDAD INTELECTUAL - DINAPI, y contra la Resolución N° 507 de fecha 19 de abril de 2018 dictada por el Director de ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS. 2.- REVOCAR, la Resolución N° 166 del 23 de mayo de 2019 dictada por la DIRECCIÓN NACIONAL de la PROPIEDAD INTELECTUAL - DINAPI, y la Resolución N° 507 de fecha 19 de abril de 2018 dictada por el Director de ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, de conformidad a lo expuesto en el exordio de la presente resolución. 3.- IMPONER, las costas a la perdidosa. 4.- ANOTAR, registrar....». ARGUMENTOS DE LAS PARTES: AGRAVIOS DE LA PARTE ACTORA: El representante de la parte actora expresó agravios con respecto al recurso de apelación en los términos del escrito obrante a fs. 188-191. Por una parte, señaló que la demanda resolvió hacer lugar a las pretensiones de la parte actora sin fundamento alguno, puesto que se consignó erróneamente la procedencia de la demanda en contra de una resolución administrativa distinta a la impugnada en autos. Por otra parte. refiriéndose de manera específica a la cuestión de fondo, el representante de DINAPI remarcó que el litigio se centra en las aparentes similitudes entre las marcas "AVS y etiqueta (solicitada) y 'AV S.A. CALIDAD EN PRODUCTOS y etiqueta (registrada), ambas en la Clase 35. Argumentó que las semejanzas, por sí solas. no bastan para determinar el rechazo de una marca, sino que debe pasarse a analizar las diferencias, y que para ello lo primordial es la visión de conjunto. Con ello y tomando el presente caso, se observan claras diferencias a nivel visual. gramatical y fonético - expresó el apelante. 2

19 1 JUICIO: «AV S.A. C/ RES. N° 166 DEL 23 CORTE DE MAYO DE 2019 DICT. POR SUPREMA DINAPI» DEJUSTICIA O1شلد l13 ACUERDO Y SENTENCIA N. Trasciontos treinta y muere 1gu8-i20dicha linea argumentativa. el representante de DINAPI prosiguió: «..EL ha sustentado el decisorio centrándose en la similitud. obviando arbitrariamente referirse a las diferencia (sic) señaladas precedentemente. También sdeyjenę arburaria la afirmación de que la marca solicitada pretende aprovecharse del prestigio y trayectoria de la marca registrada del Grupo Vierci, va que no ha abonado en modo alguno tal afirmación...» (fs. 191) De tal forma y tras todo lo argumentado en el referido escrito de agravios, el representante de la parte demandada finalizó su presentación solicitando la revocación del Acuerdo y Sentencia N° 58 de fecha 14 de marzo de 2022 dictado por el Tribunal de Cuentas-Segunda Sala, con costas a su adversa. CONTESTACIÓN DE LA PARTE ACTORA: El representante de la firma AV S.A. - abogado Pedro Saguier Abente - contestó los agravios de la parte demanda. en los términos del escrito obrante a fs. 196-199 de estos autos. En dicho escrito, la representación convencional de la parte actora manifestó que entre las denominaciones "A.V. S.A. CALIDAD EN PRODUCTOS"* (marca registrada, con slogan y etiqueta) y "AVS y etiqueta" (solicitada) existen semejanzas de todo orden, y que además de ellos, ambas están destinadas a proteger los servicios comprendidos dentro de la misma clase, a saber. la Clase 35 del nomenclador internacional. Por otra parte, el abogado de la parte actora remarcó: «...es importante tener en cuenta que la marca de mi mandante se encuentra conformada por el nombre comercial del mismo y que nuestra legislación marcaria le confiere derechos en base al artigulo 1 Razón por la cual el solicitante no puede desconocer la existencia de lan anca de mi poderdante y su solicitud resulta un acto contrario a la buena práctida uso hongato en materia industrial o comercial» (ts. 198). En esa línea. también argumentó que la marca de su mandante es afamada, de renombre. y yue en el país posee un gran númdro de registros marcarios bajo los uis María Benítez Riera Ministro Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra Candi ABO. Marma Secretaria Dr. Mon

cuales comercializa sus productos; todo ello, considerando que existe similitud en los planos fonético, gráfico y conceptual, conduciría a confusión en el público. De tal modo, y en virtud de todo lo argumentado in extenso en el referido escrito de contestación, el representante convencional de la parte actora finalizó su presentación solicitando el rechazo del recurso de apelación interpuesto, y la confirmación del Acuerdo y Sentencia N° 58/22 del Tribunal de Cuentas-Segunda Sala. COADYUVANTE DE LA PARTE DEMANDADA: Con relación a la coadyuvante de la parte demandada, esta Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dictó el Auto Interlocutorio N° 233 de fecha 25 de abril de 2023, en el sentido de «DAR por decaído el derecho que han dejado de utilizar los abogados Francisco Viveros y Manuel María Sola Argaña, para presentar su respectivo escrito de contestación de traslado que le fuera corrido por parte de la parte apelante (demandada)», llamándose en consecuencia 'Autos para resolver'. ANÁLISIS JURÍDICO: Luego de un análisis razonado de la resolución apelada, de los documentos obrantes en autos así como de los argumentos esgrimidos respectivamente por las partes, se constata que en fecha 08 de junio de 2017 se presentó el abogado Manuel María Sola Argaña ante la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual - DINAPI, a solicitar el registro de la marca "AVS y etiqueta" dentro de la Clase 35 del Nomenclador Internacional. Contra la citada solicitud de registro, se presentó la firma AV SOCIEDAD ANÓNIMA. a deducir oposición al registro de la marca solicitada, con base en su titularidad de la marca "AV S.A. CALIDAD EN PRODUCTOS" (con slogan y etiqueta), registrada dentro de la misma Clase 35. Suscitado así el trámite de oposición, éste derivó primeramente en el dictado de la Resolución N° 507 de fecha 10 de abril de 2018, en virtud del cual la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos resolvió declarar improcedente y rechazar la oposición deducida por la firma AV SOCIEDAD ANÓNIMA. Apelada que fuere esta última resolución por parte de la persona solicitante, y previo los trámites de rigor, el Director de la DINAPI dictó la Resolución N° 0166 de fecha 23 de mayo de 2019. por medio de la cual se confirmó la Resolución N° 4

01 uuluL 2102 20 CORTE SUPREMA JUICIO: «AV S.A. C/ RES. N° 166 DEL 23 DE MAYO DE 2019 DICT. POR DINAPI» DE) USTICIA 05 ACUERDO SENTENCIA N: Troscientos teinta y nuove 507/18 ya citada, disponiéndose en consecuencia la prosecución de los trámites de registro de la marca solicitada. SITei Considerando los actos administrativos como lesivos a sus derechos. la firma AV SOCIEDAD ANÓNIMA - por intermedio de su representante convencional - se presentó ante el fuero de lo contencioso-administrativo a fin de promover la presente acción, la cual una vez tramitados los estadios procesales de rigor fue resuelta por el Tribunal de Cuentas-Segunda Sala por medio del Acuerdo y Sentencia N° 58 de fecha 14 de marzo de 2022, en el sentido de HACER LUGAR a las pretensiones de la parte actora y revocar los actos administrativos. Por ello. la parte demandada interpuso recurso de apelación. motivándose así el análisis ante esta instancia de alzada. Hecha la síntesis de actuaciones que antecede. pasamos entonces a responder a la interrogante: ¿Se encuentra ajustado a derecho el Acuerdo y Sentencia N° 58 de fecha 14 de marzo de 2022, o corresponde que el mismo sea revocado? A fin de contestar la cuestión, resulta pues necesario remitirnos primeramente al Artículo 2 de la Ley N° 1294/98, el cual en sus incisos pertinentes establece: "No podrán registrarse como marcas: f Los signos idénticos o similares a una marca registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca: g) los signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo, idéntico o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se apliquen el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o sigmfiquen un echamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva/ valquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido elfsient Antes de proseguir con el análisis. vale mencionar que las cuestiones marcarias no (se limitan a reglas preestablecidas, sino que responden a un análisis Luis Maria Benítez Riera Ministro Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra Dr. Mant Dejesús Ramfrez Cand' 5 Al Morma Ban Guez V. Secretaria

prudente realizado por parte del Juzgador, del cual se torna imposible prescindir de cierta subjetividad razonable. Tal es así que la cuestión de novedad y distintividad no es de solución fácil. Existe una línea tenue entre los signos registrables y los que no lo son. Lo que se busca es que el público consumidor, el comprador frecuente y el titular de la marca, no sean pasibles de confusión al adquirir un producto en el caso del público consumidor, y al comercializar el mismo en el caso del titular de la marca. El fondo de la cuestión planteada en estos autos, radica en determinar si cabe o no la posibilidad de confusión entre la marca solicitada "AVS y etiqueta" (solicitada) en la Clase 35, frente a la ya registrada marca "AV S.A. CALIDAD EN PRODUCTOS y etiqueta" en la Clase 35, esta última de propiedad de la parte actora, es decir, de la firma AV SOCIEDAD ANÓNIMA. Ahora bien. a través del tiempo, la jurisprudencia y la doctrina han desarrollado ciertos criterios generales que ayudan en la apreciación de la similitud. El primero de ellos, y acaso el más importante, es que los signos deben considerarse en su conjunto, en forma sucesiva y pre-reflexiva. El segundo es que el cotejo debe efectuarse en los tres campos en que la similitud puede manifestarse (gráfico, fonético e ideológico). El tercero es que debe atenderse más a las semejanzas que a las diferencias de detalle. (Luis Eduardo Bertone - Guillermo Cabanellas de las Cuevas, "Derecho de Marcas", Tomo II, 1.989 Editorial Heliasta S.R.L., Pag. 42). Siguiendo la línea doctrinaria, al referirse a la similitud ortográfica, el autor Jorge Otamendi expresa: "Es quizás la más habitual en los casos de confusión. Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna. Influyen para ello, desde luego, la misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de silabas o radicales o terminaciones comunes". (Jorge Otamendi, Derecho de Marcas, Segunda Edición, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Pag. 162). Cotejando las marcas en pugna, desde el ámbito ortográfico, tenemos: Solicitada: AVS (y etiqueta) Registrada: AV S.A. CALIDAD EN PRODUCTOS (y etiqueta) De ello, observamos que la marca solicitada está compuesta como sigue: A-V-S; a su vez, la marca registrada, A-V / S-A / C-A-L-I-D-A-D / E-N / P-R-O-D- 6

2 CORTE SUPREMA DEJUSTICIA 103/04 JUICIO: «AV S.A. C/ RES. N° 166 DEL 23 DE MAYO DE 2019 DICT. POR DINAPI» ACUERDO Y SENTENCIA N° Troscientos trein • 8 U-C-TOD-S; de lo cual se entresaca una identidad en el radical compuesto por las primeras 3) letras, A-V-S, al inicio tanto de la marca registrada como de la solicitada. No obstante ello, debemos pasar al plano fonético, en el cual podemos 9 a firmar que solamente existe una similitud fonética en la ya referida raiz de las marcas en pugna. De tal forma, al pronunciar de manera sucesiva y pre-reflexiva ambas marcas, la identidad se da únicamente al pronunciar las siglas A-V-S, y fuera de esto, al pronunciar el resto de la denominación (en especial la de la marca registrada), no hay ninguna similitud fonética. Con ello. me permito concluir que existe diferenciación suficiente entre ambas marcas, lo cual otorga a la marca solicitada la identidad marcaria propia. Por otro lado, pasando al plano gráfico. se observa que la marca registrada posee una etiqueta bien distintiva por si misma. que además va acompañada del eslogan 'CALIDAD EN PRODUCTOS. todo lo cual suma en pos de la diferenciación al referirnos al plano gráfico y visual. En este punto. destacamos lo referido por la parte apelante en su escrito de agravios. quien refirió a fs. 190: «...se observa que la marca solicitada viene acompañada de una eliqueta que aporta novedad y originalidad... La etiqueta solicitada es una etiqueta más rigida y sobre que incluye en su totalidad a la palabra AVS, mientras que la registrada es más flexible y juega más con trazos y curvas: y se encuentran por separado la letra AV de S.A., que hace que excluya todo residual de similitud entre las mismas...». Con todo lo hasta aquí referido, no me resta más que concluir que entre las marcas en pugna no cabe la posibilidad de ningún tipo de confusión para el público consumidor, quedando por tanto excluida cualquier posibilidad de perjuicio en contra de la marca registrada. Resumiendo, ep base a todo lo previamente expuesto, se desprende que entre las marcas en pugna - "AV S.A. CALIDAD EN PRODUCTOS y etiqueta" (registrada) y Yalı "AVS y cliqueta" (solicitada) - existen diferencias visuales. fonéticas y gráfi spisurtes que las hace disimiles a toda contión, lis decir que en este caso en pari cular la marca solicitada no es capaz de causar confusión ni directa ni indirecta en el consumidor, y que ambas marcas pueden coexistir en el mercado. али Luis Marla Benítez Riera Mirstro Dra, Ma. Carolina Llanes O Condi Ministra nueve Abg. Worma Domingues Seoretaria Dr. Manuel 7

En conclusión. es mi criterio que no existen factores o elementos de confusión entre las marcas "AVS y etiqueta"" (solicitada) y "AV S.A. CALIDAD EN PRODUCTOS y etiqueta" (registrada) por lo que corresponde HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto, REVOCAR el Acuerdo y Sentencia apelado y RECHAZAR la presente demanda, con la lógica consecuencia de confirmar los actos administrativos impugnados y ORDENAR la prosecución de los trámites de registro de la marca solicitada. En cuanto a las costas, pese al cotejo marcario contenido en la presente resolución. no deja de ser cierto que la apreciación en cuestiones marcarias contiene un alto grado de subjetividad, particular para cada juzgador, y con lo cual, resulta razonable imponer las costas en el orden causado en ambas instancias, conforme a la facultad conferida por el artículo 193, concordante con el artículo 205, ambas del Código Procesal Civil. ES MI VOTO. A sus turnos los Ministros BENÍTEZ RIERA y RAMÍREZ CANDIA, manifiestan que se adhieron al voto de la distinguida Ministra preopinante, por compartir sus m amos fundamentos. Con lo que se erminado el acto firmando SS.EE., todo por ante mí que certifico, quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue: Luis Maria Benítez Riera anistro Ante mý: 打修 Secretaria

CORTE SUPREMA DE USTICIA JUICIO: «AV S.A. C/ RES. N° 166 DEL 23 DE MAYO DE 2019 DICT. POR DINAPI» ACUERDO Y SENTENCIA N°..3.3.9 1122/23 Asunción, 0B de agosto de 2023.- • 05 { VISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede: la Excelentísima CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA PENAL RESUELVE: 4 DESESTIMAR el recurso de nulidad. 2) HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto en estos autos por el abogado Ricardo Cattoni Gubetich en representación de la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual - DINAPI. 3) corolario: REVOCAR el Acuerdo y Sentencia N° 58 de fecha 14 de marzo de 2022 dictado por el Tribunal de Cuentas-Segunda Sala: y como lógico 4) RECHAZAR la presente demanda contencioso-administrativa. CONFIRMAR los actos administrativos impugnados en la presente demanda y ORDENAR la prosecución de los trámites de registro de la marca solicitada "AVS y etiqueta", todo ello por los fundamentos expuestos en la presente resolución 5) 6) IMPONE R/las costas en elerden causado en ambas instancias. Nyout, repisirar y notificar. Luis Marja Benitez Riera" Ministro Ante mí: TERCOSO SRETHO Dra. Ma. Carolina Llanes O Ministra Abg. Norma Bominguez Secretaria 9