Jurisprudencia CSJ

19 / JUICIO: «CARLOS LUIS INSFRÁN CORTE SUPREMA MICOSSI C/ RES. N° 792 DEL 22 DE USTICIA DE OCTUBRE DE 2020 DICT. POR DINAPI» DISTICA CIVI 90 ACUERDO Y SENTENCIA No Doscientos novanta y siete En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los .... ato.... días, del mes de ...Jul 0, del año dos mil veintitrés, estando reunidos en Sala Si de Acuerdos los señores Ministros de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS, LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA y MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA, por Ante mí, la Secretaria autorizante, se trajo el expediente caratulado: «CARLOS LUIS INSFRÁN MICOSSI C/ RES. N° °792 DEL 22 DE OCTUBRE DE 2020 DICT. POR DINAPI», a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por el abogado Ricardo Cattoni Gubetich en representación de la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual, en contra del Acuerdo y Sentencia N° 113 de fecha 27 de abril de 2022 dictado por el Tribunal de Cuentas-Segunda Sala. Previo estudio de los antecedentes del caso, la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvió plantear las siguientes; CUESTIONES: ¿Es nula la Sentencia apelada? En caso contrario, ¿se halla ella ajustada

a Derecho? Practicado el sorteo de Ley para determinar el orden de la votación, dio el siguiente resultado: LLANES OCAMPOS, BENÍTEZ RIERA y RAMÍREZ CANDIA. A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, la Doctora MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS dijo: El recurrente no ha expresado agravios de manera conereta con relación al recurso de nulidad, pese a que la interposición de dicho recurso se encuentra implícita junto con la del recurso de apelación (artículo 405 CPC). hismo, no se observan vicios o defectos en la sentencia que ameriten de oficio, en los términos de los artículos 15, 113/y 404 del Código Procesal Civil, por lo que el recurso de nulidad se debe desestimar. ES MI VOTO. aul Lais María Me ítez Riera Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra Dr. Manuel Dojesús Ramírez Candi MINISTRO Ae Mega Domingue v. A sus turnos los Ministros BENÍTEZ RIERA y RAMÍREZ CANDIA manifiestan que se adhieren al voto de la distinguida Ministra preopinante por los mismos fundamentos. A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, la Señora Ministra LLANES OCAMPOS prosiguió diciendo: Por Acuerdo y Sentencia N° 113 de fecha 27 de abril de 2022, el Tribunal de Cuentas-Segunda Sala resolvió: «1.- HACER LUGAR, a la presente demanda contencioso administrativa

instaurada en autos por el Abogado HUGO I. BERKEMEYER, en nombre y representación de la firma CARLOS LUIS INSFRÁN MICOSSI, contra la Resolución N° 310 del 2 de febrero de 2017 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos y Resolución N° 792 del 22 de octubre de 2020 dictada por la DIRECCIÓN NACIONAL de la PROPIEDAD INTELECTUAL - DINAPI. 2.- REVOCAR, la Resolución N° 310 del 2 de febrero de 2017 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos y Resolución N° 792 del 22 de octubre de 2020 dictada por la DIRECCIÓN NACIONAL de la PROPIEDAD INTELECTUAL - DINAPI, de conformidad a lo expuesto en el exordio de la presente resolución. 3.- IMPONER, las costas a la perdidosa. 4.- ANOTAR, registrar...». ARGUMENTOS DE LAS PARTES: AGRAVIOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL: Conforme se desprende de las constancias de autos, la representación de la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual (DINAPI) expresó agravios en los términos del escrito obrante a fs. 139-144. Al respecto, el apelante manifestó que su parte se agravia con lo resuelto en estos autos por el voto mayoritario del Tribunal de Cuentas-Segunda Sala, puesto que el fallo incurre en una arbitrariedad, siendo

que se resolvió en base a lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley N° 1294/88, cuando que la prohibición contenida en el artículo 2 inciso 'c' de dicha ley no fue planteada en el juicio por la parte actora. Por otra parte, la representación de la Administración argumentó que el sistema marcario nacional adopta el sistema de protección uniclase, tal como dispone el artículo 7 de la Ley de Marcas - lo cual fue obviado por el Tribunal. Por otra parte, respecto a que la marca solicitada no tuvo oposición, el representante de DINAPI 2

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 22 23|00 21 JUICIO: «CARLOS LUIS INSFRAN MICOSSI C/ RES. N° 792 DEL 22 DE OCTUBRE DE 2020 DICT. POR DINAPI» ACUERDO Y SENTENCIA No Doscientos novento y sieto destaca que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6 de la Ley de Marcas y en protección del interés del público consumidor, la DINAPI rechazó de oficio la marca ,solicitada, sin que haya mediado ninguna oposición de terceros. Prosiguió sus argumentos ratificándose en los fundamentos vertidos por el voto en disidencia del magistrado Edward Vittone Rojas, quien en el fallo apelado había votado en el sentido de rechazar la presente demanda. Luego de citar fuentes doctrinarias, destacó que la marca solicitada no reúne los requisitos establecidos por el artículo 1 de la Ley N° 1294/98 como para que pueda ser registrada. Así, y en virtud de todo lo expuesto en el referido escrito de agravios, la representación de DINAPI solicitó la revocación del Acuerdo y Sentencia apelado, con el consecuente rechazo de la demanda y confirmación de los actos administrativos impugnados a través de estos autos, con costas a su adversa. CONTESTACIÓN DE LA PARTE ACTORA: Corrido el traslado respectivo, la representante convencional de la

parte actora contestó los agravios de la DINAPI, conforme al escrito presentado a fs. 148-153. •En dicho escrito de contestación, la representación de la parte actora solicitó primeramente que el recurso interpuesto se declare desierto, por reproducir los mismos argumentos sostenidos en grado inferior por la parte demandada. Pasando a rebatir los argumentos de su contraparte, la representante de la parte actora destacó que la marca solicitada ya se encuentra registrada en distintas Clases (1, 16, 29, 35,41 y 43), y lo pretendido ahora es obtener el registro en la Clase 30 del nomenclador oficial. Destacado e sistema miclase - contrario a lo que pretende hacer valer la representacion de DINAPI - supene la presentación de una soticitud de registro de marca por cada Clase en la que se pretende un registro, en contraposición al sistema multiclase, y que la nota distintiva entre uno y otro sistema es tan solo de carácter Lais Mara Benítez Riera Ashistro Dra. Ma. Carolina itanes O. no farma Bernouez V. Secretaria Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candia MINISTRO 3 funcional y de eficiencia en cuanto al registro en sí de una marca, pero que ello no incide sobre la amplitud o no del derecho que

otorga el registro de una marca. Remarcó que esto cobra además relevancia tras la lectura de los artículos 7 y 15 de la Ley N° 1294/98. Luego, a fs. 151 agregó: «... Como se observa, "LA CASA DEL CONFITERO" es una denominación de fantasía, evocativa y distintiva. La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca. La distintividad es la razón de ser del derecho a la exclusividad de la marca que, desde el punto de vista del empresario, le permite individualizar los productos o servicios que elaborar para participar en un mercado de libre competencia...», agregando también que la marca solicitada "LA CASA DEL CONFITERO" no ha sido objeto de oposición por parte de terceros, habiendo transcurrido el plazo que tenían para hacerlo, coexistiendo además pacíficamente en el mercado otras marcas que contienen las denominaciones "CONFITERO", "CONFITERÍA" O "CONFI" (pudiendo haberse opuesto cualquiera de ellos, y sin embargo ninguno lo hizo), todo lo cual lleva a concluir que la marca no es susceptible de causar confusión. Tras todo lo expuesto in-extenso en su escrito de contestación, la representación de la parte actora solicitó el rechazo del recurso de apelación interpuesto

por DINAPI, y la confirmación del fallo dictado en autos por el Tribunal de Cuentas-Segunda Sala en voto mayoritario, con costas. ANÁLISIS JURÍDICO: Tras efectuar un análisis razonado de la resolución apelada, de los documentos obrantes en autos así como de los argumentos esgrimidos respectivamente por las partes, se constata que en fecha 26 de junio de 2015, el señor Carlos Luis Insfrán Micossi solicitó el registro de la marca "LA CASA DEL CONFITERO" en la Clase 30 del Nomenclador oficial. Por Resolución N° 310 de fecha 02 de febrero de 2017, la Dirección de Marcas de DINAPI rechazó la solicitud, basándose en lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley N° 1294/98, argumentando que la denominación no puede ser registrada por estar incursa en una de las prohibiciones del inciso e) del citado artículo 2. 4

21 JUICIO: «CARLOS LUIS INSFRÁN CORTE SUPREMA MICOSSI C/ RES. N° 792 DEL 22 DE JUSTICIA DE OCTUBRE DE 2020 DICT. POR DINAPI» 00 ACUERDO Y SENTENCIA No Dosciantos novanta y siete 1. Recurrida que fuere tal resolución, la Dirección General de la Propiedad -Intelectual de DINAPI dictó la Resolución N° 792 de fecha 22 de octubre de 2020, en el sentido de rechazar el recurso y confirmar la Resolución N° 310/17. En virtud de ello y considerando conculcados sus derechos, el señor Carlos Luis Insfrán Micossi se presentó ante el fuero de lo contencioso-administrativo a efectos de instaurar la presente demanda, la cual fue resuelta por el Tribunal de Cuentas-Segunda Sala en sentido favorable a las pretensiones de la parte actora, revocándose así los actos administrativos impugnados. Contra el fallo que le resultara adverso, se alzó en apelación la representación de la DINAPI, motivándose así el análisis de estos autos ante esta máxima instancia jurisdiccional. En este punto, nos detenemos ante la pregunta: ¿Se encuentra ajustado a derecho el Acuerdo y Sentencia N° 113 de fecha 27 de abril de 2022, o corresponde que el mismo sea revocado? De lo hasta aquí analizado, sintetizado y transcripto, se desprende que

lo central del debate de estos autos se circunscribe a determinar si la marca solicitada "LA CASA DEL CONFITERO", cuyo registro es solicitado por el actor de estos autos, es o no una denominación genérica o descriptiva, y si puede o no procederse a su registro en la Clase 30 del Nomenclador Internacional. Como primer paso, corresponde primeramente definir el marco legal aplicable, siendo éste el otorgado por la Ley N° 1294/98 "de Marcas". Esta, en su artículo 2, inciso e) dispone: «No podrán registrarse como marcas: ...e) los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o quepueda servir en el comercio para calificar o describir alguna caracter stica del producto o servicio...». Sobre el punto, cabe acotar que una denominación es genérica respecto de un producto o servicio cuando la misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa el género al que pertenece el producto o servicio de que Lais Maya Revitez Riera Migistro Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candi MINISTRO Dra. Ma. Carolina Llanes O Ministra 5 abd, Norma Dorhinguez V. Secrotaria se trate. El carácter genérico del mismo debe desprenderse

del significado que éste tiene para los consumidores en el lenguaje común y en las costumbres constantes del comercio, de forma que si el signo en cuestión es utilizado de manera generalizada o extendida por los participantes en el mercado, estamos ante un caso de signo genérica que pretende ser una marca inscripta. Nótese que, según la legislación aplicable al caso, la prohibición concerniente a los signos genéricos es una prohibición absoluta que no puede ser subsanada. Las prohibiciones absolutas establecidas en la legislación son la exteriorización de la voluntad del legislador con el propósito de evitar que los intereses generales o públicos se vean afectados por el otorgamiento de derechos monopólicos sobre los signos; por ello que al incurrir la marca en dichas prohibiciones, necesariamente acarrea la irregistrabilidad del signo en cuestión. Queda claro así que la norma transcripta establece que no pueden ser registrados los signos que se compongan exclusivamente de indicaciones que puedan servir para designar especie, calidad, cantidad, destino, valor o procedencia del producto o del servicio, y tampoco pueden registrarse los signos que se convierten en habituales para designar los productos o servicios que se pretenden distinguir. Otro de los comúnmente denominados "motivos absolutos" sobre

los que se deniegan los registros de marcas son los términos descriptivos, que son palabras que suelen emplearse en el comercio para describir el producto o el servicio que pretende registrarse. Por ejemplo, términos cualitativos o elogiosos son susceptibles de una prohibición absoluta, o cuanto menos, de objeciones por parte de la autoridad administrativa, a no ser que formen parte de una marca distintiva. En el caso específico de estos autos, estamos ante la presencia de una solicitud cuya marca SI posee distintividad propia como signo. Arribamos a esta conclusión tras el análisis de la marca solicitada "LA CASA DEL CONFITERO", pues se trata efectivamente de la unión de vocablos que, si bien son comunes si se los toma cada uno de manera aislada (a saber, "CASA" o "CONFITERO") el agregado en conjunto permite notar en la marca solicitada una distintividad propia que la excluye de la prohibición contenida en el artículo 2 inciso e) de la Ley de Marcas (N° 1294/98). Así, debemos hacer notar que el signo, para ser registrado como marca deberá «...permitir al consumidor que lo diferencie del producto, lo que se da cuando la 6

CORTE SUPREMA DEJ USTICIA JUICIO: «CARLOS LUIS INSFRAN MICOSSI C/ RES. N° 792 DEL 22 DE OCTUBRE DE 2020 DICT. POR DINAPI» ACUERDO Y SENTENCIA N° Dosciantos novanta y siote Chiriboga Barba, Vicepresidente de la Asociación Ecuatoriana de la Propiedad Industrial). Por otro lado, con relación a las alegaciones de la parte demandada de que el Tribunal, con voto mayoritario, incurrió en un vicio de incongruencia por decisión extra-petita, cabe señalar que lo argumentado no es tal puesto que de la lectura de los actos administrativos se desprende que éstos rechazaron la solicitud de registro de marca pretendida por el señor Carlos Luis Insfrán Micossi, en tanto que la pretensión de éste en la demanda es precisamente la de revocar los actos administrativos. En el fallo apelado no se observa que el Tribunal haya resuelto pretensión distinta a la pretendida; por el contrario, por el principio del iura novit curiae, el Tribunal puede resolver la pretensión de las partes basándose en una norma distinta a la esgrimida por las partes, toda vez que la situación de hecho se encuadre en el plexo legal pertinente, sin que ello implique violación alguna de lo dispuesto por el artículo 159 inciso c) del

Código Procesal Civil. Por ello, tal postura sostenida por la DINAPI debe ser desestimada. Prosiguiendo con el análisis, cabe destacar que asiste razón a la parte actora al referir las diferencias entre el Sistema Uniclase y el Multiclase, en el sentido de que la adopción de sistema Uniclase de nuestro ordenamiento positivo NO implica limitación alguna del ejercicio de los derechos que otorga nuestra legislación marcaria a los titulares de las marcas registradas, por lo que de ninguna manera puede tomarse como que el registro efectuado en una Clase deba ser excluyente, para el mismo titular, de pretender el registro en otras Clases del nomenclador oficial. Muy por el contrario a lo sostenido por la representación de la Administración, no se comprende cómo para ciertas Clases del nomenclador la marca solicitada 'LA CASA DEL CONPÍTERO no fue susceptible de causar confusión en el público consumidor (a criterio de la Admipistración), habiendo incluso concedido el registro en las Clases 1, 16, 41, 42, 43, pero sí (aparentemente) resultaría confundible dentro de la Clase 30. No encontrarnos tal susceptibilidad de contisin dentro de la el aspecto de la Lais María Benítez Riera Dra. Ma. Carolinatlanes U. Ministra Dr. Manuel Dejesais Ramírez Candi

MINISTRO 7 Norma Dominguez! Socretaria marca solicitada "LA CASA DEL CONFITERO", por lo que el agravio de la parte demandada sobre el punto, debe ser igualmente rechazado. En virtud de todas las consideraciones precedentemente expuestas, considero que la marca solicitada "LA CASA DEL CONFITERO" posee suficiente originalidad y distintividad propias, y NO se trata de un signo genérico que designa el producto o servicio para el cual quiere ser registrado, por lo que resulta una marca susceptible de ser registrada. Por ello, considero que se debe RECHAZAR el recurso de apelación interpuesto por la representación de DINAPI, y en consecuencia CONFIRMAR el Acuerdo y Sentencia N° 113 de fecha 27 de abril de 2022. En cuanto a las costas, corresponde imponerlas a la perdidosa, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 203 inciso a) del Código Procesal Civil. ES MI VOTO. A su turno el Ministro DR. LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA expresó su adhesión al voto de la distinguida Ministra preopinante por los mismos fundamentos. A su turno el Ministro DR. MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA dijo: Comparto la postura de la Dra. Llanes Ocampos, en cuanto a NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada

contra el Acuerdo y Sentencia N° 113 de fecha 27 de abril de 2022, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, por compartir los mismos fundamentos. Ahora bien, en lo que respecta a las costas, considero que estas deben ser impuestas en el orden causado, conforme a lo dispuesto en el artículo 193 del Código Procesal Civil, por la interpretación que causa la resolución de la cuestión planteada. ES MI VOTO. Con lo que se dio por terminado el acto firmando SS.EE., todo por ante mí que certifico, tras 1o/cual quedó acordada la sentendia que inmediatamente sigue: laul Lais Maria Penítez Riera Ministro Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra Ante mi: Dr. Manuel Defosús Ramírez Candi MINISTRO Abg. Norma Bominguez V. Secrotaria 8

20 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA JUICIO: «CARLOS LUIS INSFRÁN MICOSSI C/ RES. N° 792 DEL 22 DE OCTUBRE DE 2020 DICT. POR DINAPI» ACUERDO Y SENTENCIA N°...¿9t Asunción, 04 de juliO de 2023.- a pestos Los méritos del Acuerdo que antecede; la Excelentisima CORTE SUPREMA DE JUSTICIA St SALA PENAL RESUELVE: 1) DESESTIMAR el recurso de nulidad. RECHAZAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado Ricardo Cattoni Gubetich en representación de la DINAPI, en contra del Acuerdo y Sentencia N° 113 de fecha 27 de abril de 2022, dictado en autos por el Tribunal de Cuentas-Segunda Sala, y en consecuencia; CONFIRMAR el fallo individualizado en el numeral que antecede; todo ello de conformidad con los fundamentos y consideraciones expuestas en esta resolución. 4) IMRONER las costas a la perdidosa, de conformidad con el artículo 203 inciso a) del Código Procesal Civil. 5) Lais Maria Benítez Riera Mnistro Damy Dra. Ma. Carolina Llanes U. Ministra Ante mi: Dr. Manuel Dejesús Ramirez Candi MINISTRO рожна