Jurisprudencia CSJ

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA JUICIO: «AKZO NOBEL ARGENTINA S.A. C/ RES. N° 436 DEL 18/06/2021 Y OTRA DICT. POR DINAPI» DISTICA CHI -07 - 2023 ACUERDO Y SENTENCIA No Doscientos noventa y dos.. So En la Giudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los... euatro : días, del mes de ...,.u910....., del año dos mil veintitrés, estando reunidos en Sala de Acuerdos los señores Ministros de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS, LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA y MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA, por Ante mí, la Secretaria autorizante, se trajo el expediente caratulado: «AKZO NOBEL ARGENTINA S.A. C/ RES. N° 436 DEL 18/06/2021 Y OTRA DICT. POR DINAPI», a fin de resolver los recursos de apelación y nulidad interpuestos por la representación convencional de la parte actora, en contra del Acuerdo y Sentencia N° 181 de fecha 08 de julio de 2022 dictado por el Tribunal de Cuentas-Primera Sala. Previo estudio de los antecedentes del caso, la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvió plantear las siguientes; CUESTIONES: ¿Es nula la Sentencia apelada? En caso contrario, ¿se halla ella ajustada a Derecho? Practicado el sorteo de Ley para determinar el orden

de la votación, dio el siguiente resultado: LLANES OCAMPOS, BENÍTEZ RIERA y RAMÍREZ CANDIA. A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, la Doctora MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS dijo: Conforme se desprende del escrito de agravios presentado (fs. 315-318), la parte recurrente ha desistido expresamente del recurso de nulidad. Así pues y siendo que no se observan vicios o defectos en la sentencia que ameriten su tratamiento de oficio, en los términos de los artículos 15, 113' y 404 del Código Procesal Civil, corresponde TENER POR DESISTIDO el presente recurso. ES MI VOTo. A sus turnos los Ministros BENITEZ RIERA y /RAMIREZ CANDIA manifiestan que se adhieren al voto de la distinguida Ministra preopinante por los mismos fandamentos. aull Luis Marla Benítez Riera Ministro Dr. Manuel Dejesút Ramírez Candi Dra. Ma. Carolina Llanes 0. Ministra Warma Domínguez V. Secrotaria A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, la Señora Ministra LLANES OCAMPOS prosiguió diciendo: Por Acuerdo y Sentencia N° 181 de fecha 08 de julio de 2022, el Tribunal de Cuentas-Primera Sala resolvió: «1.- NO HACER LUGAR a la presente demanda Contencioso Administrativa promovida por el Abogado, Carlos V Vasconsellos Gomez, en representación de la Firma Akzo Nobel Argentina, por los fundamentos expuestos en el exordio

de la presente resolución. 2.- CONFIRMAR las Resoluciones Impugnadas, dictadas por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial. 3.- IMPONER las costas a la parte perdidosa. 4.- NOTIFICAR, registrar...». ARGUMENTOS DE LAS PARTES: AGRAVIOS DE LA PARTE ACTORA: Tal como se desprende de las constancias de autos, el representante convencional de la parte actora presentó sus agravios en los términos del escrito agregado a fs. 315-318 de autos. En dicha oportunidad, solicitó la revocación del Acuerdo y Sentencia dictado en estos autos por el Tribunal de Cuentas, puesto que - argumenta- el Tribunal no analizó correctamente el riesgo de confusión existente entre las marcas en pugna DURALBA vs. DURAFRENT, y tampoco tuvo en cuenta todos los argumentos y pruebas sobre los que la firma actora fundó su demanda. En tal orden de ideas, el apelante expresó que AMANECER presentó la solicitud de registro de la marca 'DURAFRENT' de mala fe, puesto que por varios años, AKZO fue licenciante y AMANECER licenciataria de la marca DURALBA. Así lo manifestó a fs. 316: «A lo largo de varios años AKZO y AMANECER reunieron la calidad de licenciante y licenciataria respectivamente, esto revela que AMANECER presentó de mala fe la Solicitud de Registro de

la marca DURAFRENT, debido a que, con esta marca, busca imitar fraudulentamente la marca DURALBA de AKZO, lo cual claramente constituye un acto de competencia desleal. Cabe destacar que argumento fue expuesto y debidamente probado en la Demanda, sin embargo, el Tribunal no lo consideró, por lo que el Acuerdo y Sentencia resulta arbitrario y debe ser revocado...». Por otra parte, el representante de la parte actora destacó que la marca DURALBA es una marca notoriamente conocida en el mercado de la construcción y venta de pinturas, por lo que goza de una protección especial dentro de nuestro 2

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA JUICIO: «AKZO NOBEL ARGENTINA S.A. C/ RES. N° 436 DEL 18/06/2021 Y OTRA DICT. POR DINAPI» ACUERDO Y SENTENCIA N'. Dosciontos novanta y dos. 19 20/ 21 ¿i Asimismo, agregó que el Tribunal no analizó correctamente el riesgo de confusión entre las marcas DURALBA (registrada) y DURAFRENT (solicitada), puesto que ambas marcas coinciden exactamente en la raíz "DURA", tienen una misma interpretación conceptual, y ambas evocan la misma idea e vincular los productos a la venta de pinturas. Por todo lo expuesto en el referido escrito de agravios (aquí transcripto en lo medular), el representante de la parte actora solicitó la revocación del Acuerdo y Sentencia apelado, y la imposición de costas en ambas instancias a la parte demandada. CONTESTACIÓN DE LA PARTE DEMANDADA Y COADYUVANTE DE LA DEMANDADA: Por providencia de fecha 07 de diciembre de 2022 (fs. 319) se corrió traslado del escrito de agravios. La coadyuvante de la parte demandada (firma AMANECER S.A.) presentó su contestación en los términos del escrito agregado a fs. 323-329. Por su parte, el representante de la parte demandada arrimó su escrito de contestación según se desprende del escrito obrante a fs. 330-331. El representante de la DINAPI

argumentó que el a-quo resolvió correctamente sobre la cuestión de fondo, que en ningún momento versó sobre la notoriedad de la marca ni la mala fe, sino que por el contrario, quedó demostrado que en el mercado coexisten pacífieamente varias marcas que contienen la raíz "DURA" y que se encuentran registradas en la misma Clase 02 del nomenclador, teniendo la marca solicitada suficiente distintividad. Por ello, el representante de la autoridad administrativa 1 sero a cocuro de aportón / a consecuente Primera Sala Luis María Benitez Riera MinIstro кам) Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra Jog. Norma Dominguez V. Secrotaria Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candi NISTRO 3 El representante de la coadyuvante de la parte demandada, a su vez, refutó los argumentos vertidos por la parte actora, señalando primeramente que el recurso interpuesto se debe declarar desierto, por no contener la crítica razonada según lo dispone el artículo 419 del Código Procesal Civil. Ahondando en sus argumentaciones, el representante de la firma AMANECER S.A. expresó: «...cabe además destacar que, previamente, en la doble instancia administrativa sustanciada ante la DINAPI, órgano especializado en la materia, las resoluciones fueron concordantes, luego de haberse analizado todos los elementos que deben ser tenidos en

cuenta en el cotejo marcario, llegándose a la conclusión de que las marcas no son confundibles. Estas resoluciones administrativas fueron apenas referenciadas en la demanda, sin realizar una verdadera mención al Considerando de las mismas, en donde se pronuncian y resuelven sobre la no confundibilidad de las marcas». Por otra parte expuso que el hecho que la firma AMANECER S.A. haya sido anteriormente licenciataria de la firma accionante no tiene relevancia alguna, puesto que el contrato de licencia ya no se encuentra vigente, y los signos en pugna además son totalmente distinguibles. Luego - al igual que la representación de la Administración - argumentó que quedó fehacientemente demostrado con el informe de DINAPI que la partícula 'DURA' aparece en varias marcas registradas en la Clase 02, a nombre de distintos titulares, entre las que mencionó las marcas 'Duramax', 'Duralux', 'Duraflot', 'Duraplate' entre otras. A raíz de todo lo expuesto en sus respectivos escritos de contestación, tanto la DINAPI como su coadyuvante (AMANECER S.A.) solicitaron la confirmación integra del Acuerdo y Sentencia N° 181/22 del Tribunal de Cuentas-Primera Sala, con costas. ANÁLISIS JURÍDICO: Luego de un análisis razonado de la resolución apelada, de los argumentos expuestos por las partes así como

de los documentos obrantes en autos, se constata que por Resolución N° 1934 de fecha 04 de octubre de 2018, la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI) declaró improcedente la acción de oposición deducida por la firma AKZO NOBEL ARGENTINA S.A. en contra del registro de la marca "DURAFRENT Y ETIQUETA 4

00 CORTE SUPREMA DEJ USTICIA JUICIO: «AKZO NOBEL ARGENTINA S.A. C/ RES. N° 436 DEL 18/06/2021 Y OTRA DICT. POR DINAPI» 1 2023 ACUERDO Y SENTENCIA N°. Dosciontos novonta y dos EN COLORES" en la Clase 02, solicitada por la firma AMANECER S.A. FÁBRICA DE PINTURAS, disponiéndose la prosecución de los trámites de registro de la marca • si solicitada. Luego de planteado el recurso de apelación en sede administrativa, éste fue resuelto por la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual por Resolución N° 0436 de fecha 16 de junio de 2021. Mediante esta resolución, la máxima autoridad de la repartición estatal resolvió confirmar la Resolución N° 1934-18. ! En atención de ello y considerando conculcados sus derechos, la firma AKZO NOBEL ARGENTINA S.A. se presentó ante el fuero de lo contencioso- administrativo a instaurar la presente demanda, la cual fue resuelta por el Tribunal de Cuentas-Primera Sala mediante el Acuerdo y Sentencia N° 181 de fecha 08 de julio de 2022. El Tribunal resolvió rechazar la demanda, confirmar las resoluciones administrativas impugnadas e imponer las costas a la perdidosa; en consecuencia, el fallo fue apelado por la firma accionante. En este punto, nos detenemos ante la pregunta: ¿Se encuentra

ajustado a derecho el Acuerdo y Sentencia dictado por el Tribunal de Cuentas, o corresponde que el fallo sea revocado? Para contestar, pasamos a analizar las disposiciones legales pertinentes. Al respecto, cabe citar el Artículo 2 de la Ley N° 1294/98 que establece: «No podrán registrarse como marcas: ...f) los signos idénticos o similares a una marca registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca; g) los signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo, idéntico o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que perrepeto o/un tercero, cualesquiera que sean las praducios o servicios a los que se apliquen el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o fun riesgo de asociación con) ese tercero, o signifiquen un aull Luis María Benítez Riera MinIstro Dra. Ma. Carolina Llanes O. Dr. Maneol Dejosús Ramírez Candi Ministrn MINISTRO 5 Secretar aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual

se hubiese hecho conocido el signo; ». Las marcas en pugna en el presente caso son: 'DURAFRENT y etiqueta', cuyo registro marcario es solicitado por la firma AMANECER S.A. FÁBRICA DE PINTURAS en la Clase 02 del nomenclador internacional; y la marca 'DURALBA' registrada a nombre de la firma AKZO NOBEL ARGENTINA S.A. en la Clase 02. El cotejo entre las marcas en pugna es claro y no deja mucho lugar a equívocos, en cuanto a la raíz 'DURA' presente en ambas marcas, diferenciándose • en la terminación 'FRENT' y 'LBA' O 'ALBA' para la marca solicitada y registrada, respectivamente. Hemos de notar que ambas se encuentran comprendidas dentro de la misma clase del nomenclador internacional de Niza, por lo que no hemos de detener allí nuestro análisis. Por ello, me permito traer a colación lo enseñado por el autor Sánchez Herrero en su obra "Confusión de Marcas"', quien expresa: «En principio, es el conjunto de los signos que componen cada una de las marcas cotejadas el que debe ser objeto de análisis, no sus partes integrantes en forma aislada. Las marcas deben apreciarse en su totalidad». «Dado que lo que se intenta es replicar la experiencia del consumidor, el

criterio es razonable, ya que, por lo común, este percibe la marca como un conjunto, sin prestar atención a sus detalles. Normalmente, el consumidor no encontrará los productos uno al lado del otro, por lo que no podrá efectuar una comparación detallada. Deben evitarse, entonces, disecciones artificiales... El consumidor no "estudia" las marcas, solo las percibe - a veces inconscientemente - al mero efecto de decidir su compra. Al abordarlas de este modo, lo que le queda es una imagen global, no una disección meticulosa». El citado autor ahonda en sus consideraciones expresando que al cotejar dos marcas en pugna se debe aplicar una visión en conjunto y sintética, puesto que para el consumidor la marca se compone de un todo - lo cual no implica que el juez deba prescindir de analizar las distintas partes y las dimensiones de las marcas en conflicto, sino que el juzgador no debe limitarse a declarar que existe la posibilidad de confusión ' Sánches Herrero, Andrés, "Confusión de Marcas", pág. 141 y sgtes., Editor al La Ley, 2013. 6

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA JUICIO: «AKZO NOBEL ARGENTINA S.A. C/ RES. N° 436 DEL 18/06/2021 Y OTRA DICT. POR DINAPI» ACUERDO Y SENTENCIA N° Doscient tol noven ta y dos 07 -entre marcas única y exclusivamente si todos y cada uno de los elementos componentes tienen similitud o identidad, sino que «...Por el contrario, lo que con 91 si ,este criterio se destaca es que, por más que algunas partes puedan ser distintas, habrá riesgo de confusión si tal es lo que resulta de una apreciación de conjunto (y viceversa)»?. Analizados los elementos y cotejando las marcas en su conjunto, conforme a los párrafos que preceden, se genera en esta preopinante la convicción de que NO existe riesgo de confusión entre la marca registrada DURALBA, y la marca solicitada DURAFRENT, puesto que si bien ambas marcas se encuentran comprendidas dentro de la Clase 02, no deja de ser menos cierto lo aseverado por la parte demandada y su coadyuvante, de que el elemento 'DURA' es común dentro de la Clase 02. Cabe además poner de relieve que - tal como se desprende de los actos administrativos impugnados en la presente demanda - existen otras marcas registradas que llevan la raíz

'DURA' que coexisten pacíficamente en el mercado, todo lo cual lleva a concluir que no' existe posibilidad alguna de confusión entre la marca solicitada 'DURAFRENT y etiqueta en colores' y la marca registrada 'DURALBA'. Respecto a las argumentaciones concernientes a la mala fe aducida por la parte apelante (parte actora) y la relación contractual en carácter de licenciante y licenciataria entre AKZO NOBEL ARGENTINA S.A. y AMANECER S.A. FÁBRICA DE PINTURAS, resta expresar cuanto sigue: Tales argumentos desplegados por la parte apelante deben ser rechazados puesto que — tal como ya se tiene expuesto hasta este punto - se encuentran coexistiendo pacíficamente en el mercado otras marcas en la Clase 02 que llevan la raíz 'DURA', y es éste uno de los elementos que genera convicción para determinar que no existe posibilidad de confusión entre las marcas en pugna en la presente demanda. Por otra parte, corresponde señalar que asiste razón a la coadyuvante de la parte demandada al señalar que el contrato de licencia entre las firmas hoy deirontadas ya no se encuentra vigente; tampoco se encaria enre al momonio Pra. Ma. Carolina Llanes O. 2 Op. cit. Núm. Ministra Luis María Benítez Riera Abg. Norma Dominguez y. Ministro

Sacrotaria/ Dr. Manuel Driesús Ramiroz Candi MINISTRO 7 en que la firma AMANECER S.A. FÁBRICA DE PINTURAS solicitó el registro de su marca (Obiter dictum, es oportuno señalar además que el contrato de licencia invocado por la firma accionante contenía un listado anexo de marcas y productos, entre los cuales NO se encuentra incluida la marca solicitada). POR TANTO, y en virtud a las consideraciones que anteceden y a la disposición legal citada, considero que se debe RECHAZAR el recurso de apelación interpuesto por la firma AKZO NOBEL ARGENTINA S.A. en contra del Acuerdo y Sentencia N° 181 de fecha 08 de julio de 2022 dictado por el Tribunal de Cuentas- Primera Sala, debiéndose en consecuencia CONFIRMAR el citado fallo. Respecto a las costas, corresponde imponerlas a la parte perdidosa, en virtud de lo dispuesto por el artículo 203 inciso a), concordante con el artículo 205, ambos del Código Procesal Civil. ES MI VOTO. A su turno, el Ministro DR. LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA expresó su adhesión al voto de la Ministra preopinante, por compartir sus mismos fundamentos. ES MI VOTO. A su turno, el Ministro DR. MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA dijo: comparto la postura de la Dra. Llanes Ocampos,

en cuanto a RECHAZAR el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra el Acuerdo y Sentencia N° 181 de fecha 08 de julio de 2022, dictado por el Tribunal de Cuentas-Primera Sala, por compartir los mismos fundamentos. Ahora bien, en lo que respecta a las costas, considero que estas deben ser impuestas en el orden causado, conforme a lo dispuesto en el artículo 193 del Código Procesal Civil, por la interpretación que causa la Resoluciór de la cuestión planteada. ES MI VOTO. Con lo que se dio por terminado el acto y firmaron SS.EE., todo por ante mí onal quedo acordada la sentencia que inmediatamente sigue: Haul Luis Merla Benitez Riera MinIstro Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra Ante mi! Dr. Manuel Dejesús Ramíraz Candi MIMISTRO voras Abg. Norma Dominguez IV. Seefetaria 8

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA JUICIO: «AKZO NOBEL ARGENTINA S.A. C/ RES. N° 436 DEL 18/06/2021 Y OTRA DICT. POR DINAPI» ACUERDO Y SENTENCIA N°...2.2 Asunción, 04 de juliO de 2023.- - 5-01 VISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede; la Excelentísima CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 71 SALA PENAL RESUELVE: TENER POR DESISTIDO el recurso de nulidad. RECHAZAR el recurso de apelación interpuesto por la firma AKZO NOBEL ARGENTINA S.A. en contra del Acuerdo y Sentencia N° 181 de fecha 08 de julio de 2022 dictado por el Tribunal de Cuentas-Primera Sala, y en consecuencia; 3) CONFIRMAR integramente el fallo individualizado en el numeral anterior, conforme con los fundamentos expuestos en la presente resolución. IMPONER las costas a la perdidosa. 5) ANOTAR, registras y notificar Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra Luis Maria Benítez Riera /Ministro ite mí: SECRETARIA CARNO R-T /D%. Manuel Dejesús Ramírez Canc MINISTE отиа ag. Nermocretaria Dominguez V. 9