Jurisprudencia CSJ

JUICIO: «VALENTINO S.p.A. C/ RES. N° CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 909 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2020 DICT. POR DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - DINAPI» TADISTICA CIVIL 06 ACUERDO Y SENTENCIA N°. Dosciontos echanta y siete En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los... tres ru días, del mes de ...juliO..., del año dos mil veintitrés, estando reunidos en Sala de Acyerdos los señores Ministros de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, Penal, MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS, LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA y MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA, por Ante mí, la Secretaria autorizante, se trajo el expediente caratulado: «VALENTINO S.p.A. C/ RES. N° 909 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2020 DICT. POR DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - DINAPI», a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por el abogado Ángel Peralta Heisecke en representación de la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual, y los recursos de apelación y nulidad interpuestos por la abogada Mónica De la Cruz en representación de la coadyuvante de la parte demandada; recursos interpuestos en contra del Acuerdo y Sentencia N° 74 de fecha 23 de marzo de 2022 dictado por el Tribunal de Cuentas- Segunda Sala.

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvió plantear las siguientes; CUESTIONES: ¿Es nula la Sentencia apelada? En caso contrario, ¿se halla ella ajustada a Derecho? Practicado el sorteo de Ley para determinar el orden de la votación, dio el siguiente resultado: LLANES OCAMPOS, BENÍTEZ RIERA y RAMÍREZ CANDIA A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, la Doctora MARÍA CAROLINA 1A ANES/OCAMPOS dijo: Tal como se desprende de la lectura de los escritos de agravios agregados a fs. 205 y sgtes., y fs. 213 y sgtes., los recurrentes no han expresado agravios con relación al recurso de nulidad. Cabe recordar que la interposición del yecurso de nulidad se considera implícita junto con la del recurso de uis Marís Benítez Riera aull Ministro Dr. Manuel Dejesús RamírezOradMa. Carolina Llanes O ASAIÇTRO 1 Minister apelación, tal como dicta el artículo 405 del' Código Procesal Civil. No obstante, corresponde señalar que no se observan vicios o defectos en la sentencia que ameriten su tratamiento de oficio, en los términos de los artículos 15, 113 y 404 del Código Procesal Civil, por lo que corresponde DECLARAR desiertos los recursos de nulidad de la parte demandada y de la

coadyuvante de la parte demandada, por falta de fundamentación. ES MI VOTO. A sus turnos los Ministros BENÍTEZ RIERA y RAMÍREZ CANDIA manifiestan que se adhieren al voto de la distinguida Ministra preopinante, por .sus mismos fundamentos. A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, la Señora Ministra LLANES OCAMPOS prosiguió diciendo: Por Acuerdo y Sentencia N° 74 de fecha 23 de marzo de 2022, El Tribunal de Cuentas-Segunda Sala resolvió: «1.- HACER LUGAR, a la presente demanda contencioso administrativa instaurada en autos por el Abogado HUGO I. BERKEMEYER, en nombre y representación de la firma VALENTINO SPA, contra la Resolución N° 811 del 19 de julio de 2017 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos y contra la Resolución N° 909 del 27 de noviembre del 2020 dictada por la DIRECCIÓN NACIONAL de la PROPIEDAD INTELECTUAL - DINAPI. 2.- REVOCAR la Resolución N° 811 del 19 de julio de 2017 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos y contra la Resolución Nº 909 del 27 de noviembre del 2020 dictada por la DIRECCIÓN NACIONAL de la PROPIEDAD INTELECTUAL - DINAPI, do conformidad a lo expuesto en el exordio de la presente resolución. 3.- IMPONER las costas a la perdidosa. 4.-

ANOTAR, registrar...». ARGUMENTOS DE LAS PARTES: AGRAVIOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL: El representante de la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual, abogado Ángel Peralta Heisecke, expuso agravios en los términos del escrito obrante a fs. 205- 208 de autos. En dicha presentación, el representante de la parte demandada argumentó que el Tribunal incurrió en una falta de análisis al no tener en cuenta la cabal conformación 2

18) 20 21/ JUICIO: «VALENTINO S.p.A. C/ RES. N° CORTE SUPREMA DE] USTICIA 909 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2020 DICT. POR DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - DINAPI» 03 ACUERDO Y SENTENCIA No Doscientos ochenta y siete de al denominación que solicita su registro marcario, la denominación "NILSON VALENTINO", pues se limitó solamente a cotejar similitudes, sin analizar otros elementos. Con ello - señala - el Tribunal incurrió en contradicción al decir que la confrontación marcaria debe realizarse de manera conjunta, y sin embargo pasa por alto que la solicitud de registro "NILSON VALENTINO" posee una estructura compuesta, diferenciándose de la marca registrada y oponente "VALENTINO". Luego, el representante de la autoridad administrativa prosiguió argumentando: «...No obstante... se ha demostrado que el A-quo ha arribado a conclusiones arbitrarias contradictorias. Así, es sabido que es condición de validez de los fallos judiciales que sean conclusión razonada del derecho vigente, por tanto, las consideraciones expuestas ameritan suficientemente la revocatoria del Acuerdo y Sentencia objeto de esta apelación». En virtud de los argumentos expuestos aquí a modo de síntesis, el representante de DINAPI solicitó la revocación del fallo dictado en autos por el Tribunal de Cuentas-Segunda Sala, y la imposición de

costas a la parte actora. AGRAVIOS DE LA COADYUVANTE DE LA PARTE DEMANDADA: La abogada Mónica De la Cruz - representante convencional del señor Talih Ahmad Sleiman, coadyuvante de la parte demandada en estos autos - expresó agravios conforme escrito glosado a fs. 213-215, quien se expresó en términos idénticos a los argumentos sostenidos por la parte demandada. CONTESTACIÓN DE LA PARTE ACTORA: La parte actora contestó los agravios de la parte demandada en los términos del escrito agregado a fs. 220-226, y los agravios de la coadyuvante de la demandada conforme al escrito adjuntado a fs. 232-238. En tales escritos, solicitó primeramente se declaren desiertos los recursos interpuestos por la parte demandada y su coadyuvante, procediendo seguidamente a argumentar que no existe contradicción ni arbitrariedad alguna en el análisis realizado por el Tribunal de Cuentas. Destacó Luis María Benítez Riera хам) Dr. Manuel Dejesús Ramírez Carpira. Ma. Carolina Llanes O. MINISTRO Ministra 3 Abd. Verme Bomingua Sceretare también que existe una identidad' o semejanza entre los signos contrastados, siendo la marca registrada de su mandante (VALENTINO) una marca de diseño de modas que se ubica entre las más prestigiosas del mundo. En tal sentido, del cotejo de las marcas

"NILSON VALENTINO" (solicitada) y "VALENTINO" (registrada) se puede concluir que la parte principal cuyo registro se solicita lo conforma la palabra "Valentino", y no la palabra 'Nilson' según lo pretende la demandada y su coadyuvante. Con ello, se induciría al consumidor a pensar que se está en presencia de una marca que conforma la "familia del grupo VALENTINO". En esa línea argumentativa, a fs. 222 expresó: «...es inadmisible que una autoridad marcaria desconozca o desoiga este principio cardinal del derecho marcario. Es sabido que a la hora de realizar un cotejo con marcas que gozan de los caracteres de notoriedad y alto renombre, el criterio que se aplica debe ser riguroso o más estricto del normal, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer prevalecer la lealtad y buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor». Destacó por otra parte que la firma VALENTINO S.p.A. es propietaria en el país del registro no sólo en Clase 35 sino también en las clases 3, 8, 9, 11, 14, 18, 19, 20, 21, 23 y 25; en tales clases, se protegen productos de los más variados. Señala con ello que de concederse la marca solicitada, 'Nilson Valentino'

podría llegar a importar, exportar o comercializar productos protegidos e íntimamente relacionados con la marca registrada 'VALENTINO'. Respecto a los argumentos de supuesta mala fe a los que refirió la parte demandada, la firma VALENTINO S.p.A. contestó que la presentación de solicitud de registro constituye para el solicitante solamente un derecho en expectativa, y los derechos le son otorgados recién a partir del otorgamiento del registro, tal como indica la ley marcaria en su artículo 13. Por ello, el presente caso debe analizarse únicamente bajo los enunciados de la Ley N° 1294/98 "De Marcas". En virtud de todo lo expuesto, el representante de la parte actora solicitó el rechazo de (o que se declaren desiertos) los recursos de apelación y la confirmación del Acuerdo y Sentencia N° 74 de fecha 23 de marzo de 2022 dictado por el Tribunal de Cuentas-Segunda Sala, con costas. 4

CORTE SUPREMA DE) USTICIA 19 207 00 13 1 REOPIND 92102102 ESTADISTICA 105 05/ JUICIO: «VALENTINO S.p.A. C/ RES. N° 909 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2020 DICT. POR DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - DINAPI» ACUERDO Y SENTENCIA NO. Doscrentos ochenta ysiete ANÁLISIS JURÍDICO: constata, que en fecha 09 de febrero de 2016, el señor TALIH AHMAD SLEIMAN sólicitó el registro de la marca "NILSON VALENTINO" para distinguir productos comprendidos dentro de la Clase 35 del Nomenclador Internacional. La firma VALENTINO S.p.A. presentó oposición contra la solicitud antes individualizada, basándose en su titularidad de la marca "VALENTINO". "VALENTINO Y LOGOTIVO DE LETRA V", "VALENTINO Y ETIQUETA", "VERY VALENTINO", todas en diversas clases del Nomenclador Internacional, incluida la Clase 35. Suscitado así el trámite de oposición, éste derivó en el dictado de la Resolución N° 811 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, en la cual se declaró improcedente la oposición. Esta resolución fue apelada por la firma VALENTINO S.p.A. Abg/ Norma Domin Secretaria Dicho recurso fue resuelto por Resolución N° 909 de fecha 27 de noviembre de 2020, por medio de la cual el Director Nacional de la Propiedad Intelectual (DINAPI) rechazó el recurso de apelación, confirmándose

así la citada Resolución N° 811-17. Con ello, se ordenó la prosecución de los trámites de registro de la marca solicitada "NILSON VALENTINO". Considerando los actos administrativos como lesivos a sus derechos, la firma VALENTINO S.p.A. se presentó ante el fuero de lo contencioso-administrativo a fin de instaurar esta demanda contencioso-administrativa, la cual una vez tramitados los estadios procesales de rigor fue resuelta por el Tribunal de Cuentas-Segunda Sala por medio del Acuerdo y Sentencia N° 74 de fecha 23 de marzo de 2022. El fallo fue favorable a las pretensiones de la parte actora, por lo que se dispuso la revocación de los actos administrativos atacados en la demanda. Luis Maria/Benítez Riera Vlaus Ainistro Dr. Manuel Dolosús aDra friCarolina Llanes O. Ministra MANOTRO 5 A consecuencia de ello, tanto la autoridad administrativa (DINAPI) como su coadyuvante interpusieron recurso de apelación. Hecha la síntesis de actuaciones que antecede, pasamos entonces a responder a la interrogante: ¿Se encuentra ajustado a derecho el Acuerdo y Sentencia N° 74 de fecha 23 de marzo de 2022 dictado por el Tribunal de Cuentas-Segunda Sala, o corresponde que el mismo sea revocado? A fin de contestar la cuestión, resulta pues necesario remitirnos primeramente al Artículo

2 de la Ley N° 1294/98, el cual en sus incisos pertinentes establece: "No podrán registrarse como marcas: $ Los signos idénticos o similares a una marca registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca; g) los signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo, idéntico o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se apliquen el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo,". Antes de proseguir con el análisis, vale mencionar que las cuestiones marcarias no se limitan a reglas preestablecidas, sino que responden a un análisis prudente realizado por parte del Juzgador, del cual se torna imposible prescindir de cierta subjetividad razonable. Tal es así

que la cuestión de novedad y distintividad no es de solución fácil. Existe una línea tenue entre los signos registrables y los que no lo son. Lo que se busca es que el público consumidor, el comprador frecuente y el titular de la marca, no sean pasibles de confusión al adquirir un producto en el caso del público consumidor, y al comercializar el mismo en el caso del titular de la marca. El fondo de la cuestión planteada en estos autos, radica en determinar si cabe o no la posibilidad de confusión entre la marca solicitada "NILSON VALENTINO" 6

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 01 02 04 JUICIO: «VALENTINO S.p.A. C/ RES. N° 909 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2020 DICT. POR DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - DINAPI» ACUERDO Y SENTENCIA N'. Doscientos ochenta y siete go a las E frente a la ya registrada marca "VALENTINO" en la Clase 35, esta última de propiedad de la parte actora de estos autos. RoquE l Asisten L ZV Ahora bien, a través del tiempo, la jurisprudencia y la doctrina han desarrollado ciertos criterios generales que ayudan en la apreciación de la similitud. El primero de ellos, y acaso el más importante, es que los signos deben considerarse en su conjunto, en forma sucesiva y pre-reflexiva. El segundo es que el cotejo debe efectuarse en los tres campos en que la similitud puede manifestarse (gráfico, fonético e ideológico). El tercero es que debe atenderse más a las semejanzas que a las 'diferencias de detalle. (Luis Eduardo Bertone - Guillermo Cabanellas de las Cuevas, "Derecho de Marcas", Tomo II, 1.989 Editorial Heliasta S.R.L., Pag. 42). Siguiendo la línea doctrinaria, al referirse a la similitud ortográfica, el autor Jorge Otamendi expresa: "Es quizás la más habitual en los casos de confusión. Se

da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna. Influyen para ello, desde luego, la misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de silabas o radicales o terminaciones comunes". (Jorge Otamendi, Derecho de Marcas, Segunda Edición, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Pag. 162). Cotejando las marcas en pugna, desde el ámbito ortográfico, tenemos: Solicitada: NILSON VALENTINO Registrada: VALENTINO ADEM erma Socrataria De ello, observamos que la marca solicitada está compuesta como sigue: N-I-L-S-O-XT/ V-A-L-E-N-T-I-N-O; a su vez, la marca registrada, V-A-L-E-N-T-I- N.O; de lo cual se entresava una identidad total, puesto que la marca solicitada, engloba de manera integra a la marca ya registrada VALENTINO. A esto, si agregamos que la marca solicitada inicia con la palabra 'NILSON', ello conduce a suponer que la marca ya registrada 'VALENTINO' decidió ampliar su línea de Luis María Benítez Riera aull Ministro Dra. Ma. Carolina Llanes O. Dr. Manuel Dejesús Ramírez Cardi. MINISTRO Ministra 7 productos y denominarlo con una nueva marca dentro de su familia de marcas, lo cual cabe destacar NO ES el caso de autos. Ingresamos así al plano ideológico, es quizás donde cobra más relevaneia lo señalado por la parte actora: que la marca VALENTINO de por

sí ya goza de notoriedad dentro de un público consumidor bastante definido, público en el cual la marca goza de prestigio y renombre. Ante estas consideraciones, no cabe sino referir que además de la alta posibilidad de confusión, se estaría materializando una dilución de la marca ya registrada - la marca VALENTINO - de un modo tal que (reiteramos) hasta podría inducir a los consumidores a creer que la firma VALENTINO S.p.A. optó por incursionar en un nuevo segmento o con alguna nueva línea de productos, introduciendo en el mercado una marca con alto grado de similitud al de su ya notoria marca registrada VALENTINO y ello no puede ser avalado por esta Magistratura, pues no es ese el caso. En este orden de ideas, traemos a colación lo enseñado por el autor Sánchez Herrero en su obra "Confusión de Marcas"', quien expresa: "En principio, es el conjunto de los signos que componen cada una de las marcas cotejadas el que de be ser objeto de análisis, no sus partes integrantes en forma aislada. Las marcas deben apreciarse en su totalidad." "Dado que lo que se intenta es replicar la experiencia del consumidor, el criterio es razonable, ya que, por

lo común, este percibe la marca como un conjunto, sin prestar atencióri a sus detalles. Normalmente, el consumidor no encontrará los productos uno al lado del otro, por lo que no podrá efectuar una comparación detallada. Deben evitarse, entonces, disecciones artificiales... El consumidor no "estudia"' las marcas, solo las percibe - a veces inconscientemente - al mero efecto de decidir su compra. Al abordarlas de este modo, lo que le queda es una imagen global, no una disección meticulosa." El citado autor ahonda en sus consideraciones expresando que al cotejar dos marcas en pugna se debe aplicar una visión en conjunto y sintética, puesto que para el consumidor la marca se compone de un todo - lo cual no implica que el juez deba prescindir de analizar las distintas partes y las ' Sánches Herrero, Andrés, "Confusión de Marcas", pág. 141 y sgtes., Editorial La Ley, 2013. 8

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DISTICA CHIL JUICIO: «VALENTINO S.p.A. C/ RES. N° 909 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2020 DICT. POR DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - DINAPI» ACUERDO Y SENTENCIA No Doscientos ochenta y siete 'si todos y cada uno de los elementos componentes tienen similitud o identidad, sino que "...Por el contrario, lo que con este criterio se destaca es que, por más que algunas partes puedan ser distintas, habrá riesgo de confusión si tal es lo que resulta de una apreciación de conjunto (y viceversa) "?. Analizados los elementos y cotejando las marcas en su conjunto, conforme a los párrafos que preceden, se genera en esta preopinante la convicción de que se produciría un alto grado de confusión entre la marca registrada VALENTINO, y la marca solicitada NILSON VALENTINO, más aun considerando que ambas estarían comprendidas en la misma Clase 35 del Nomenclador Internacional. POR TANTO, y en virtud a las consideraciones que anteceden, considero que se debe RECHAZAR el recurso de apelación interpuesto por la representación de DINAPI y RECHAZAR el recurso de apelación interpuesto por la coadyuvante de la parte demandada, debiéndose en consecuencia CONFIRMAR el Acuerdo y Sentencia N° 74 de fecha 23

de marzo de 2022 dictado por el Tribunal de Cuentas-Segunda Sala. Respecto a las costas, corresponde imponerlas a la perdidosa, conforme a lo dispuesto por el Artículo 203 inciso a) del Código Procesal Civil. ES MI VOTO. A su turno el Ministro DR. LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA expresó su adhesión al voto de la distinguida Ministra preopinante por los mismos fundamentos. A su turno el Ministro DR. MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA dijo: Comparte la postura de la Dra. Llanes Ocampos, en cuanto a RECHAZAR el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y coadyuvante contra el Acueydo y Sentencia N° 74 de fecha 23 de marzo de 2022, dictado por el Tribunal de Cuentas-Segunda/Salla, por compartir los mismos fundamentos Luis María Benítez Riera Ministro Сваш cit. Núm. 1. Dir. Manuel Dejesús Ramírez caRdia. Ma. Carolina Llanes O. Ministra MINIETRO abg, Norma Dom 9 Ahora bien, en lo que respecta a las costas, considero que estas deben ser impuestas en el orden causado, conforme a lo dispuesto en el artículo 193 del Código Procesal Civil, por la interpretación que causa la resolución de la cuestión planteada. ES MI VOTO Con lo que certifico, tras lo dio por terminado el acto

firmando SS.EE., todo por ante mí que quedó acordada la sentencia que inmediatamente sigue: Luis María Benitez Mera Ministro Ante mi: →r Manuel Dejesús Ramírez CandiDra. Ma. Carolina Llanes O MINICTOO Ministra. оплир м Abg. Norma Dominguer SeriariAsunción, 03 de julio de 2023.- Y VISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede; la Excelentísima CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA PENAL RESUELVE: 1) DECLARAR DESIERTO el recurso de nulidad de la parte demandada y DECLARAR DESIERTO el recurso de nulidad de la coadyuvante de la parte demandada, interpuestos en contra del Acuerdo y Sentencia N° 74 de fecha 23 de marzo de 2022 dictado por el Tribunal de Cuentas-Segunda Sala. 2) RECHAZAR el recurso de apelación interpuesto por la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual y RECHAZAR el recurso de apelación de apelación interpuesto por el señor Talih Ahmad Sleiman en carácter de coadyuvante de la parte demandada, en contra del Acuerdo y Sentencia N° 74 de fecha 23 de marzo de 2022 dictado por el Tribunal de Cuentas-Segunda Sala, correspondiendo en consecuencia; 10

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA JUICIO: «VALENTINO S.p.A. C/ RES. N° 909 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2020 DICT. POR DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - DINAPI» ACUERDO Y SENTENCIA N' Descentos ochenta ESTADISTICA CIVIL ES CONFIRMAR el fallo individualizado en el numeral que antecede; nen de alo pola fundamentos y las disposiciones legales expuestos en la presente 41 91 STATE IMPONER las costas a la perdidosas DICIAL ANOTAR gistrar y notificar. SECRETARIA JUDICIAL IN y siote Luis Viar a Benitez Riera Ministro Dra. Ma. Carolina' Llanes O Ministra Dr. Manuel Dejesús Ramírez dandi. MINISTRO Abg. Nerma Dominguez Sacretaria 11