Jurisprudencia CSJ

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Expediente: "BILAL MOHAMAD NADER C/ RES. Nro. 0597 DEL 26/08/2020 DICTADA POR LA DIRECCION NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL". Expt. de la C.S.J. Nro. 525/22. 34123 RECiSIDO & ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: Descantos ancuenta y uno.. 2023 -0Ú la Ciudad de Asunción, República del ...días del mes de..........uwO //9 delantisimos Señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, estando reunidos en la Sala de Acuerdos, los LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA, MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS y MANUEL RAMÍREZ CANDIA, ante mí, la Secretaria autorizante, se trajo al acuerdo el expediente: "BILAL MOHAMAD NADER C/ RES. Nro. 0597 DEL 26/08/2020 DICTADA POR LA DIRECCION NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL" a fin de resolver el Recurso de Apelación interpuestos contra el Acuerdo y Sentencia Nro. 75 de fecha 09 de Mayo del 2022, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala. Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvió plantear las siguientes: CUESTIONES: ¿Es nula la sentencia apelada? En caso contrario, ¿se halla ajustada a derecho? Practicado el sorteo de ley, para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: MANUEL DEJESUS RAMÍREZ CANDIA, MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS y

LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA. A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. MANUEL RAMÍREZ CANDIA DIJO: El recurrente no interpuso recurso de nulidad contra la citada resolución. Por otra parte, del estudio de la resolución recurrida no se observan vicios o defectos procesales que ameriten de oficio su declaración de nulidad en los términos autorizados por los artículos 113 y 404 del Código Procesal Civil. Por 1o que corresponde DESESTIMAR LA NULIDAD. Es mi voto A SU TURMO, LOS MINISTROS MARIA CAROLINA LLANES OCAMPOS Y LUIS MARIA BENITEZ RIERA DIJERON: Que se adhieren al voto del Ministro Manuel De Jesús Ramírez Candía, por compartir los mismos fundamentos. Luis Matia Benitez Ministro Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candi MINISTRO али Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra Norma Dominsvez V,, Secretaria A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el DR. MANUEL RAMÍREZ CANDIA DIJO: Por Acuerdo y Sentencia Nro. 75 de fecha 09 de Mayo del 2022, el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, resolvió: 1- ) HACER LUGAR a la presente demanda contencioso - administrativa promovida por el señor BILAL MOHAMAD NADER contra RESOLUCION N° 0597 DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCION NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, conforme a los términos

expuestos en el considerando de la presente resolución 2-) REVOCAR la Resolución Nro. 0597 de fecha 26 de Agosto de 2020, dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual; y en consecuencia ORDENAR la prosecución del registro de la marca YA XUN Y ETIQUETA a nombre de BILAL MOHAMAD NADER, por así corresponder en derecho 3-) IMPONER las costas de la instancia a la parte perdidosa.-. El Acuerdo y Sentencia impugnado se fundamenta en que se puede observar claramente que hoy coexiste con la marca "YA XUN HAND TOOLS" del Sr. Bilal Mohamad Nader, en clases 8 y 16; la marca "YA XUN" del Sr. Imad Nehmeh Hamadeh en la clase 9, la cual se hallan coexistiendo con la marca base de la acción, por lo que bajo ningún punto de vista constituye una reproducción, imitación, traducción y mucho menos transcripción total o parcial de marca ajena, siendo además que la firma mencionada pretende distinguir servicios de sus productos en una clase completamente distinta a la marca ya registrada. Así mismo, señala que la marca solicitada "YA XUN" posee una etiqueta que le otorga distintividad, y originalidad en el aspecto visual, al contrario de la marca denominativa ya registrada.

. Al momento de expresar agravios (fs. 105 - 108), el Abg. Ángel Peralta Heisecke en representación de la DINAPI, en apretada síntesis, expresa que si bien la marca "YA XUN Y ETIQUETA" ha sido solicitada para una clase distinta a la marca registrada "YA XUN" lo que de acuerdo al sistema uniclase -principio de especialidad, arts. 7 y 10 de la ley nro. 1294/98 de marcas- es factible aunque se trate de marcas idénticas, en el presente opera la excepción de dicho principio consistente en que ambas marcas son reivindicadas en clases relacionadas entre sí, esto es, las clases 9 y 35. Así es que esta circunstancia configura un obstáculo o cuestionamiento para el otorgamiento de la marca "YA XUN Y ETIQUETA" en la clase 35, ya que, otorgándose la marca solicitada, tendríamos dos marcas idénticas en clases afines, la 9 y la 35, a nombre de titulares distintos, con gran riesgo de confusión en el público consumidor. Por su parte, los representantes del Sr. Bilal Mohamad Nader al contestar los agravios (fs. 112 - 119), señalan que la adversa sostiene que podría eventualmente ocurrir confusión o riesgo de asociación entre la marca objetada y la marca que fuera

antecedente, siendo que la propia DINAPI, entendió que la marca otorgada al señor Imad Nehmeh Hamadeh en clase 9, no afecta los derechos de su principal, quien obtuviera el primer registro de la marca para la

CORTE SUPREMA USTICIA Expediente: "BILAL MOHAMAD NADER C/ RES. Nro. 0597 DEL 26/08/2020 DICTADA POR LA DIRECCION NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL". Expt. de la C.S.J. Nro. 525/22.- 2023 1 3 clase relacionada o a fin 8, en este caso no debería de entender que la inscripción sen la clase 35 afectaría a la misma.- TS ME Como antecedentes del caso, se observa que el Sr. Bilal Mohamed Nader solicitó en fecha 27 de Junio de 2014, ante la Dirección de la Propiedad Industrial, el registro de una marca (YA XUN y ETIQUETA), que ampara y protege servicios de la Clase 35 del Nomenclador Internacional de Niza. Se observa en la solicitud presentada (fs. 27) que los artículos que distingue consisten en: "Importación, Exportación, Representación y Comercialización de herramientas para celulares comprendidos en la clase 35, se reivindica la etiqueta como luce la que se adjunta".- Por medio de la Resolución Nro. 1049 del 14 de Agosto de 2015, la Dirección de Marcas rechazó la solicitud de registro de la marca "YA XUN y ETIQUETA" en la clase 35, por medio de la Resolución Nro. 0597 del 26 de Agosto de 2020 la Directora General Interina de la Propiedad Industrial

Revoco la resolución recurrida en apelación -Resolución Nro. 1049 del 14 de Agosto de 2015- y suspende los tramites de inscripción. El fundamento de este acto administrativo fue la vigencia de medidas cautelares anotadas ante la Dirección a causa del juicio "Bilal Mohamad Nader C/ Imad Nemeh Hamadeh S/ Nulidad de registro de marca. A lo que el Sr. Bilal Mohamad Nader interpuso demanda contenciosa administrativa. Establecidos los antecedentes del caso, cabe aclarar que el Tribunal de Cuentas se equivoca al realizar el análisis de los signos en cuanto a la viabilidad de la inscripción como marca, cuando en realidad la cuestión discutida en autos versa sobre la suspensión de los tramites de la solicitud de registro de la marca "YA XUN y ETIQUETA" en la clase 35 del nomenclador internacional, por encontrarse supuestamente afectada por una medida cautelar dictada en el marco de otro proceso. Por lo que corresponde a esta Sala Penal avocarse al estudio de dicha cuestión. En primer lugar, cabe aclarar que en autos no se encuentra agregada copia de la medida cautelar referida en el acto administrativo y que sirve de fundamento principal para la suspensión de los trámites. En ese contexto, de la lectura

del acto administrativo y del Acuerdo y sentencia recurrido se observa que la medida cautelar fue inscripta conforme al Oficio No. 231 de fecha 15 de del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Tepcer Turno de Ciudad del Este en el juicio caratulado "Bilal Mohamad Nader / Imad Nehmeh Mamadeh S/ Nulidad de Registro de Marca" y en el cual dispone la anotación de litis, prohibición de innovar y contratar y la suspensión Luis María Benítez Riera Ministro Abg. Norma Dominguez V. Socretaria Dr. Manuel Dejesús Ramírez Cand Dra. MINISTRO али Carolina Lianes O. Ministra de los efectos jurídicos del registro de la marca "YA XUN y ETIQUETA", clase 9, registro Nro. 342411 a nombre de "Imad Nehmeh Hamadeh". . De esa forma, de la lectura de la Resolución Nro. 0597/2020 y del Acuerdo y Sentencia Nro. 75/2022, se concluye que: 1) La medida cautelar fue dictada en otro proceso del fuero Civil; 2) Dicha medida cautelar fue dictada para el registro de la marca "YA XUN y ETIQUETA", en la clase 9. Por consiguiente, no tiene efectos para el presente caso que refiere al registro de la marca "YA XUN y ETIQUETA", en la clase

35. En este punto, corresponde mencionar que las medidas cautelares son actos jurisdiccionales dictados en un proceso judicial, cuyo principal objeto es la de asegurar el cumplimiento eficaz de la Sentencia que se dicte en el mismo, por lo que sus efectos son para el juicio concreto en el que fueron dictados. En otros términos, lo que se pretende por medio de las medidas cautelares es que las sentencias no se conviertan en mera ficción jurídica de imposible cumplimiento, es decir, evitar que el transcurso del tiempo entre la promoción de la demanda y la Sentencia Definitiva no permita ejecución o, en algunos casos, la cuestión litigiosa desaparezca y se convierta en una cuestión abstracta, siempre en referencia al juicio concreto.- Al respecto, esta Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ya se ha pronunciado en el mismo sentido en los autos caratulados: "BILAL MOHAMAD NADER C/ RES. Nro. 0595 DEL 26/08/2020 DICTADA POR LA DIRECCION NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL", por medio del Acuerdo y Sentencia Nro. 822 del 15 de Diciembre de 2022 y "BILAL MOHAMAD NADER C/ RES. Nro. 0596 DEL 26/08/2020 DICTADA POR LA DIRECCION NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL", a través del Acuerdo y

Sentencia Nro. 33 del 13 de Febrero de 2023. En conclusión, por los argumentos expuestos, corresponde CONFIRMAR el fallo apelado debido a que la marca solicitada en autos "YA XUN y ETIQUETA" para la clase 35, no se encuentra afectada ni fue objeto de la medida cautelar, por lo que, no existen impedimentos legales para la prosecución de los trámites de la inscripción de la misma, no corresponde que la misma se encuentre supeditada a las resultas de la nulidad promovida contra el registro de la marca "YA XUN Y ETIQUETA" en la clase 9. En cuanto a las costas del juicio, debido a la manera que fue resuelta la cuestión, corresponde que las mismas sean impuestas en el orden causado, conforme al Art. 193 del C.P.C. ES MI VOTO.-. A SU TURNO, LOS MINISTROS MARIA CAROLINA LLANES OCAMPOS Y LUIS MARIA BENITEZ RIERA DIJERON: Que se adhieren al

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Expediente: "BILAL MOHAMAD NADER C/ RES. Nro. 0597 DEL 26/08/2020 DICTADA POR LA DIRECCION NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL". Expt. de la C.S.J. Nro. 525/22. A vagadel Ministro Manuel De Jesús Ramírez Candia, por compartir los mismos 1 3 -0fundamentes: ¿Con lo que se dio por terminado el acto firmando S.S.E.E. todo por Ante mí:- Luis María Benítez Riera MinIstro oMane Dies Ramitez Candi MINISTRO Dra. Ma. Carolina Lianes O. Ministra Secretarta ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: ........ Asunción, 09 de junio de 2023.- VISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede, la Excelentísima;- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA PENAL RESUELVE: 1.- DESESTIMAR la nulidad.- 2.- NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por el Abg. Ángel Peralta Heisecke, representante de la parte actora; CONFIRMAR el Acuerdo y Sentencia Nro. 75 de fecha 09 de Mayo de 2022, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala de conformidad a los fundamentos expuestos en el considerando de la presente resolución. 3.- COSTAS en el orden causado. 4. ANOTAR, registrar y notificar. Luis Mara Benítez Riera Ante mí:- Ministro 18 CONTE *Dejesús Ramíre MINISTRO Maur CaRga. Ma. Carolingklanes O. Ministra Abg. Norma/Dominguez y Secretaria