Jurisprudencia CSJ

PODER JUDICIAL Expediente: "COMPAÑÍA PARAGUAYA DE LEVADURAS S.A. - COPALSA C/RES. Nº397/20 DEL 18 DE JUNIO DICT. POR LA DIRECCION NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - DINAPI".- 123 121727 001 ACUERDO Y SENTENCIA NUMERO Doscient treinta EN Ciudad de 1os... trein Asunción, Capital de la República del Paraguay, a no díasdelmesde mayo. - del año dos mil veintitrés, estando reunidos en la Sala de Acuerdos los Excmos. Señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, los Dres. LUIS MARIA BENITEZ RIERA, CAROLINA LLANES Y MANUEL RAMIREZ CANDIA, por ante mí la Secretaria autorizante, se trajo el expediente caratulado: "COMPAÑIA PARAGUAYA DE LEVADURAS S.A. - COPALSA C/RES. Nº 397/20 DEL 18 DE JUNIO DICT. POR LA DIRECCION NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - DINAPI", a fin de resolver el Recurso de Apelación en contra el Acuerdo y Sentencia Nº 1.78 de fecha 15 de junio de 2.022, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala. CUESTIONES: ¿Es nula la Sentencia apelada?.... En caso contrario, ¿Se halla ajustada a derecho?- Practicando el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: BENITEZ RIERA, LLANES Y RAMIREZ CANDIA. A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, EL DR. BENITEZ RIERA

DIJO: Si bien el apelante el abogado Ángel Peralta Heisecke, representante legal de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual - DINAPI, no interpuso Recurso de Nulidad en contra de la Sentencia emanada del Tribunal Inferior, de un análisis de su contenido, no se observa en la misma vicios o defectos que ameriten la declaración de oficio de su nulidad en los términos autorizados por los arts. 113 y 40 4 del C.P.C. Corresponde en consecuencia tener por desistido este Recurso. ES MI VOTO.... A su turno los Dres. LLANES Y RAMIREZ CANDIA, se adhieren al voto antecede por los mismos fundamentos. A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. BENITEZ RIERA dijo: Por Acuerdo y Sentencia Nº 178 de fecha 15 de junio de 2.022, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, se resolvió: "1. HACER a la presente demanda contencioso administrativa instaurada en autos por el Abg. HUGO BERKEMENER, en nombre y representación de la firma COMPAÑIA PARAGUAYA DE LEVADURA S.A. - COPA contra la Resolución Nº 397 del 18 de junio de 2020, dictada por la DIRECCION NACIONA LA PROPIEDAD INTELECTUAL - DINAPI. 2. REVOCAR, la Resolución N° 397/ del 18 de junio 2020, dictada pon la DIRECCION

NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - DINAPI, de conformidad i lo expuesto en el exordio de la presente resolución. 3. Luis María Benítez Riera Ministro Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candi MINISTRO aull Dra. Ma. Carolina Llanes 0 Ministra • Norma Dominguez V. Secretaria IMPONER, las costas a la perdidosa. 4. ANOTAR, registrar, notificar y remitir copia a la Excelentísima Corte Suprema de Justicia. (fs.76/82). Que el recurrente, se agravió en contra del precitado fallo, arguyendo la palabra MILK ha pasado a ser un signo de uso común en la clase 30, encontrándose la misma formando parte de varios registros marcarios que coexisten actualmente, por lo que incluir a la misma en el cotejo marcario deviene improcedente y debe ser desechado del análisis ya que los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente. Agregó que el a-quo no puede alegar confundibilidad para conceder el registro de la marca "COSTAMILK", cuando las marcas que posee el titular, la firma COPALSA ya coexiste con otras marcas que también poseen la partícula común MILK. Subrayó que este hecho constituye la prueba fehaciente de que la actora no puede pretender erigirse en propietaria exclusiva de unos términos de uso común que hace alusión a

que los protegidos en la clase 30, en su mayoría cuentan con dicho ingrediente de leche. Resalto que el Tribunal omitió el hecho fundamental que la firma solicitando del registro EMPRESAS CAROZZI S.A. ya cuenta a nivel nacional con varios registros de la palabra COSTA, y el carácter de estatus de marca notoria que ha adquirido la solicitud de registro COSTAMILK en base a los criterios dados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual hoy la Asamblea General dela Comisión de Paris. Concluyó solicitando la revocación del Acuerdo y Sentencia Nº 178 de fecha 15 de junio de 2022 y la confirmación de la Resolución Nº 397. Que entrando a estudiar el fondo de la cuestión planteada, observo que la firma accionante planteó demanda contencioso administrativa contra la Resolución Nº 397 de fecha 18 de junio de 2020, emitida por la Directora Interina de la Propiedad Industrial, que resolvió la prosecución de tramites de la solicitud de registro de marca "COSTAMILK", representada por EMPRESAS CAROZZI S.A. A su vez, el ad-quem hizo lugar a la presente demanda, señalando que realizando un cotejo entre ambas marcas se puede ver que la diferencia ortográfica es mínima, como podemos ver en las

denominaciones en pugna; la marca COSTAMILK (solicitada) y las distintas marcas de la accionante COPAMILK, LACTOMILK Y CEREMILK. Arguyeron que son bastante parecidas, restándole a la primera el rango de originalidad obligatorio por las normas vigentes, siendo criterio de esa magistratura que entre las marcas existen coincidencias confundibles tanto gramaticales, como fonéticas, que resultan muy claras tanto en el aspecto visual, como en el auditivo, lo cual nos permite deducir claramente que podrían resultar fácilmente confundibles. .. Que auscultando si las marcas en itigio se prestan o no a confusión, debo señalar como ya reiterara en fallos anteriores que la esencia de la marca está en poder excluir a otros en el uso d e marcas confundibles. El espíritu de la legislación marcaria, conforme la doctrina imperante, es el de evitar la confusión, tanto es así que ya no se habla de que las marcas deben ser claramente inconfundibles, sino que deben ser claramente distinguibles. Se pone acento así en la necesidad de una clara diferenciación de las marcas en pugna. En el caso sub-exámine, ¿son las marcas en pleit o confundibles? Al respecto hay que señalar que la firma CAROZZI S.A., pretende el registro de la marca "COSTAMILK" en

la clase 30, deduciendo oposición la empresa COMPAÑÍA PARAGUAYA DE LEVADURAS SOCIEDAD ANONIMA (COPALSA), basada en que tiene el Registro de la marca "COPAMILK", en las clases 29 y 30, en proceso de renovación, destinadas a proteger productos alimenticios.

13100 TICA CIVIL PODER JUDICIAL Expediente: "COMPAÑÍA PARAGUAYA DE LEVADURAS S.A. - COPALSA C/RES. Nº397/20 DEL 18 DE JUNIO DICT. POR LA DIRECCION NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - DINAPI".- 2023 90 - 06- Que contrastando los diversos argumentos expuestos en este juicio, debo en mi carácter de magistrado colocarme en el papel de público consumidor, como aconseja la ortodoxia interpretativa para estos casos, a fin de determinar la confundibilidad o no de las citadas marcas. sEn ese sentido, no estoy de acuerdo con el criterio sustentado por el Tribunal Inferior, en que la firma CAROZZI S.A. no puede realizar registros de la marca "COSTAMILK" para la clase 30 por existir coincidencias gramaticales, fonéticas visuales y auditivas entre las marcas en pugna. En efecto, si bien las denominaciones en pugna presentan identidad ortográfica, fonética y visual, advierto que en la petición de registro de la firma CAROZZI S.A. S.A. de la marca "COSTAMILK" fue depositada en la clase 30, hay que tomar en consideración que tanto la marca solicitando "COSTAMILK" como su oponente "COPAMILK", cuentan con la misma desinencia "MILK", sierido dicha disidencia de uso común, como ha quedado acreditado en esta causa, coexistiendo pacíficamente varios registros marcarios que la

tienen, siendo todas estas marcas evocativas del producto con la característica que son marcas cébiles. Consecuentemente debo pasar seguidamente ha auscultar las raíces de las marcas en pugna "COSTA" y "COPAL", advirtiendo que la Empresa CAROZZI S.A. ya cuenta con varios reg stros de la palabra "COSTA" en la clase 30, como "COSTANUSS", "COSTA ROLLS", por consiguiente comando este hecho inregable en consideración, está plenamente acreditado que las referidas marcas coexisten pacíficamente con las marcas registradas por COPALSA S.A. Por consiguiente, soy del parecer que la solicitud de registro de la marca "COSTAMILK", goza del elemento de dist ntividad necesario, siendo una marca notoria y reconocida por el consumidor al momento de su adquisición, lo que no acarrearía confusión en cuanto al origen de los productos..-. Que por tanto, teniendo en consideración las manifestaciones realizadas precedentemente, soy del parecer que el Acuerdo y Sentencia Nº 178 de fecha 15 de junio de 2.022, emitido por el Tribunal de Cuenta, Segunca Sala, debe ser revocado in tottum, lo cual acarrea como lógico corolario, la confirmación de la vigencia de la Resolución Nº 397, de fecha 18 de junio de 2020, dictada por la Directora General Interina de la Propiedad Industrial. En

cuanto atarie a las costas, deben ser impuestas en ambas instancias a la parte perdidosa, en virtud del principio consagrado en el art.192 del C.P.C. ES MIVOTO Que a su turno, la Ministra CAROLINA LLANES manifestó que se adhiere al voto que antecede por los mismos fundamentos.- Que, a la segunda cuestión planteada el Ministro RAMIREZ CANDIA dijo: Comparto la postura del De. Benítez Riera en cuanto a HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por la parte demándada contra e Acyerdo y Sentencia Nro. 178 de fecha 15 de junio de 2022, dictado por el Tribunal de Cuentas segunda Sala, por compart r los mismos fundamentos.- Ahora bien, enno aLe resperta a las costas, considero que estas deben ser impuestas en el orden causado, conforme a lo dispuesto en el Arículo 193 del Código Procesal Eivil, por la interpretación que causa la Resolución de la cuestión planteada ES MI VOTO.. laus Luis María Benítez Piera Ministro Dra. Ma. Carolina Llanes e Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candi MINISTRO Ministra Abg. Norma Domingues v. Secretaria con lo que Se did por terminado el acto firnando S.S.E.E. todo por ante mí que lo certifica quedando acordada entencia que inmediatan ente sigue Claus

Luis María Benítez Riera Ministro Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candi. MINISTRO Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra отомно и ACUERDO Y SENTENCIA Nº... L30 Abg, Norma Domínguez V. Asunción, 31 Secretaria de mayo VISTOS los méritos del Acuerdo que antecede, la 2.023.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA PENAL RESUELVE: 1. TENER por desistido el Recurso de Nu idad planteado. 2. REVOCAR in tottum el Acuerdo y Sentencia Nº 178 de fecha 15 de junio de 2.022, clictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, y EN CONSECUENCIA RATIFICAR LA VIGENCIA de Ye Resolución Me 397 de fecha 18 de junio de 2020, dictada por la Directora General Interina de la Propiedac Industrial. 3. IMPONERlas costas en ambas instancias a la parte perdidosa 4. ANOTAR y notificar -1z Ante mí: Luis Maria Benitez Riere Manuel Dojesús Ramírez Candi. Ministro MINISTRO 130S0 ABLA SIRATNO Haw Dra. Ma. Carolina Llanes 0 Ministra Можна опирря) Alog. Norme Dominguez /. 1039469910