Jurisprudencia CSJ

CORTE SUPREMA DE USTICIA JUICIO: "SISTEMA EDUCATIVOS DE PANAMÁ S.A C/ RESOLUCIÓN N° 76 DE FECHA 29 DE ENERO DE 2020 DICTADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL". RECIREN STADIETICA CIVIL -04- 2023 ACEERDO Y SENTENCIA N°: Ciento cuarenta y nueve. oue Tentela ciadad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los Odías, del mes de ......abri! ...... del año dos mil veintitrés, estando 3i eutidos len la Sila de Acuerdos, los señores Ministros de la Excelentisima Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS, LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA y MANUEL DEJESUS RAMÍREZ CANDIA, ante mí, la Secretaria autorizante, se trajo a acuerdo el expediente caratulado: "SISTEMA EDUCATIVOS DE PANAMÁ S.A C/ RESOLUCIÓN N° 76 DE FECHA 29 DE ENERO DE 2020 DICTADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL", a fin de resolver el Recurso de Apelación interpuesto por el representante de la parte demandada, contra el Acuerdo y Sentencia N° 35 de fecha 22 de febrero de 2022, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala. Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvió plantear las siguientes: CUESTIONES 1. ¿Es nula la sentencia apelada? 2. En caso contrario, ¿se halla ajustada a derecho? Practicado el sorteo de ley, para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS, MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA y LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA. A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, LA DOCTORA LLANES OCAMPOS DIJO: El recurrente no interpuso expresamente el recurso, no obstante, en el fallo no se observan vicios o defectos que ameriten la declaración de oficio de nulidad, en los términos autorizados por los artículos 113 y 404 del Código Procesal Civil. Corresponde en consecuencia desestimar el mismo. ES MI VOTO Abog. Rarinna Peroni Secretaria SUS TURNOS LOS MINISTROS LUIS MARIA BENITEZ RIERA y MANUEL DEJESUS RAMIREZ CANDIA, manifiestan que se adhieren al voto que antecede por los mismos funcamentos. A LA SEGUNDA ÇUESTION PLANTEADA, LA DOCTORA LLANES OCAMPOS PROSIGUIO DICIENDO: Por el Acuerdo y Sentencia N° 35 de fecha 22 de febrero de 2022 yocurrido, el Tribunal de Cuentas Segunda Sala resolvi0n"1) HACER LUGAR, a la presene acción confêncioso administrativa instaurada ap estos autas por la Luis Maria Benítez Riera сим Ministro Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candi MINISTRO Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra

firma SISTEMA EDUCATIVOS de PANAMA SA, por los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolución; y en consecuencia: 2) REVOCAR, la Resolución N°76/20 del 29 de enero, dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual. 3) IMPONER LAS COSTAS a la perdidosa. 4) ANOTAR, registrar, notificar y remitir copia a la Excma. Corte Suprema de Justicia ". El representante de la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual expresó agravios conforme se desprende del escrito obrante a fs. 57/60 de autos y textualmente dijo: "...Cabe resaltar que la ausencia de oposición no constituye un argumento para conceder sin más, un registro marcario. Esto significa que, aunque no existan oposiciones en una solicitud de registro, la autoridad administrativa puede rechazar la misma por encontrar signo incurso dentro de las prohibiciones legales según el art. 2 de la ley de Marcas (...) en otro de los apartados menciona que la firma accionante es una empresa de origen panameño y tiene registradas en nuestro país varias marcas que cubren servicios referentes a la educación infantil, básica y media en colegios, como por ejemplo, las marcas registradas COLEGIO SEK y UNIVERSIDAD SEK, al respecto se cuerda que el hecho de poseer varios registros concedidos en clases relacionadas, no le concede ningún tipo de derecho adquirido (...) otra de las cuestiones que menciona la Miembro preopinante se refiere al carácter genérico. La misma concluye que la palabra EUROPEAN no puede considerarse genérica, atendiendo a que no define al producto que pretende identificar. Aclaramos que la marca solicitada es para proteger servicios, no productos.(...) Otro aspecto analizado por la Miembro preopinante está dado por el análisis marcario en conjunto. Si bien dicha forma de análisis de las solicitudes de marcas es relevante a la hora de analizar la viabilidad marcaria y la distintividad que presente, el signo solicitado: "EUROPEAN KINDER EK" para la clase 41, aun analizando en forma conjunta, no logra suprimir la confusión respecto a la procedencia pues de las palabras "EUROPEAN KINDER" fácilmente se advierte, según lo expresado por la resolución de DGPI que el significado de las mismas el consumidor creerá que el centro educativo tiene origen europeo o que el sistema implementado en dicho centro es europeo. La parte actora ha mencionado expresamente el origen de la firma, en la República de Panamá. Por lo tanto. Del análisis en conjunto se advierte que igualmente, la denominación resulta engañosa..." Finalizadas sus pretensiones, solicito sea revocado el Acuerdo y Sentencia impugnado y en consecuencia confirmada la resolución administrativa. — Por su parte, el Abogado Hugo Mersan, representante de la firma, Sistemas Educativos de Panamá SA, contesta el traslado que le fuera corrido conforme se desprende del escrito obrante a fs. 64/67 de autos y expresó: "...como VVEE podrán apreciar de la lectura del Acuerdo y Sentencia N° 35/2022, el mismo realiza una acertada valoración tanto de los hechos y pruebas arrimadas al proceso, como de las pruebas y fundado en derecho... existe total y absoluta claridad en los fundamentos del Aquo, no solo funda su decisión jurídica en la Constitución y en la leu sino que a ello agrega que la DINAPI ha venido otorgando registros cuyas denominaciones llevan consigo las palabras "american" "ibroamericana", "latinoamericana" y por tanto mal puede negar el derecho a mi representada, pues constituye una violación al principio de igualdad de trato en igual situación. En cuanto a la realización del examen de cotejo o

CORTE SUPREMA DE USTICIA JUICIO: "SISTEMA EDUCATIVOS DE PANAMÁ S.A C/ RESOLUCIÓN N° 76 DE FECHA 29 DE ENERO DE 2020 DICTADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL".- . 3 .0. ACUERDO Y SENTENCIA N°: Ciento cuarenta y nueve Fog frailidad de la marca; "EUROPEAN KINDER EK", es una marca compuesta, en virtud de que la misma está formada por TRES palabras que determinan un todo si expresivo, la característica de la marca recae sobre el todo de la expresión, y es la expresión la que genera en el público consumidor el consiguiente recuerdo, y la atención del consumidor... Tanto la adversa como el magistrado que vota en disidencia, lamentablemente confunden la naturaleza JURIDICA DE LAS FIGURAS DE DERECHO DE MARCAS CONFUNDE LA NATURALEZA JURIDICA DE LAS INDICACIONES GEOGRAFICAS, intentan sostener que las palabras como "american", Ibreoamericano" • "latinoamericana", constituyen indicaciones geográficas, cuando no lo son. Tenemos una ley especial sobre indicaciones Geográficas y existe vasta doctrina y jurisprudencia que enseña que se entiende -dentro del derecho de Propiedad Intelectual- por indicacion geográfica. Al respecto nos permitimos recalcar, que en NUESTRA LEY DE INDICACIONES GEOGRAFICAS HACE REFERENCIA A PRODUCTO, es decir solamente ellos tendrían esa calidad y protección, no así los servicios..." Concluye su contestación solicitando sea confirmado el Acuerdo y Sentencia recurrido por la parte demandada. - Expuestas las pretensiones de las partes, corresponde a esta máxima instancia determinar si se halla o no ajustado a derecho el Acuerdo y Sentencia N° 35 de fecha 22 de febrero de 2022, por el cual el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, hace lugar a la presente demanda contencioso administrativa, deducida por la firma Sistemas Educativos de Panamá S.A. contra la Resolución N° 76/20, dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual. - Se advierte que la administración dentro de sus facultades regladas tiene la facultad de autorizar el registro o no de una marca dentro de la clase solicitada, es así que en el presente pleito no existe la oposición de un tercero sino que la Dirección Nacional de la Propiedad intelectual denegó el registro de la marca EUROPEAN KINDER EK en la clase 41 "servicios relativos a la educación y esparcimiento prestados por un colegio de enseñanza preprimaria, primaria y secundaria", por considerar que la misma se encuentra dentro de las prohibiciones establecidas en la Ley de Marcas, específicamente señaló que la marca solicitada induce/ay error o confusión del consumidor pues, es de origen panameny no europeo com nace alusion la marca solicitada. Abog. Karinna Penoni Secretaria El artículo 2°de ya Ley de Marcas dispone: "No podrán registrarse como marcas: a) los signos o medios distintivos contrarios a la ley, al orden público, a la moral y a las buenas costumbres t › aquellos que puedan inducir la engaño o confusión respecto a la procedencia, el modo de fabricación, las características o la aptitud y finalidad del epico de io prepductos o serullas de que se trate. ly los escudas distinting emblemas, Luis Mería Benítez Riera Ministro Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candi Dra. Ma Caroling Atanes O. MINISTRO Ministra

nombres, cuyo uso corresponde al Estado, las demás personas jurídicas de derecho público o las organizaciones internacionales, salvo que sean solicitados por ellas mismas;...." (subrayado es mío) Se desprende de la norma citada que aquella marca que induzca al engaño o confusión respecto de su origen esta prohibido su registro; en el caso que me ocupa la firma Sistemas Educativos de Panamá S.A, es una empresa de origen panameño conforme se desprende del poder adjuntado a autos, que pretende el registro de la marca European Kinder EK, en el marco de servicios vinculadas a la educación y cuidado de infantes, dicha marca se encuentra dentro de las prohibiciones establecidas precedentemente, pues la administración al dictar los actos administrativos fundamentó el rechazo en la citada norma, respetando el principio de legalidad. Por tanto, considero que el Recurso de Apelación interpuesto por el representante de la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual debe prosperar y en consecuencia el Acuerdo y Sentencia N° 35 de fecha 22 de febrero de 2022 debe ser revocado. En cuanto a las costas, las mismas deben ser impuestas a la perdidosa conforme lo dispone el art. 192 del C.P.C. ES MI VOTO. A SU TURNO EL MINISTRO LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA, manifiesta que se adhiere al voto de la ministra preopinante por los mismos fundamentos. - A SU TURNO EL MINISTRO MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA, dijo: Comparto la postura de la Dra. Llanes Ocampos, en cuanto a HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra el Acuerdo y Sentencia Nro. 35 de fecha 22 de Febrero de 2022, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, por compartir los mismos fundamentos. . Ahora bien, en lo que respecta a las costas, considero que estas deben ser impuestas en el orden causado, conforme a lo dispuesto en el Artículo 193 del código Procesal Civil, por la interpretación que causa la Resolución de la cuestión planteada. ES MI VOTO. -. Con lo que se dio por terminado el acto firmando SS.EE todo por ante mí, que lo certifico quedando acondada la sentencia que inmediatamente sigue: Luis Maria/Benitez Riera Ministro Ante mí: Dra. Ma. Carolina Llanes U. Ministra Dr. Manuel Dejesús Ramírez Canda MINISTRO Abog. Karinna Penoni Secretaria

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA JUICIO: "SISTEMA EDUCATIVOS DE PANAMÁ S.A C/ RESOLUCIÓN N° 76 DE FECHA 29 DE ENERO DE 2020 DICTADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL". ACUERDO Y SENTENCIA N°: Asunción, 14 149 del 2023.- ferenitner 14-04-2023 muque Lopez fremo Asistente CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA PENAL RESUELVE: 1) DESESTIMAR el recurso de nulidad, por los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolución. 2) 3) 4) HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, de conformidad a lo expuesto en el considerando de la presente resolución y, en consecuencia; REVOCAR el Acuerdo y Sentencia N° 35 de fecha 22 de febrero de 2022, dictado por el Tribunal de Clientas, Segunda Sala. IMPONER/AS costas a la parte perdidosa.- 5) ANOTAR, registrar y notificar. Luis María Benitez/Riera Ministro Самі Dra. Ma. Carolinattanes O. Ministra Ante mí: PODER Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candi MINISTRO Al SECRETARIA Abog. Karinna Penoni CONTENCIOSO Secretaria