Jurisprudencia CSJ

190U CORTE JUICIO: «LABORATORIOS SAVAL S.A. SUPREMA C/RES. N° 85 DEL 07-MAR-2018 DEJUSTICIA ESTADISTICA CIVIL DICT. POR DINAPI» 27-03-2023 ACUERDO Y SENTENCIA N°...Cen to veintitros «Bi lareridad de Asunción, Capital de la Republica del Paraguay, a los. veintisiete si dias, del mes de marzo ...... del año dos mil veintitrés, estando reunidos en Sala de Acuerdos los señores Ministros de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS, LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA y MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA, por Ante mí, la Secretaria autorizante, se trajo el expediente caratulado: «LABORATORIOS SAVAL S.A. C/ RES. N° 85 DEL 07-MAR-2018 DICT. POR DINAPI», a fin de resolver los recursos de apelación y nulidad interpuestos por la parte demandada y por la coadyuvante de la parte demandada, respectivamente, en contra del Acuerdo y Sentencia N° 125 de fecha 30 de diciembre de 2021, dictado por el Tribunal de Cuentas-Primera Sala. Previo estudio de los antecedentes del caso, la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvió plantear las siguientes; CUESTIONES: ¿Es nula la Sentencia apelada? En caso contrario, ¿se halla ella ajustada a Derecho? Practicado el sorteo de Ley para determinar el orden de la votación, dio el siguiente resultado: LLANES OCAMPOS, BENÍTEZ RIERA y RAMÍREZ CANDIA. si Warra Domitis Mor E43 Riera Ministro Secretaria A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, la Doctora MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS dijo: Ni la parte demandada ni la coadyuvante de la parte demandada han expresado agravios de manera concreta con respecto al recurso de nulidad, el cual se encuentra implícito junto con la interposición del recurso de aplación (aft. 405 CPC). Siendo que no se observan vicios o defectos en la sentencia, que /ameriten de oficio el tratamiento de la nulidad en los términos autorizados por/los articulos 15, 113 y 404 del Código Procesal Civil, corresponde DECLARAR DESIERTO el recurso de nulidad interpuesto por la parte demandada y DECLARAR DESIERTO el recurso de nulidad interpuesto por coadyuvante de la parte demandada. ES MI VOTO. Culll Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candi MINISTRO Dra. Ma. Carolina Llanes C Ministra 1

A sus turnos los Ministros BENÍTEZ RIERA y RAMÍREZ CANDIA manifiestan que se adhieren al voto de la distinguida Ministra preopinante por los mismos fundamentos. A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, la Señora Ministra LLANES OCAMPOS prosiguió diciendo: Por Acuerdo y Sentencia N° 125 de fecha 30 de diciembre de 2021 el Tribunal de Cuentas-Primera Sala resolvió: «1.-) HACER LUGAR a la presente demanda contencioso-administrativa promovida por la firma LABORATORIOS SAVAL S.A., contra la RESOLUCIÓN N° 85 DE FECHA 07 DE MAYO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (DINAPI), conforme a los términos expuestos en el considerando de la presente resolución. 2.-) REVOCAR la resolución N° 85 de fecha 07 de marzo de 2018, dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad (DINAPI). 3.-) IMPONER las costas de la instancia a la parte perdidosa. 4.-) ANOTAR, registrar y remitir un ejemplar a la Excma. Corte Suprema de Justicia». ARGUMENTOS DE LAS PARTES: AGRAVIOS DE LA COADYUVANTE DE LA PARTE DEMANDADA Y LA PARTE DEMANDADA: Conforme se desprende de las constancias de autos, la coadyuvante de la parte demandada presentó su escrito de agravios en los términos del escrito obrante a fs. 101-106, en tanto que el representante de la parte demandada hizo lo propio conforme al escrito obrante a fs. 107-111. Los apelantes señalaron que el fallo recurrido se sustenta en fundamentos errados, que por lo tanto conducen a una solución equivocada. En ese sentido, expresaron que el Tribunal erróneamente consideró que existe posibilidad de confusión entre las marcas en pugna, cuando ya en las resoluciones administrativas la DINAPI y su coadyuvante habían analizado correctamente los diversos factores particulares del caso, que determinan que no existe tal posibilidad de confusión. En tal sentido, los argumentos de la parte demandada y su coadyuvante se centran en que el elemento "RINO" compartido por los signos en pugna, es de uso común en la clase 05 del Nomenclador Internacional, y la marca "RINOVAL" (de propiedad de la parte actora) se encuentra coexistiendo pacíficamente con otras 2

CORTE SUPREMA DE USTICIA STICA CIVIL JUICIO: «LABORATORIOS SAVAL S.A. C/ RES. N° 85 DEL 07-MAR-2018 DICT. POR DINAPI» ACUERDO Y SENTENCIA N°...C.!" to veinti tro s pormarcas regisiradas en la Clase 05 - marcas con las que comparte la misma cantidad de elementos similares y diferenciadores. También señalan que los productos "farmacéuticos de una y otra marca (registrada vs. solicitada) son comercializados con la intervención de personal profesional especializado en la materia. En ese mismo orden de ideas, los recurrentes sostienen que sorpresivamente el Tribunal rechazó la posibilidad de coexistencia entre las marcas "RINOVAL" (registrada) y "RINOVUL" (solicitada) destacando que la diferencia radica en una sola letra, y sin embargo, la marca registrada de la firma accionante se encuentra coexistiendo pacíficamente en el mercado con la marca "RINOVAC'" en la misma Clase 05, existiendo también tan solo una letra diferenciadora. Señalaron también la existencia de otras marcas similares que coexisten pacíficamente, conteniendo la raíz "RINO" dentro de la Clase 05. Del escrito de agravios de la coadyuvante de la demandada, nos permitimos extraer: «…..La apreciación del riesgo de confusión no es ciencia exacta. No existe una formula genérica aplicable a todo caso estudiado. Por el contrario, es una máxima que, al apreciar el riesgo de confusión, se lo debe hacer considerándolo en su globalidad, esto es, respecto de todos los factores pertinentes del caso concreto. Y, mientras que en el presente caso el fallo recurrido ha omitido toda referencia a ellos, la Autoridad Administrativa demandada en autos acertadamente ciñó su postura en torno a la doctrina marcaria sobre los elementos de uso común y sobre la particularidad de los productos comprendidos en la clase cinco...». Es menester poner de relieve que tanto la parte demandada como la coadyuvante de la demandada comparten una misma postura procesal, con la pretensión de obtener en esta instancia la revocación del fallo dictado en autos por el Tribunal, habiéndose expresado ambos de manera conteste a sus respectivos agravios, conforme se desprende de los escritos obrantes a fs. 116 y 120-122, a los cuales nos remitimos brevitatis cansae Tal es asi que, tanto parte demandada como su coadyuvante, solicitaron de manera contesté la revocación del Acuerdo y Sentencia/ de fecha 30 de Pais Marie Booftez Riera Ministro Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candi MINISTRO Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra Abgi Norma Bongingex V. Secretaria 3

diciembre de 2021 dictado en autos por el Tribunal de Cuentas-Primera Sala, con costas a la adversa. CONTESTACIÓN DE LA PARTE ACTORA: Corrido el traslado respectivo, el representante de la parte actora contestó los agravios de la DINAPI en los términos del escrito obrante a fs. 123-129 y los agravios de la firma LA QUÍMICA FARMACEUTICA S.A. en los términos del escrito glosado a fs. 130-137. Refutando los agravios de su contraparte, la parte actora expresó que, tal como resolvió el Tribunal en el presente caso, la similitud entre las marcas en pugna no consistía en la mera coincidencia de ciertas letras en la estructura gramática de uno y otro término, sino que ambas marcas (registrada vs. solicitada) eran similares al punto de ser prácticamente idénticas, siendo la diferencia solo la desinencia "U" (RinovUI, en la marca solicitada) y la "A" (RinovAl, en la marca registrada), lo cual acarrearía una confusión clara e indubitable en el consumidor. Contrario a lo sostenido por la parte demandada y su coadyuvante, el representante de la parte actora sostuvo que en el Acuerdo y Sentencia apelado, el Tribunal ha ponderado adecuada y suficientemente todos los argumentos presentes en las resoluciones administrativas y los de la parte coadyuvante, encontrándolos insuficientes e inadecuados para sostener sus respectivas pretensiones. Con relación al argumento de que actualmente coexisten varias marcas similares a las de la marca registrada RINOVAL, la parte actora sostuvo que para hablar de una eventual coexistencia y hacer de ello una regla, es necesario que exista un número suficiente de marcas que coexistan con la marca y que tengan la misma estructura, y ninguno de estos elementos se da con relación al presente caso. Agregó así a fs. 133: «No debe olvidarse que en este caso está en juego la salud de los consumidores, y no solo el interés comercial de uno u otro concurrente. No puede, bajo fundamento alguno, a partir de una situación como la descripta tolerar el registro de una marca que inducirá en forma irremediable al consumidor a confusión, con el consecuente peligro en su salud. El interés del consumidor y la 4

9 CORTE UPREMA BUSTICIA 1g JUICIO: «LABORATORIOS SAVAL S.A. C/RES. N° 85 DEL 07-MAR-2018 DICT. POR DINAPI» STIGA CIVIL ACUERDO Y SENTENCIAN°. Ciento veintitros 2 protección de Su salud deben siempre estar primero, razón por la cual hemos hablado «de un interés público en este caso, el cual no puede ser soslayado». " Respecto al argumento de que la comercialización de los productos de la Clase 05 requieren la intervención de un personal profesional, la parte actora argumentó que ello implica desconocer la jurisprudencia de los tribunales, en las cuales quedó sentado que el interés del consumidor - la protección de su salud - debe primar siempre por sobre los intereses particulares o patrimoniales en el comercio. Con todo lo expuesto en sus argumentos de contestación, el representante de la firma LABORATORIOS SAVAL S.A. solicitó la confirmación del Acuerdo y Sentencia N° 125 de fecha 30 de diciembre de 2021 dictado por el Tribunal de Cuentas-Primera Sala, con costas. ANÁLISIS JURÍDICO: Realizando un análisis razonado de la resolución apelada, de los documentos obrantes en autos así como de los argumentos expuestos respectivamente por la parte actora, parte demandada y coadyuvante de la parte demandada, se constata que en fecha 9 de marzo de 2011, la firma LA QUÍMICA FARMACÉUTICA S.A. solicitó el registro de la marca RINOVUL en la Clase 05, ante lo cual presentó oposición la firma LABORATORIOS SAVAL S.A., en virtud su titularidad del registro de la marca RINOVAL también en la Clase 05 del nomenclador. Por Resolución N° 281 de fecha 05 de abril de 2017, el Director de Asuntos Marcarios Litigiosos de DINAPI resolvió declarar improcedente la oposición deducida en contra del registro de la marca RINOVUL en Clase 05, y disponer la prosecución de los trámites de registro. El aeto administrativo antes referido, fue confirmado por Resolución N° 85 de fecha 07 de mayø/de 2018 dictada por el Director General de la Propiedad Industrial (por entonces, Director General interino de DINAPI). Considerando entonces conculcados pu gerechos, la firma LABORA SA VAL S.A. se presentó ante el fuero de contencioso-administrativo, a fin de instaurar la presente demanda, la cual fue resuelta por el Tribunal de Cuentas-Primera Sala por Acuerdo y Sentencia Lasis Marta/Beaftez Riera Maistro Dr. Manuel Dejesús Ramírez Cabdia. Ma. Carolina Llanes O. MINISTRO Ministra 5 Nos Normerang Socretarla

N° 125 de fecha 30 de diciembre de 2021, presentemente apelado por la parte demandada (DINAPI) y su coadyuvante (firma LA QUÍMICA FARMACÉUTICA S.A.), con todo lo cual se motiva el análisis de autos ante esta máxima instancia jurisdiccional. En este estado, nos preguntamos: ¿Se encuentra ajustado a derecho el fallo dictado en autos por el Tribunal, o corresponde que el mismo sea revocado? Para contestar, pasamos a analizar las disposiciones legales pertinentes. Al respecto, cabe citar el Artículo 2 de la Ley N° 1294/98 que establece: «No podrán registrarse como marcas: ...J) los signos idénticos o similares a una marca registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca; g) los signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo, idéntico o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se apliquen el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo;». Las marcas en pugna en el presente caso son: 'RINOVUL', cuyo registro marcario es solicitado por la firma LA QUÍMICA FARMACÉUTICA S.A. en la Clase 5 del nomenclador internacional; y la marca 'RINOVAL' registrada a nombre de la firma LABORATORIOS SAVAL S.A. en la Clase 5. El cotejo entre las marcas en pugna es claro y no deja mucho lugar a equívocos, puesto que la única distinción se da entre la vocal final 'U' y 'A', pertenecientes a la marca solicitada y registrada respectivamente, de lo cual es evidente la diferencia gráfica y fonética sobre ese respecto. Ahora bien, como se trata de marcas comprendidas dentro de la misma clase del nomenclador internacional de Niza, nuestro análisis no puede detenerse allí - más aún considerando que la diferenciación señalada - por sí sola - resulta por demás débil para concluir que no existe posibilidad de confusión. 6

CORTE SUPREMA DEJUSTICIA ١٤٥ ضي JUICIO: «LABORATORIOS SAVAL S.A. C/RES. N° 85 DEL 07-MAR-2018 DICT. POR DINAPI» ACUERDO Y SENTENCIA N°... Cien to veintitro s. 19 CA CAIL -03- 2023 En este orden de ideas, me permito traer a colación lo enseñado por el autor Ro Sanchez Hertero en su obra "Confusión de Marcas"', quien expresa: «En principio, " es el conjunto de los signos que componen cada una de las marcas cotejadas el que debe ser objeto de análisis, no sus partes integrantes en forma aislada. Las marcas deben apreciarse en su totalidad». «Dado que lo que se intenta es replicar la experiencia del consumidor, el criterio es razonable, ya que, por lo común, este percibe la marca como un conjunto, sin prestar atención a sus detalles. Normalmente, el consumidor no encontrará los productos uno al lado del otro, por lo que no podrá efectuar una comparación detallada. Deben evitarse, entonces, disecciones artificiales... El consumidor no "estudia" las marcas, solo las percibe - a veces inconscientemente - al mero efecto de decidir su compra. Al abordarlas de este modo, lo que le queda es una imagen global, no una disección meticulosa». El citado autor ahonda en sus consideraciones expresando que al cotejar dos marcas en pugna se debe aplicar una visión en conjunto y sintética, puesto que para el consumidor la marca se compone de un todo - lo cual no implica que el juez deba prescindir de analizar las distintas partes y las dimensiones de las marcas en conflicto, sino que el juzgador no debe limitarse a declarar que existe la posibilidad de confusión entre marcas única y exclusivamente si todos y cada uno de los elementos componentes tienen similitud o identidad, sino que «...Por el contrario, lo que con este criterio se destaca es que, por más que algunas partes puedan ser distintas, habrá riesgo de confusión si tal es lo que resulta de una apreciación de conjunto (y viceversa). Analizados los elementos y cotejando las marcas en su conjunto, conforme a los párrafos que preceden, se genera en esta preopinante la convicción de que NO existe riesgo de confusión entre la marca registrada RINOVAL, y la marca solicitada RINOYUL, puesto que si bien ambas marcas se encuertran comprendidas gentro de la lase 5, no deja le fe menos cierto lo aseverado por la paro demana lu Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra ' Sánches Herroro: Andrés, "Confusión de Marcas", pág. 141 y sgtes., Editorial La Ley, 2013. Op. cit. Núm. 1 ba. Nerma Baminguz V.Kaiy María Benítez Riera Secretaria Mausao Dr. Manuel Dejesús Barítez Cand! MISTRO 7

coadyuvante, de que el elemento 'RINO' es común dentro de la Clase 5. En tal sentido, la doctrina en materia marcaria enseña que el elemento de uso común en una clase no se toma en cuenta a la hora de determinar el riesgo de confusión. entre dos marcas, sino que se toman en consideración los elementos restantes. Entonces, si la similitud de confusión entre dos marcas proviene de un elemento de uso común, no puede considerarse que exista riesgo de confusión, y por tal motivo, no se puede monopolizar el elemento de uso común, como en el presente caso, el elemento o partícula 'RINO'. POR TANTO, y en virtud a las consideraciones que anteceden y a la disposición legal citada, considero procedente HACER LUGAR a los recursos de apelación interpuestos respectivamente por la representación de DINAPI y el representante de la firma LA QUÍMICA FARMACÉUTICA S.A., debiéndose en consecuencia REVOCAR el Acuerdo y Sentencia apelado y RECHAZAR la presente demanda contencioso-administrativa. Respecto a las costas, corresponde imponerlas en el orden causado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 205, concordante con el artículo 193, ambos del Código Procesal Civil. ES MI VOTO. A sus turnos los Ministros BENÍTEZ RIERA y RAMÍREZ CANDIA manifiestan que se adhieren al voto de la distinguida Ministra preopinante por los mismos fundamentos. Con lo que se do por terminado el acto firmando SS.EE., todo por ante mí que certifico, quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue: Tais Imarta Bonte Riera MaustO Ante mí: Dr. Manuel Dejesús Ramirez Gar MINISTRO Hawe Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra онимом iba. Norma Deminguoz Secretaria Asunción, 27 marzo de 2023.- Y VISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede; la Excelentísima CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 8

CORTE SUPREMA DEJUSTICIA JUICIO: «LABORATORIOS SAVAL S.A. C/RES. N° 85 DEL 07-MAR-2018 DICT. POR DINAPI» ACUERDO Y SENTENCIA N°. eiento veintitros SALA PENAL STICA CIVIL. 2023 -03- 旨 RESUELVE: ES 21 DECLARAR DESIERTO los recursos de nulidad de la parte ¡demandada *° /la coadyuvante de la demandada, respectivamente, por falta de fundamentación. 2) HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por la representación de la DINAPI en contra del Acuerdo y Sentencia N° 125 de fecha 30 de diciembre de 2021 dictado por el Tribunal de Cuentas-Primera Sala; IE HACER LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la representación de la LA QUÍMICA FARMACÉUTICA en contra del Acuerdo y Sentencia N° 125 de fecha 30 de diciembre de 2021 dictado por el Tribunal de Cuentas-Primera Sala; y en consecuencia; 4) REVOCAR el Acuerdo y Sentencia N° 125 de fecha 30 de diciembre de 2021 dictado por el Tribunal de Cuentas-Primera Sala, y como lógico corolario; RECHAZAR la presente demanda promovida por LABORATORIOS SAVAL S.A. en contra de la Resolución N° 85 de fecha 07 de mayo de 2018 dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual; todo cuanto antecede por los fundamentos expuestos en la presente resolución. 6) IMPONER las/costas en el orden causado, de conformidad al artículo 205 y 193 del Código/Progesal Civil. 7) ANOTAR, tegistrar y notificar. / Q Luis María Benítoz Riera Ante mí: SECHSTARIA ложиа Abg Nera towingues Secretaria Dr. Manuel Dejesús Ramifez Can MINISTRO Want Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra