Jurisprudencia CSJ

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Expediente: "ST. IVES LABORATORIES INC. UNA CORPORACION DE CALIFORNIA C/ RES. NRO. 438 DEL 01/07/2020, DICTADA POR LA DINAPI". Expt. de la C.S.J. Nro. 447/22. 2 02 6i(B2T3* 2300 01 lialo:To5 g ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: Ciento ocho. -03- 2023 En la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, 8; ٠..٧R.٦ г,ин .....días del mes de......ma:.ko el año dos mil veinti ties, estando reunidos en la Sala de Acuerdos, los "'Excelentísimos Señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, LUIS MARIA BENÍTEZ RIERA, MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS y MANUEL RAMIREZ CANDIA, ante mí, la Secretaria autorizante, se trajo al acuerdo el expediente: "ST. IVES LABORATORIES INC. UNA CORPORACION DE CALIFORNIA C/ RES. NRO. 438 DEL 01/07/2020, DICTADA POR LA DINAPI" a fin de resolver el Recurso de Apelación interpuestos contra el Acuerdo y Sentencia Nro. 130 de fecha 20 de Mayo del 2022, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala.- Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvió plantear las siguientes: - CUESTIONES: ¿Es nula la sentencia apelada? En caso contrario, ¿se halla ajustada a derecho? Practicado el sorteo de ley, para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: MANUEL DEJESUS RAMÍREZ CANDIA, MARIA CAROLINA LLANES OCAMPOS y LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA. A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. MANUEL RAMIREZ CANDIA DIJO: El recurrente no interpuso recurso de nulidad contra la citada resolución. Por otra parte, del estudio de la resolución recurrida no se observan vicios o defectos procesales que ameriten de oficio su declaración de nulidad en los términos autorizados por los artículos 113 y 404 del Código Procesal Civil. Por lo que corresponde DESESTIMAR LA NULIDAD. ES MI VOTO. A SU TURNO, LOS MINISTROS MARIA CAROLINA LLANES OCAMPOS Y LUIS MARIA BENITEZ RIERA DIJERON: Que se adhieren al voto del Ministro Mam er De Jesús Ramírez Candía, por compartir los mismos fundamentos. A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el DR. MANUEL RAMÍREZ CANDIA DIJO: Por Acuerdo y Sentencia Nro. 130 de fecha 20 de Хам Luis Ma Minıstro otme Damingu a VDr. Manuel Dejesis Ramirez Candi, MINISTRO Sacretaria Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra

Mayo del 2022, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, resolvió: 1-) HACER LUGAR a la demanda contencioso administrativa promovida por la firma UNILEVER N.V en los autos caratulados "ST. IVES LABORATORIES INC. UNA CORPORACION DE CALIFORNIA C/ RES. NRO. 438 DEL 01/07/2020, DICTADA POR LA DINAPI" por los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolución; 2-) REVOCAR la Resolución Nro. 1472 de fecha 22 de octubre de 2014, dictada por la Dirección de Marcas y su confirmatoria la Resolución Nro. 438 de fecha 01 de Julio de 2020 dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual; 3-) IMPONER LAS COSTAS, a la perdidosa, conforme lo establecido en el artículo 192 del C.P.C.- El Acuerdo y Sentencia impugnado se fundamenta en que se encuentran cumplidos los requisitos exigidos por la consideración de que el nombre se halla identificado por la característica principal de que se encuentra en la conformación del nombre en un idioma ajeno al de nuestro País y la pretensión principal de los productos que desea cubrir se encuentran en la clase 3 del nomenclador internacional y, por tanto, existen meritos suficientes como para que sea registrada como marca nueva, conforme a nuestra normativa marcaria vigente Al momento de expresar agravios (fs. 93 - 97), el Abg. Ricardo Cattoni Gubetich en representación de la DINAPI manifestó, en apretada síntesis, que el aquo ha incurrido arbitrariedad manifiesta al haber soslayado los motivos del rechazo del registro de la marca MINERAL THERAPY por parte del órgano administrativo, expuestos en forma clara y expresa en las resoluciones administrativas impugnadas y en la contestación de la demanda de DINAPI, con relación al registro de signos en idiomas extranjeros, basado en la Ley, la doctrina y la jurisprudencia marcarias, a la forma de resolver dichos casos y a la causal de irregistrabilidad en que desemboca, esto es, establecido el significado de las palabras en idioma castellano, se analiza si los mismos constituyen términos genéricos y de uso común, lo que en caso afirmativo, determina la aplicación del art. 2 inc. "e" de la Ley de Marcas, que establece la prohibición de registro de signos genéricos o de uso común.-. Asimismo, el Abg. Hugo T. Berkemeyer en representación de ST. IVES LABORATOIRES, INC., contesta los agravios del recurrente (fs. 101 - 106) y -en resumen- manifiesta que no existe contradicción ni arbitrariedad en el análisis realizado por el Tribunal de Cuentas, señalando que la marca "Mineral Therapy" ya se encuentra registrada en otros países. Además, que la misma, no ha sido objeto de oposición por parte de terceros, habiendo transcurrido en exceso el plazo que tenían para hacerlo y que existen numerosas marcas registradas ante la DINAPI en la clase 3, que incluyen en su denominación las palabras "Mineral" y "Therapy", que no han sido consideradas genéricas.

CORTE SUPREMA DE USTICIA 100 01- Expediente: "ST. IVES LABORATORIES INC. UNA CORPORACION DE CALIFORNIA C/ RES. NRO. 438 DEL 01/07/2020, DICTADA POR LA DINAPI". Expt. de la C.S.J. Nro. 447/22. 白 Al analizar la cuestión traída a estudio corresponde señalar en, primer lugar, que tratándose de marcas, la cuestión de novedad y distintivita no es de solución fácil. Existe una línea tenue entre los signos registrables y los que no lo son. Lo que se busca es que el público consumidor, el comprador frecuente y el titular de la marca, no sea pasible de confusión, al adquirir un producto en el caso del público consumidor y al comercializar el mismo en el caso del titular de la marca.- Se debe señalar que al realizar el análisis, los signos deben considerarse en su conjunto, en forma sucesiva y pre- flexiva, el cotejo debe efectuarse en los tres campos en que la similitud puede manifestarse (gráfico, fonético e ideológico) y, por último, debe atenderse más a las semejanzas que a las diferencias de detalle.- En el presente juicio corresponde analizar si la resolución dictada por el Tribunal de Cuentas se ajusta o no a derecho conforme lo dispuesto por la legislación marcaria, Ley Nro. 1294/98. Para lo cual es necesario hacer una breve introducción del caso. En sede administrativa se presentó ante la Dirección de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria y Comercio el Abg. Hugo T. Berkemeyer, en representación de la firma ST. IVES LABORATOIRES INC. UNA CORPORACION DE CALIFORNIA, a solicitar el registro de la marca "MINERAL THERAPY", en la clase 03.- Por medio de la Resolución Nro. 1472 del 22 de Octubre de 2014, la Dirección de Marcas rechazó la solicitud de registro de la marca "MINERAL THERAPY" en la clase 03, y por medio de la Resolución Nro. 0438 del 01 de Julio de 2020, la Directora de Propiedad Industrial confirmó la resolución recurrida en apelación -Resolución Nro. 1472/2014. Los fundamentos de estos actos administrativos fueron que la marca solicitada no reúne los requisitos mínimos necesarios para madurar en registro ya que el mismo no trae aparejado ningún otro elemento novedoso ni original que haga que dicho termino adquiera distintividad. La firma ST. IVES LABORATOIRES INC. UNA CORPORACION DE CALIFORNIA interpuso demanda contenciosa- administrativa contra las citadas resoluciones.- Luego de haber realizado esta breve introducción, corresponde analizar si la marca solicitada "MINERAL THERAPY" para la clase Nro. 03 del nomenclador internacional, por la firma ST. IVES LABORATOIRES INC. UNA CALIFORNIA, puede o no ser inscripta como tal. Vaul Luis Mi Ministro Dr. Manuel Dejosús Ramirez Candi Dra. Ma. Carolina Llames O. MINISTRO Ministra Abg. Norma Domínguez Secretaria

En ese orden, corresponde observar lo dispuesto en la Ley Nro. 1294/98 "De Marcas", que en su art. 2 establece: "No podrán registrarse como marcas:... e) los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio..".- Así, se entiende que una denominación es genérica cuando la misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa el género al que pertenece el producto o servicio de que se trate. Por lo que, este carácter genérico del signo se da por el significado que tiene para los consumidores en el lenguaje de uso común y las costumbres del comercio. En el caso de autos, cabe señalar que la marca que se pretende registrar se presenta en el idioma Ingles, por lo tanto, de acuerdo al art. 140 de la Constitución, el cual expresa: "El Paraguay es un País pluricultural y bilingüe. Son idiomas oficiales el castellano y el guaraní. La Ley establecerá las modalidades de utilización de uno y otro. Las lenguas indigenas, así como las de otras minoría, forman parte del patrimonio cultural de la Nación", no se encuentra en ninguno de los idiomas oficiales del País, por lo que muestra características en un idioma ajeno, de modo a que no presenta la particularidad genérica en este caso para la legislación nacional. En este sentido, un signo marcario puede ser genérico y/o descriptivo en un determinado País y ser registrable en otro diferente, donde si posee aptitud distintiva por no evocar la designación del bien o servicio que distinguira en el mercado, es así que, un término que resulta genérico en cierta región para una determinado producto o servicio no lo es en otra diferente, y por tanto, se encuentra habilitado para registrarse como marca. Por lo que, teniendo en cuenta que la marca "MINERAL THERAPY", se encuentra diferenciada por estar expresada en el idioma Ingles, en este caso no presenta riesgo de confusión con otras marcas que sean identificadas en español. Reuniendo la marca solicitada los requisitos de novedad, distintivita y especialidad conforme a lo establecido en la legislación marcaria, Ley Nro. 1294/98, art. 1 que establece: "Son marcas todos los signos que sirvan para distinguir productos o servicios. Las marcas podrán consistir en una o más palabras, lemas, emblemas, monogramas, sellos, viñetas, relieves; los nombres, vocablos de fantasía, las letras y números con formas o combinaciones distintas; las combinaciones y disposiciones de colores, etiquetas, envases y envoltorios. Podrán consistir también en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos o de sus envases o envolturas, o de los medios o lugar de expendio de los productos o servicios correspondientes. Este listado es meramente enunciativo".

CORTE SUPREMA DE USTIÇIA 01 02 1111.03 Expediente: "ST. IVES LABORATORIES INC. UNA CORPORACION DE CALIFORNIA C/ RES. NRO. 438 DEL 01/07/2020, DICTADA POR LA DINAPI". Expt. de la C.S.J. Nro. 447/22. En - conclusión, en base a las consideraciones expuestas, corresponde NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto, y, en consecuencia, CONFIRMAR el Acuerdo y Sentencia Nro. 130 de fecha 20 de Mayo del 2022, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, debiendo ser anulado el acto administrativo impugnado, disponiéndose la prosecución del trámite de registro de la marca "MINERAL THERAPY" solicitada por la firma ST. IVES LABORATOIRES INC. UNA CORPORACION DE CALIFORNIA en la clase Nro. 03 del nomenclador internacional Niza.- En relación a las costas en esta instancia, corresponde que sean impuestas en el orden causado, de conformidad al artículo 193 del Código Procesal Civil, por la interpretación que causa la resolución de la cuestión planteada. ES MI VOTO. A su turno, la Dra. MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS dijo: Me adhiero al voto del distinguido colega preopinante, Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candía -por sus mismos fundamentos-, en el sentido de rechazar el recurso de apelación interpuesto por el representante de la parte demandada, confirmar el fallo dictado en estos autos por el Tribunal de Cuentas-Primera Sala y hacer lugar a la presente demanda, con imposición de costas en el orden causado. Debo -no obstante- efectuar dos puntualizaciones: una de ellas, obiterdictum, considero que si bien el idioma inglés no es un idioma oficial de la República del Paraguay, conforme dispone el artículo 140 de la Constitución Nacional, pueden existir otros casos en que, por particularidades propias de la marca, asi como la notoriedad propia de las mismas -tal como lo es este caso, pueda y deba estudiarse la pertinencia o no de la solicitud de registro de marca y que tenga que sopesarse la viabilidad de su registro considerando su grafía en idioma inglés, y en virtud de ello, considerar si la marca se encuentra o no incursa en la prohibición del artículo 2 de la Ley N° 1294/98.- Por otra parte, debo expresar que en el caso en particular, la concesión del registro de la marca solicitada no implica la susceptibilidad de apropiación de un vocablo aislado y de manera monopólica, sino que el registro de la marca se otorga como un conjunto que ha de apreciarse como un todo; en tal sentido, agregando a las consideraciones ya vertidas por el distinguido la marca solicitada posee suficiente distintividad y corresponde proceder al registro de la marca conforme con lo solicitado. ES MI VOTO.- Saun الكرة نشة 23 mitez Riera sfatro Dra. Ma. Carolina Lłanes O. Ministra Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candi: AMINISTRO Secreta

A su turno, el pr. LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA dijo: Que se adhiere al voto del Ministro Manuel De Jesús Ramírez Candía, por compartir los mismos fundamentos Con lo que se did por terminado el acto firmando S.S.E.E. todo por ante mí que lo certifica/ quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue: Ante mí:- dts narie/Boafez Riera Maina Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candi MINISTRO Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra 108.......... Asunción, 21 de maizo de 2023.- VISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede, la Excelentísima;- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA PENAL RESUELVE: 1.- DESESTIMAR el Recurso de Nulidad.- 2.- NO HACER LUGAR al recurso de Apelación interpuesto por el Abg. Ricardo Cattoni Gubetich, en representación de la DINAPI y en consecuencia, CONFIRMAR el Acuerdo y Sentencia Nro. 130 de fecha 20 de Mayo del 2022, dictado porlel Tribunal de Cuentas, Primera Sala.- 4.+ IMPONER as costas en el orden causado. 5.- ANOTAR, registrar y notificar. Ante mí:- 00 Dra. Ma. Carolina Llanes U. Ministra Luis María Benítez Riesa MInisAO cDr Manue Dejesús Ramírez Candi: CORTE. MINISTRO SUPREMD онла Abg. Navida Bomir Secretaria ez/v.