Jurisprudencia CSJ

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Expediente: "STARBUZZ TABACCO INC. C/ RES. NRO. 1040 DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2020 Y OTRA DICT. POR LA DINAPI". Expt. de la C.S.J. Nro. 644/22. 00 1011 02 03 • b -03- 2023 ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: . Sesenta y siete - de Asunción, República Paraguay. ..días del mes de... maño dos mil veintities, estando reunidos en la Sala de Acuerdos, los Excelentísimos Señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, MANUEL RAMÍREZ CANDIA, MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS y LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA, ante mí, la Secretaria autorizante, se trajo al acuerdo el expediente: "STARBUZZ TABACCO INC. C/ RES. NRO. 1040 DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2020 Y OTRA DICT. POR LA DINAPI" a fin de resolver los Recursos de Apelación у nulidad interpuestos contra el Acuerdo у Sentencia Nro. 69 de fecha 04 de mayo de 2022, y su aclaratoria dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala. Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvió plantear las siguientes: CUESTIONES: ¿Es nula la sentencia apelada? En caso contrario, ¿se halla ajustada a derecho? Practicado el sorteo de ley, para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: MANUEL DEJESUS RAMÍREZ CANDIA, MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS y LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA.- A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. MANUEL RAMÍREZ CANDIA DIJO: El recurrente expresamente desiste del Recurso de Nulidad interpuesto. Por otro lado, no se observan vicios de las formas del proceso o de la resolución judicial que justifiquen la declaración de nulidad, en forma oticiosa en los terminos autorizados por los Arts. 113 y 404 del Codigo Procesa Civil, por lo tanto corresponde TENER POR DESISTIDO el Recurso de Nulidad interpuesto. Es mi voto. A SU TURNO/LOS MINISTROS MARIA CAROLINA LLANES OCAMPOS Y LUIS NARIA BENITEZ RIERA DIJERON: Que se adhieren al voto del Ministro Manuel DeJesús Ramírez Candía, por compartir los mismos fundamentos.- Waul Luis María Benitez Riera Ministe Dr. Manuel Dejesús Ramírez Cendi Dra, Ma. Carolina Manes O. SINISTRO Abg. Norma Domínguez V. Secretaria

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el DR. MANUEL RAMÍREZ CANDIA DIJO: Por Acuerdo y Sentencia Nro. 69 de fecha 04 de mayo de 2022, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, resolvió: 1-) NO HACER LUGAR, a la presente demanda contencioso-administrativa promovida por la firma STARBUZZ TABACCO INC. contra RESOLUCION NRO. 1040 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2020 Y OTRA, DICTADA POR LA DIRECCION NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTLEECTUAL, conforme a los términos expuestos en el considerando de la presente resolución 2-) CONFIRMAR la resolución Nro. 1040 de fecha 23 de diciembre de 2020 y otra, dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual3-) IMPONER las costas de la instancia a la parte perdidosa. osible advertir diterencias ortográticas, fonéticao se fundamenta en que es visuales v conceptua es au son determinantes, por lo que no se podría producir que los consumidores se vean inducidos a errores respecto de la procedencia, cualidad y genero de los productos a distinguir, por ende ambas marcas pueden estar juntas en el mercado y podrán ser utilizadas por los consumidores sin posibilidad de confusión alguna.- Al momento de expresar agravios (fs. 228 - 237), el Abg. Hugo T. Berkemeyer en representación de la firma STARBUZZ TOBACCO INC. manifestó, que se agravian debido a que existe un elevadísimo riesgo de asociación o confusión indirecta, ya que tanto la marca de la adversa como la de su mandante parecen formar parte de una misma "familia de marcas". Es decir, que tienen ambas el mismo origen y que son ambas de propiedad del mismo titular. Así mismo, señala que se observa un alto grado de similitud ortográfica, fonética y visual entre las marcas en pugna. Por lo que, autorizar el registro "Mr. Freeze" causaría grave confusión entre los consumidores respecto a la procedencia, cualidad y genero de los productos a distinguir. Luego, el Abg. Ángel Peralta Heisecke, en representación de la DIRECCION NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, contesta los agravios (fs. 242 - 243) y manifiesta, en apretada síntesis, que si bien las marcas comparten el vocablo "FREEZE", en la visión de conjunto dejan una impresión fonética y visual muy diferente que aleja toda posibilidad de confundibilidad. Además, que las reglas del cotejo imponen analizar los signos en pugna según una visión de conjunto, pronunciando las palabras una seguida de la otra, sin artificiales desmembraciones. Por lo que, corresponde confirmar el Acuerdo y Sentencia recurrido. Así mismo, la Abg. Mónica de la Cruz en representación del Sr. Ali Mohamad Diab contesta los agravios del recurrente (fs. 244 - 245) y - en resumen - señala que el Acuerdo y Sentencia recurrido se ajusta a derecho en todas sus partes, de allí que mal se podría argumentarse por su revocatoria,

CORTE SUPREMA DE USTICIA 00 01 102 185) Expediente: "STARBUZZ TABACCO INC. Cl RES. NRO. 1040 DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2020 Y OTRA DICT. POR LA DINAPI". Expt. de la C.S.J. Nro. 644/22. 18 19 ya que nosse incurre en errores de forma ni fondo al juzgar la cuestión debatida, se adecuan en todo, tanto a los principios normativos de la Ley de Marcas, vigente, como las sabias instrucciones de la doctrina y jurisprudencia, y "'en particular a esta ultima parte que desde tiempo atrás ha establecido en forma permanente cual es el criterio determinante para establecer y resolver los conflictos entre dos marcas. . Al analizar la cuestión traída a estudio corresponde señalar en primer lugar, que tratándose de marcas, la cuestión de novedad y distintivita no es de solución fácil. Existe una línea tenue entre los signos registrables y los que no lo son. Lo que se busca es que el público consumidor, el comprador frecuente y el titular de la marca, no sea pasible de confusión al adquirir un producto en el caso del público consumidor, y al comercializar el mismo en el caso del titular de la marca. Se debe señalar que al realizar el análisis, los signos deben considerarse en su conjunto, en forma sucesiva y pre- flexiva, el cotejo debe efectuarse en los tres campos en que la similitud puede manifestarse (gráfico, fonético e ideológico) y por último debe atenderse más a las semejanzas que a las diferencias de detalle.- En la presente causa corresponde analizar si la resolución dictada por el Tribunal de Cuentas se ajusta -o no- a derecho conforme lo dispuesto por la legislación marcaria, Ley Nro. 1294/98. Para lo cual es necesario hacer una breve introducción del caso. . En sede administrativa la firma "STARBUZZ TABACCO INC." se opuso a la solicitud del registro de marca "MR. FREEZE" solicitada para la clase Nro. 34 del nomenclador internacional, la oposición fue en base a los registros de marcas que esta firma posee en la misma clase "WATERMELON FREEZE" y "CUCUMBER FREEZE". Por medio de la Resolución Nro. 1126 del 13 de Diciembre de 2019, la Dirección de Asuntos Litigiosos rechazó la oposición planteada, por medio de la Resolución Nro. 1040 del 23 de Diciembre de 2020 la Dirección de PropiedadIndustrial confirmó la resolución recurrida en apelación, fundamentandose/ en que las marcas en pugna contienen elementos diterenciadores compararlas en su conjunto, son disimiles, originales y distiptas una en todos los planos de comparación, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente Luis María Benitez Riera Ministro Aba Merta BUmIngUez V Secretaria Dr, Manuel Delesús Ramírez Cand' Dra. Ma. Carolina Atanes O. MINISTRO

la firma STARBUZZ TABACCO INC. interpuso demanda contenciosa administrativa.— Luego de haber realizado esta breve introducción, corresponde analizar si la marca solicitada "MR. FREEZE" para la clase Nro. 34 del nomenclador internacional se diferencia suficientemente de las marcas registradas en la misma clase, de manera tal que no quepa lugar para la confusión en el público consumidor por riesgo de asociación.- En ese orden, corresponde realizar el siguiente cotejo, en el aspecto ortográfico se puede apreciar que las marcas registradas de la firma oponente se componen de la siguiente forma: "WATERMELON FREEZE" (2 palabras, 16 letras y 5 silabas) y "CUCUMBER FREEZE" (2 palabras, 14 letras y 4 silabas) a diferencia de la solicitante que se compone de la siguiente manera "MR. FREEZE" ( 2 palabras, 8 letras, 2 silabas); por otra parte, en el aspecto fonético, se puede apreciar que las pronunciaciones entre las marcas en pugna difieren ampliamente pues la marca solicitada incorpora elementos diferenciadores en su conjunto que le otorga características propias a diferencia de la ya registrada. Ahora bien, en el aspecto gráfico, se puede apreciar que la marca solicitada y la registrada no incluyen a su denominación una etiqueta.— Por otro lado, en el aspecto ideológico, se encuentra que ambas marcas evocan ideas similares, pues en ambas se protegen servicios de la misma clase (34). Pero se denota que la marca "WATERMELON FREEZE" - Registro Nro. 456855- fue concedida para amparar y proteger " tabaco de pipa, tabaco con melaza, tabaco, tabaco para fumar, tabaco saborizado, tabaco para narguile, narguile, cigarrillos electrónicos, liquido para cigarrillos y vaporizadores electrónicos comprendidos en la clase 34 del decreto nro. 8562 del 2012" y la marca "CUCUMBER FREEZE" -Registro Nro. 481864- fue concedida para amparar y proteger "Narguiles y narguiles electrónicos y sus accesorios; productos de tabaco; sustitutos del tabaco, en particular los hechos de té y plantas de te; te cortado y sin cortar para fumar como sustituto del tabaco; tabaco para cigarrillos; tabaco para mascar; tabaco de pipa; tabaco shisha; artículos de todo tipo para fumadores, en particular fósforos; Cigarrillos electrónicos; cigarros; cigarritos; cigarros electrónicos; dispositivos electrónicos para fumar vaporizando; E- liquido para su uso en dispositivos electrónicos para fumar y cigarrillos electrónicos, en concreto, liquido de recarga para dispositivos electrónicos para fumar y cigarrillos electrónicos; pipas para fumar; piedras aromáticas, en particular piedras aromáticas para pipas de agua; sustancias portadoras de minerales para aromatizantes, para uso". Mientras que la marca "Mr. FREEZE" fue solicitada para amparar y proteger "Artículos para ser usados con tabaco, cerillas, vaporizadores personales y cigarrillos

19 00 CORTE SUPREMA DE USTICIA 102103 Expediente: "STARBUZZ TABACCO INC. Cl RES. NRO. 1040 DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2020 Y OTRA DICT. POR LA DINAPI". Expt. de la C.S.J. Nro. 644/22. electrónicos, saborizantes y otras soluciones para los mismos; tabaco y •productos de tabaco (incluido sus sustitutos), clase 34.".- Por lo hasta aquí señalado, se puede apreciar que el elemento común entre las marcas en pugna, la palabra "FREEZE", no es suficiente para causar la confusión en el público consumidor, pues la marca solicitada es fonética y ortográficamente distinta a la ya registrada. Por consiguiente, se concibe la posibilidad de coexistemcia pacífica entre las marcas en pugna al no encontrar elementos susceptibles de causar confusión, configurando la marca solicitada una marca que reúne los requisitos de novedad, distintivita y especialidad conforme a lo establecido en la legislación marcaria, Ley Nro. 1294/98 Art. 1 que establece: "Son marcas todos los signos que sirvan para distinguir productos o servicios. Las marcas podrán consistir en una o más palabras, lemas, emblemas, monogramas, sellos, viñetas, relieves; los nombres, vocablos de fantasía, las letras y números con formas o combinaciones distintas; las combinaciones y disposiciones de colores, etiquetas, envases y envoltorios. Podrán consistir también en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos o de sus envases o envolturas, o de los medios o lugar de expendio de los productos o servicios correspondientes. Este listado es meramente enunciativo".-. Por tanto, en base a las consideraciones expuestas precedentemente corresponde NO HACER LUGAR a los recursos de apelación interpuestos, y en consecuencia CONFIRMAR el Acuerdo y Sentencia Nro. 69 de fecha 04 de mayo de 2022, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala. En relación a las costas en esta instancia, corresponde que sean impuestas en el orden causado, de conformidad al artículo 193 del Código Procesal Civil, por la interpretación que causa la resolución de la cuestión planteada. ES MI VOTO. A SU TURNO, LOS MINISTROS MARIA CAROLINA LLANES OCAMPOS Y LUIS MARIA BENÍTEZ RIERA DIJERON: Que se adhieren al voto del Ministro Manuel DeJesús Ramírez Candía, por compartir los mismos fundamentos. Con lo que sé dio por terminado el acto firmando S.S.E.E. todo por ante mí que lo certifica quedando acordada la sentendia que inmediatamente sigue: Ante mí:- Luis Maria Benítez Riera Ministro Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candi MINISTRO Dra. ta. Carolina Llanes O. Ministra лонио Secretaris

ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: ............ Asunción, 06 de marzo de 2023.- VISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede, la Excelentísima;- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA PENAL RESUELVE: 1-TENER POR DESISTIDO el Recurso de Nulidad interpuesto.- 2-CONFIRMAR el Acuerdo y Sentencia Nro. 69 de fecha 04 de Mayo de 2021, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, de conformidad a los fundamentos expuestos en el considerando de la presente resolución. 3-COSTAS en el orden causado en base al artículo 193 del Código Procesal Cixil. 4- ANOTAR registrar y notificar.- Ante mí:- Caus Luis Marta Benítez Riera Ministro и ана онили Abg. Norma Dominguez V Secretaria Manuel/Dejesús Ramírez Candi: MINISTRO SECRETARIA CONTENCIOSO CA AOMINSTRATVO