Jurisprudencia CSJ

CORTE SUPREMA DEJUSTICIA Expediente: "MULTIVAC SEPP HAGGENMULLER SE Y CO KG C/ LA RES. N° 607/20 DEL 28 DE AGOSTO DICT. POR LA DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL". Expt. de la C.S.J. Nro. 283/22. RECIBIDO 3 DISTICA CIVIL -03-2023 ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: Sesenta y seis. - • López Fra En la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, seis ...días del mes de.......marz• el si año dos mil veintitres estando reunidos en la Sala de Acuerdos, los Excelentisimos Señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA, MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS y MANUEL RAMÍREZ CANDIA, ante mí, la Secretaria autorizante, se trajo al acuerdo el expediente: "MULTIVAC SEPP HAGGENMULLER SE Y CO KG C/ LA RES. N° 607/20 DEL 28 DE AGOSTO DICT. POR LA DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL" a fin de resolver el Recurso de Apelación interpuestos contra el Acuerdo y Sentencia Nro. 04 de fecha 02 de Febrero del 2022, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala.- Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvió plantear las siguientes: - CUESTIONES: ¿Es nula la sentencia apelada? En caso contrario, ¿se halla ajustada a derecho? Practicado el sorteo de ley, para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: MANUEL DEJESUS RAMÍREZ CANDIA, MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS y LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA.- A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. MANUEL RAMÍREZ CANDIA DIJO: El recurrente no interpuso recurso de nulidad contra la citada resolución. Por otra parte, del estudio de la resolución recurrida no se observan vicios o defectos procesales que ameriten de oficio su declaración de nulidad en los términos autorizados por los artículos 113 y 404 del Código Procesal Civil. Por lo que corresponde DECLARAR DESIERTA la nulidad. ES MI VOTO.- A SU TURNO LOS MINSIROS MARA CAROLINA LLANES OCAMPOS Y LUIS MARIA BENITEZ RIERA DIJERON: Que se adhieren al voto del Ministro Manue De Jesús Ramirez Candía, por compartir los mismos fundamentos.- Luis María/Benitez Riera Ministro Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candi MINISTRO Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra Apg. Norma Dominguez V. Secretayía

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el DR. MANUEL RAMÍREZ CANDIA DIJO: Por Acuerdo y Sentencia Nro. 04 de fecha 02 de Febrero del 2022, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, resolvió: 1-) HACER LUGAR a la presente demanda contencioso administrativa instaurada en autos por el abogado HUGO T. BERKEMEYER, en nombre y representación de la firma MULTIVAC SEPP HAGGENMULLER SE Y CO KG, contra la Resolución N° 607/20 del 28 de agosto dictada por la DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL - DINAPI; 2-) REVOCAR la Resolución Nro. 607/20 del 28 de agosto dictado por la DIRECCION NACIONAL de la PROPIEDAD INTELECTUAL - DINAPI, de conformidad a lo expuesto en el exordio de la presente resolución 3-) IMPONER, las costas a la perdidosa.——- El Acuerdo y Sentencia impugnado se fundamenta en que se puede apreciar que del parecido existente entre las marcas en pugna, no se está buscando quitar una ventaja comercial ni mucho menos incurrir en una competencia desleal, teniendo en cuenta que ambas marcas identifican a productos destinados a distintos sectores de la población y comercializados en lugares diferentes. Así mismo, señala que en el proceso administrativo no existió oposición alguna para el registro de la marca del actor, al contrario, se presento un acuerdo conciliatorio donde se plasmo el consentimiento de la empresa poseedora del derecho propietario, lo que constituiría otro indicador importante, que ambas marcas podrían coexistir pacíficamente. Al momento de expresar agravios (fs. 74 - 77), el Abg. Angel Peralta Heisecke en representación de la DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL (DINAPI) manifestó, en apretada síntesis que: El preopinante basa su decisión en un razonamiento contradictorio y arbitrario pues, luego de afirmar que entre los signos efectivamente no existen diferencias de ninguna índole, ni fonética ni visual, además del agravante de compartir el mismo nomenclador, concluye que el signo es registrable bajo el único argumento de que los productos se comercializarían en lugares diferentes, lo que atenta contra todo el sistema legal de protección marcaria por pasar por alto el análisis integral que debió realizar de la posibilidad de confusión dada entre los signo. Por su parte, los representantes de la firma MULTIVAC SEPP HAGGENMULLER SE Y CO KG al contestar los agravios (fs. 85 - 91), señala que el escrito de expresión de agravios presentado por la adversa no contiene una crítica razonada del Acuerdo y Sentencia Nro. 04 de fecha 02 de Febrero del 2022, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala. Es solo la reproducción de argumentos ya alegados en el escrito de contestación de demanda en su oportunidad, ni ha expresado el daño o perjuicio que la resolución causa, lo que es esencial para que proceda la apelación.

CORTE SUPREMA DEJUSTICIA 01 02 Expediente: "MULTIVAC HAGGENMULLER SE Y CO KG C/ LA RES. N° 607/20 DEL 28 DE AGOSTO DICT. POR LA DIRECCION • NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL". Expt. de la C.S.J. Nro. 283/22. /41 91 00 RECE ESTADIS - 6 Al analizar la cuestión planteada corresponde señalar, en primer lugar, que tratándose de marcas, la cuestión de novedad y distintividad no es de solución fácil. Existe una línea tenue entre los signos registrables y los que ho lo son. Lo que se busca es que el público consumidor, el comprador frecuente y el titular de la marca, no sea pasible de confusión, al adquirir un producto en el caso del público consumidor, y al comercializar el mismo en el caso del titular de la marca. En segundo lugar, se debe considerar que al realizar el análisis, los signos deben considerarse en su conjunto, en forma sucesiva y pre-flexiva, el cotejo debe efectuarse en los tres campos en que la similitud puede manifestarse (grafico, fonético e ideblógico) y, por último, debe atenderse más a las semejanzas que a las diferencias de detalle. Ahora bien, en la presente causa corresponde analizar si la resolución dictada por el Tribunal de Cuentas, se ajusta o no a Derecho, al haber revocado el acto administrativo impugnado. Es decir, si efectivamente entre las marcas "MULTIVAC", marca registrada en la clase 07, y "MULTIVAC", marca solicitada para la misma clase, existen suficientes diferencias de tal forma que eviten la confusión en el público consumidor y consecuentemente se adecuen a lo dispuesto en la legislación marcaria.- En ese orden, corresponde realizar el siguiente cotejo, en el aspecto ortográfico se puede apreciar que la marca registrada se compone de la denominación "MULTIVAC" y la solicitante se compone de la denominación "MULTIVAC". No existiendo diferencia ya que la marca registrada se compone de una palabra de ocho letras, tres silabas, igualmente, la marca solicitada consta de una palabra, ocho letras y tres silabas. En el aspecto fonético, ambas marcas son idénticas, pues ambas utilizan la misma palabra "MULTIVAC" advirtiéndose que no existen diferencias para una y otra. No contando diferencias, se encuentra configurada una similitud fonética, pues las marcas al ser pronunciadas tienen el mismo sonido . En cuanto al aspecto grafico, se puede apreciar que la marca solicitada y la registrada no incluyen a su denominación una etiqueta. Por otro lado, en el aspecto ideologico, se encuentra que ambas similares, pues en ambas se protegen servicios de la misma clase (07). Pero se denota que la marca "MULTIVAC" -Registro Nro. 366249- fue concedida para amparar y proteger "Aparatos para el reemplazo y Luis María Benitez Riera Ministro Dr. Manuel Dejesús Ramirez Candi Dra. Ma. Carolina Itunes U. MINISTRO Ministra Abg. Norme Deminguek V. Secretaria

remoción de fluido en vehículos, a sabe, tuberías de fluido, válvulas para bombas, válvulas de control y válvulas eléctricas y juegos de componentes para transmisión de energía mediante fluido compuestos por mangueras, conexiones y soportes para su uso en maquinaria, todos los productos anteriores, con exclusión de equipo de baja presión o vacio para instalaciones de empaquetado". Mientras que la marca "MULTIVAC" fue solicitada para amparar y proteger " Maquinas para embalaje, maquinas de moldeo, llenado y sellado (maquinas FFS), maquinas para embutir, maquinas de termoformado, maquinas de sellado, maquinas para precintar bandejas, maquinas de cámaras en vacio, maquinas de cintas de cámaras de vacío, maquinas dosificadoras, máquinas automáticas de agrupación y carga, sistemas robóticos, cintas transportadoras, dispositivos mecanizados de alimentación, retirada y transporte, equipos mecanizados de corte, dispositivos retráctiles, máquinas de secado, máquinas de encartonar, máquinas de etiquetar, aparatos de impresión comprendidos en la clase 07". En este contexto, cabe señalar que las marcas en pugna protegen y amparan servicios de la misma clase Nro. 07. Así, conviene resaltar que Paraguay adopta el sistema de Clasificación de Niza, onceava edición, versión 2019, la cual indica que en la clase Nro. 07 se protegen los siguientes productos: "CLASE 07: Máquinas, máquinas herramientas y herramientas mecánicas; motores, excepto motores para vehículos terrestres; acoplamientos y elementos de transmisión, excepto para vehículos terrestres; instrumentos agrícolas que no sean herramientas de mano que funcionan manualmente; incubadoras de huevos; distribuidores automáticos."- Por lo hasta aquí señalado, y advertido que ambas marcas - registrada y solicitada- fueron postuladas para la misma clase Nro. 07 de la clasificación de NIZA, supuesto que acarrearía una confusión en el público consumidor, pues las marcas en análisis son similares en los planos ortográficos, fonéticos e ideológico, sin encontrarse diferencias; asimismo, tampoco contienen etiquetas -en el plano grafico- las cuales ayuden en la diferenciación. Es decir, nada impediría a que concedida la marca MULTIVAC, esta causara confusión en el público consumidor. Por otra parte, cabe observar el Art. 2 de ley Nro. 1294/98, el cual en su inciso pertinente establece: "No podrán registrarse como marcas:... f) los signos idénticos o similares a una marca registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca;..."

00. CORTE SUPREMA DEJUSTICIA 1,03 Expediente: "MULTIVAC SEPP HAGGENMULLER SE Y CO KG C/ LA RES. N° 607/20 DEL 28 DE AGOSTO DICT. POR LA DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL". Expt. de la C.S.J. Nro. 283/22. 141/91 b 2023 Por tanto, en base a las consideraciones expuestas precedentemente corresponde HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto, y en consecuencia REVOCAR el Acuerdo y Sentencia Nro. 04 de fecha 02 de Febrero del 2022, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, debiendo ser CONFIRMADO el acto administrativo impugnado. En lo que respecta a las costas, considero que estas deben ser impuestas en el orden causado, conforme a lo dispuesto en el Artículo 193 del Código Procesal Civil, por la interpretación que causa la resolución de la cuestión planteada.ES MI VOTO. A su turno, la Dra. MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS dijo: Disiento respetuosamente de los argumentos sostenidos por el ilustre Ministro preopinante por los motivos que paso a exponer seguidamente: . Por Acuerdo y Sentencia N° 4 de fecha 2 de febrero de 2022, el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala resolvió: 1) HACER LUGAR a la presente demanda contencioso - administrativa instaurado en autos por el abogado HUGO T. BERKEMEYER, en nombre y representación de la firma MULTIVAC SEPP HAGGEBMULLER SE Y CO KG contra la Resolución N° 607/20 del 28 de agosto dictada por la DIRECCION NACIONAL D ELA PROPIEDAD INTELECTUAL- DINAPI; 2) REVOCAR la Resolución Nro. 607/20 del 28 de agosto dictada por la DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL- DINAPI de conformidad a lo expuesto en el exordio de la presente resolución; 3) IMPONER, las costas a la perdidosa; 4) ANOTAR, registrar, notificar y remitir un ejemplar a la Excma. Corte Suprema de Justicia"- Contra la mencionada resolución, se agravia la parte demandada DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL- DINAPI, conforme al escrito obrante a fs. 74/77 de autos: Por su parte la ACTORA MULTIVAC SEPP HASGGENMULLER SE Y CO KG contesta los agravios conforme al escrito obrantes a fs. 88-91 de autos, ya expuesto por el Ministro preopinante, por ello se pasa al estudio de la cuestión. Así, del análisis de las constancias de autos y de lo expuestos por las partes, concluyo que se debe determinar si existe o no suficiente distinción (especificidad) entre los productos de las marcas "MULTIVAC" Sepp Haggenmuller SE/ & Co KG clase 7 (solicitada) y "MULTIVAC" RPM INDUSTRIES" ELO clase 7 (registrada) Al respecto, se trae a colación el art. 1 de la Ley No 1294198 que dispone: "Son marcas todos las signos que sirvan para distinguir productos o али Luis Marie Benítez Riera Ministro Or. Manuel Dejesús Ramírez Cand! MINISTRO Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra Agg. Norme Deminguez V. Secretaria

servicios. Las marcas podrán consistir en una o más palabras, lemas, emblemas, monogramas, sellos, viñetas, relieves; los nombres, vocablos de fantasía, las letras y números con formas o combinaciones distintas; las combinaciones y disposiciones de colores, etiquetas, envases y envoltorios. Podrán consistir también en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos o de sus envases o envolturas, o de los medios o lugar de expendio de los productos o servicios correspondientes. Este listado es meramente enunciativo".- Por otra lado, el Artículo 2°.- "No podrán registrarse como marcas: f) los signos idénticos o similares a una marca registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca";.- Según la CLASIFICACIÓN DE NIZA - 11 edición, versión 2019, (vigente) la clase 7 es para : "Máquinas, máquinas herramientas y herramientas mecánicas; motores, excepto motores para vehículos terrestres; acoplamientos y elementos de transmisión, excepto para vehículos terrestres; instrumentos agrícolas que no sean herramientas de mano que funcionan manualmente; incubadoras de huevos; distribuidores automáticos" Nuestra legislación, permite el registro de la misma marca en una misma clase, con la condición de que existan distinción (especificidad) entre los productos, conforme los arts. 8 y 9 (a contrario censu) de la Ley N° 1294/98. En el caso de autos ambas marcas son para la clase 7, al respecto ,dicha clase es para diversas máquinas, tal como se observa en la clasificación antes transcripta; por ello es importante acudir a la descripción realizada por las partes, a fin de verificar si ambos productos tratan de la misma máquina y si tienen la misma función. Así la marca MULTIVAC ya registrada; es para aparato para el reemplazo y remoción de fluidos en vehículos, a sabe, tuberías de fluidos, válvulas para bombas, válvulas de control y válvulas eléctricas y juegos de componentes para transmisión de energía mediante fluido compuestos por mangueras, conexiones y soportes para su uso en maquinarias, todos los productos anteriores, con exclusión de equipo de baja presión o vacío para instalaciones de empaquetado"; mientras marca que se pretende registrar es para Maquinas para embalajes; máquinas de moldeo, llenado y sellado (maquinas FFS); máquinas para embutir; máquinas de termoformado; máquinas de sellado; máquinas para precintar bandejas; máquinas de cámara en vacío; máquinas de cintas de cámaras de vacío, maquinas dosificadoras; máquinas automáticas de agrupación y carga; sistemas robóticos; cinta transportadoras; dispositivos mecanizados de alimentación; retirada y Transporte; equipos mecanizados de corte; dispositivos retráctiles; máquinas

CORTE SUPREMA DEJUSTICIA 100. Expediente: "MULTIVAC SEPP HAGGENMULLER SE Y CO KG C/ LA RES. N° 607/20 DEL 28 DE AGOSTO DICT. POR LA DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL". Expt. de la C.S.J. Nro. 283/22. 91 02 03 TICA CIVIL 07. -03 de secado, máquinas de encartonar; máquinas de etiquetar; aparatos de impresión comprendidos en la clase 7 (SIETE) del Decreto 8562 del año 2012.- De lo anterior se extrae que la máquina que se pretende registrar no guarda relación con la maquina ya registrada, pues son para distintos rubros, cumplen distintitas funciones, entonces considerando que nuestra normativa permite la coexistencia en el mercado y en el registro de marcas idénticas y similares siempre que distingan o protejan productos o servicios suficientemente diferenciados. En el caso de autos las descripciones de los productos se encuentran estrictamente delimitadas y diferenciadas una de otra; no hubo oposición y medió acuerdo entre el solicitante y el dueño de la marca ya registrada, por tanto no hay peligro de competencia desleal o perjuicio para terceros. Ahora pasamos a analizar si hay riesgo de confusión al momento de ser adquirido por el consumidor, al respecto, el producto ya registrado y el que se pretende registrar; no son para cualquier consumidor, son para técnicos, que conocen perfectamente el tipo de máquina y la función que cumplen las mismas, por ello no existe la más mínima posibilidad de confusión al momento de su compra. Por otro lado, estos productos no se exhiben ni venden en un mismo lugar, sino en lugares distintos uno del otro.- De lo todo lo expuesto, se concluye que no existe impedimento alguno para que la marca solicitada pueda ser registrada, por tanto corresponde no hacer lugar al Recurso de Apelación interpuesto por la parte demandada- DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL- DINAPI -y en consecuencia confirmar el Acuerdo y Sentencia N° 4 de fecha 2 de febrero de 2022, el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala. En cuanto a las COSTAS, de conformidad a los Artículos 192 y 203, inc. a) del Código Procesal Civil, deben ser impuestas al recurrente. ES MI VOTO. A su turno, el Dr. LUIS MARIA BENITEZ RIERA dijo: Que se adhiere al voto del Ministro preopinante por los mismos fundamentos. con lo que de dio por terminado el acto firmando S.S.E,E. todo por ante mi que lo certifica quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue Ante mi Luy Mara Benftez Riera Ministro алт Dr. Manuel Dejesús Ramírez CanDra. Ma. Carolina Llanes O. MINISTRO Ministra apg. Norma Deminguez V Secretaria