Jurisprudencia CSJ

RE CORTE SUPREMA DE USTICIA 2022 EXPEDIENTE: PINZON LOFTS S.A. C/ RES. N° 46/19 DEL 26 DE FEBRERO DICT. POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-DINAPI. ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO Setecientor veintiocho 3 ese el cuit uncion catal de la repibia del parasu a b tros •...días embildel año dos mil veintidós, estando reunidos en la Sala de Acuerdos los Excelentísimos Señores Miembros de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, los Ministros Dres. MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS, MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA y LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA, por ante mí, la Secretaria autorizante, se trajo a acuerdo el expediente caratulado: "PINZON LOFTS S.A. C/ RES. Nº 46/19 DEL 26 DE FEBRERO DICT. POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-DINAPI", a fin de resolver los Recursos de Nulidad y Apelación interpuestos por los representantes de la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual contra el Acuerdo y Sentencia N° 14 de fecha 14 de enero de 2021 dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala.- Previo estudio de los antecedentes del caso, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, resolvió platear y votar las siguientes: CUESTIONES: ¿Es nula la sentencia apelada? En caso contrario, ¿se halla ella ajustada a derecho? Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: BENÍTEZ RIERA, RAMÍREZ CANDIA y LLANES OCAMPOS. A la primera cuestión planteada, el Ministro Dr. LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA dijo: La parte recurrente no ha fundamentado en forma expresa e individualizada el recurso de nulidad. Por otro lado, no se observa en la sentencia impugnada vicios o defectos que ameriten la declaración de oficio de su nulidad en los términos autorizados por los Arts. 113 y 404 del Código Procesal Civil. Por tanto, corresponde declarar desierto el recurso de nulidad interpuesto en estos autos. Es mi voto. . A su turno, los Ministros Dres. RAMÍREZ CANDIA y LLANES OCAMPOS manifiestan que se adhieren al voto que antecede por los mismos fundamentos. -..... A la segunda cuestión planteada, el Dr. LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA prosiguió diciendo: Los miembros del Tribunal del Cuentas, Segunda Sala, por Acuerdo y Sentencia N° 14 de fecha 14 de enero de 2021 (fs. 75/78), hicieron Jûgar a Luis Maria/benítez Riera Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candi. MINISTRO Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra Atg, Norwa Bamingusz V. Secrotaria

lo solicitado por la parte actora, en los siguientes términos: "1) HACER LUGAR, a la presente demanda contencioso administrativa instaurada en autos, por la firma PINZON LOFTS SA.... 2) REVOCAR la Res. N° 46/19 del 26 de febrero, dictada por la DIRECCIÓN NACIONAL de la PROPIEDAD INTELECTUAL-DINAPI... 3) IMPONER LAS COSTAS, a la parte perdidosa... 4) ANOTAR...". . Que, se alza, en apelación, contra lo resuelto por el precitado Acuerdo y Sentencia, la parte demandada (Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual), fundamentando el recurso en los términos del escrito de fs. 88/89 de autos, manifestando que el A quo incurrió en una notoria contradicción al sostener que entre las marcas en pugna si bien "... son idénticas en cuanto a su significado, la fonética y gráfica de las frases expresadas en distintos idiomas", sin embargo, concluye que "les da una diferenciación a todas luces clara y consistente, teniendo en cuenta el conjunto formado, lo que otorga una identidad propia a la marca solicitada", cuando la identidad conceptual, gráfica y fonética de una denominación solicitada con otra que ya se encuentra registrada es causal de prohibición de registro de marca. Por otro lado, resulta imposible una visión en conjunto ya que las denominaciones en pugna no se hallan acompañadas con otros términos o figuras-logos. A su vez, la parte actora ha contestado el pertinente traslado en los términos del escrito que obra a fs. 92/93 de autos, solicitando la confirmación de la resolución apelada. - QUE, antes de entrar a estudiar el fondo de la cuestión debemos realizar una breve síntesis de las cuestiones administrativas que sirvieron de base a la presente demanda. Así tenemos que en fecha 6/11/2017 se presentó ante la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual la Agente Ana María Abente, en representación de la firma PINZON LOFTS S.A., a solicitar el registro de la marca "PROTOTYPE", en la clase 35. La Dirección General de Propiedad Industrial dictó la Resolución N° 0046 del 26/02/2019 por la cual rechaza la solicitud de registro de la marca "PROTOTYPE", clase 35, presentada por PINZON LOFTS S.A. Al fundamentar dicha decisión, la Dirección General de Propiedad Industrial sostuvo que existe una solicitud previa de registro de la marca PROPTOTIPO, clase 35, por lo que la solicitud de la marca PROTOTYPE incurre en la prohibición establecida en el artículo 2 inc. f) de la Ley N° 1294/98 De Marcas. QUE, de lo precedentemente analizado y transcripto, resulta obvio que el meollo de la cuestión se circunscribe a resolver si la marca solicitada (PROTOTYPE) por la firma PINZON LOFTS S.A., y cuya inscripción debería hacerse en la clase 35, puede o no confundirse, con la marca ya inscripta (PROTOTIPO), también de la clase 35.-~ QUE, entrando a examinar la cuestión, debo señalar como ya dijera en fallos análogos anteriores, que la esencia de la marca está en poder excluir a otros en el uso de marcas confundibles. El espíritu de la legislación marcaria, conforme la doctrina imperante, es el de evitar la confusión. Tanto es así que ya no se habla de

CORTE SUPREMA DE USTICIA 2022 EXPEDIENTE: PINZON LOFTS S.A. C/ RES. N° 46/19 DEL 26 DE FEBRERO DICT. POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-DINAPI. - 3 Ronque, las marcas deben ser claramente inconfundibles, sino que deben ser claramente distinguibles. Se pone acento así en la necesidad de una clara diferenciación de las /so marcas en pugna. En el caso sub-examine ¿son las marcas en pleito confundible.?... QUE, para poder responder la pregunta precedente y para mejor apreciación y entendimiento de la cuestión, a continuación, pasamos a exhibir y confrontar, para luego analizar, la marca solicitante y la marca oponente: PROTOTYPE (marca solicitada) PROTOTIPO (marca inscripta) Que, al contrastar las marcas en pugna y para llegar a un veredicto sobre la confundibilidad o no de las mismas, resulta imperioso realizar el análisis de diferenciación gráfica, fonética e ideológica (los tres campos principales en los cuales debe efectuarse el cotejo de los signos marcarios según los autores Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas en su obra Derecho de Marcas, Tomo II, Editorial Eliasta). Entonces, si bien ambas marcas comparten similares características, no es menos cierto que existen diferencias y otros factores que impiden el riesgo de confusión, según los siguientes puntos: . En primer lugar, la marca solicitada (PROTOTYPE) se halla escrita en idioma extranjero (inglés), mientras que la marca registrada está escrita en castellano (PROTOTIPO), lo que hace que al pronunciarlas, la diferencia fonética sea marcada. Así, al realizar la prueba de comparación auditiva, la pronunciación de las marcas en litigio en voz alta, resultan harto diferentes. Que, en segundo lugar, si bien es cierto que ambas marcas compartirían la clase 35, no es menos cierto que dicha clase es sumamente amplia, por lo que mal podríamos limitar con dicho argumento la concesión de registros. Al respecto, la mencionada clase 35 comprende servicios de gestión, explotación, organización y administración de empresa comercial o industrial, así como servicios de publicidad, marketing y promoción. También incluye agrupación de productos (catálogos, sitios web, etc.), decoración de escaparates, servicio de relaciones públicas, producción de programas de televentay organización de ferias comerciales, optimización de motores de búsqueda, negociación de contratos, servicios de selección de personal, análisis del precio de costo, gestión comercial de licencias de productos serviçios de terceros, trabajos de oficina, etc. Luis Maria Veri: 2 Riera Dr. Manuel Dejesús Ramirez Cand MINISTRO Dra. Ma. CarolingLtanes O. Ministra Abg. Norma DeringuesV. Secretarla

Que, otro punto de peso para resolver esta cuestión, es la ausencia de oposición por parte del titular dueño (Alan Ortiz Díaz Escobar) de la marca registrada (PROTOTIPO), quien no utilizo la oportunidad de oponerse al registro de la marca solicitada. Por otro lado, tal y como lo sostuvo la actora, y según las constancias de autos, la marca solicitada se halla registrada actualmente en otras dos clases (3 y 25), inclusive con bastante anterioridad a la inscripción de la marca PROTOTIPO en la clase 35. Como lo sostiene Fernández-Novoa: "La marca no estriba en un signo abstractamente considerado, sino que es un signo puesto en relación con una o varias clases de productos o servicios. Paralelamente, el derecho sobre la marca no recae sobre un signo per se, sino sobre un signo puesto en relación con una o varias clases de productos o servicios". Que, por otro lado, debe convenir que no se verifica, bajo ningún sentido, la contradicción invocada por el apelante, quien más bien ha tergiversado los fundamentos del Tribunal inferior, pues a fs. 76 vito. claramente éste ha advertido que, en el caso de autos, si bien la pronunciación de las palabras finales "PROTOTIPO" y "PROTOTYPE" son idénticas en cuanto a su significado, la fonética y gráfica de las frases expresadas en distintos idiomas, les da una diferenciación a todas luces clara y consistente, teniendo en cuenta el conjunto formado, lo que otorga una identidad propia a la marca solicitada", por ende, queda muy claro cuáles son los aspectos que a criterio del Tribunal diferencian a las marcas en pugna. También resulta improcedente lo expresado por el apelante en cuanto a que es imposible una visión en conjunto de las denominaciones en conflicto ya que, por un lado, para argumentar dicha postura se limita a manifestar una mera apreciación personal, sin invocar normativa, doctrina o jurisprudencia alguna que respalde y otorgue una relevancia jurídica a su posición, y, por otro lado, es criterio de esta Magistratura, y de la doctrina, que es la totalidad del conjunto lo que debe ser objeto de análisis y no sus partes por separado, es así que se analiza, independientemente a cómo esté formada la marca y como se dijera más arriba, los aspectos gráfico, fonética y conceptual, como lo ha realizado el Tribunal Inferior. . Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas precedentemente, corresponde NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por los representantes de la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual en estos autos, y, en consecuencia, CONFIRMAR el Acuerdo y Sentencia N° 14 de fecha 14 de enero de 2021 dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala. En cuanto a las costas de esta Instancia, de conformidad con lo establecido en los Arts. 192 y 203 del C.P.C. inc. a), las mismas deben ser impuestas a la parte apelante. ES MI VOTO.- A su turno, el Ministro Dr. MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA dijo: Que, disiento respetuosamente de la opinión del preopinante, por los motivos que expongo a continuación.-

09 90 Lais Mariapoii 3z Riera Abg. Norma Domingues V. Socretarla CORTE SUPREMA EXPEDIENTE: PINZON LOFTS S.A. C/ RES. N° 46/19 DEL 26 DE FEBRERO DICT. POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-DINAPI.- 申JUSICIA 3 Rode HAloanalizar la cuestión planteada corresponde señalar, en primer lugar, que tratándose de marcas, la cuestión de novedad y distintividad no es de solución fácil. sExiste ouna línea tenue entre los signos registrables y los que no lo son. Lo que se busca es que el público consumidor, el comprador frecuente y el titular de la marca, no sea pasible de confusión, al adquirir un producto en el caso del público consumidor, y al comercializar el mismo en el caso del titular de la marca.- En segundo lugar, se debe considerar que al realizar el análisis, los signos deben considerarse en su conjunto, en forma sucesiva y pre-flexiva, el cotejo debe efectuarse en los tres campos en que la similitud puede manifestarse (grafico, fonético e ideológico) y, por último, debe atenderse más a las semejanzas que a las diferencias de detalle. Ahora bien, en la presente causa corresponde analizar si la resolución dictada por el Tribunal de Cuentas, se ajusta o no a Derecho, al haber revocado el acto administrativo impugnado. Es decir, si efectivamente entre las marcas en pugna "PROTOTIPO" marca registrada en la clase 35, y "PROTOTYPE", marca solicitada en la clase 35 (por la firma PINZON LOFTS S.A.) existen suficientes diferencias de tal forma que eviten la confusión en el público consumidor y consecuentemente se adecuen a lo dispuesto en la legislación marcaria.-..- En ese orden, corresponde realizar el siguiente cotejo, en el aspecto ortográfico se puede apreciar que la marca registrada se compone de la denominación "PROTOTIPO" a diferencia de la solicitante que se compone de la denominación "PROTOTYPE". No existiendo diferencia ya que la marca registrada se compone de una palabra de nueve letras , cuatro silabas, mientras que la marca solicitada consta de una palabra, nueve letras y cuatro silabas.- En el aspecto fonético, ambas marcas comienzan con la denominación "PROTO" advirtiéndose que las terminaciones son ligeramente distintas para una y otra. Pese a contar con terminaciones diferentes, encuentro configurada una similitud fonética, pues las marcas al ser pronunciadas tienen un sonido similar. En cuanto al aspecto grafico, se puede apreciar que la marca solicitada y la registrada no incluyen a su denominación una etiqueta.- Por otro lado, en el aspecto ideológico, se encuentra que ambas marcas evocan ideas similares, pues en ambas se protegen servicios de la misma clase (35). Pero se denotarque la marca PROTOTIPO -Registro Nro. 473347-fue concedida para amparar y proteger Servicios de publicidad. Gestión de negocios comerciales. Administraçión comercial, Trabajos de oficina". Mientras que la marca PROTOTYPE fue solicitada para amparar y proteger "Servicios de importación, expartación, comercialización y venta de prendas de vestir, calzados, artículos de moda, lentes". aull Dra. Ma. Carolina Lianes U. Ministra

servicios de la misma clase Nro. 35. Así, conviene resaltar que Paraguay adopta el sistema de Clasificación de Niza, onceava edición, versión 2019, la cual indica que en la clase Nro. 35 se protegen los siguientes productos: "CLASE 35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina."- Por lo hasta aquí señalado, y advertido que ambas marcas -registrada y solicitada- fueron postuladas para la misma clase Nro. 35 de la clasificación de NIZA, supuesto que acarrearía una confusión en el público consumidor, pues las marcas en análisis son similares en los planos ortográficos, fonéticos e ideologico, diferenciándose únicamente por el radical "TYPE" reemplazada en la terminación de la marca registrada; asimismo, tampoco contienen etiquetas -en el plano grafico- las cuales ayuden en la diferenciación. Es decir, nada impediría a que concedida la marca PROTOTYPE, esta causara confusión en el público consumidor.- Por otra parte, cabe observar el Art. 2 de ley Nro. 1294/98, el cual en su inciso pertinente establece: "No podrán registrarse como marcas.... f) los signos idénticos o similares a una marca registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca;...". Por tanto, en base a las consideraciones expuestas precedentemente corresponde HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto, y en consecuencia REVOCAR el Acuerdo y Sentencia Nro. 14 de fecha 14 de Enero del 2021, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, debiendo ser CONFIRMADO el acto administrativo impugnado. En lo que respecta a las costas, considero que estas deben ser impuestas en el orden causado, conforme a lo dispuesto en el Artículo 193 del Código Procesal Civil, por la interpretación que causa la resolución de la cuestión planteada. ES MI VOTO. A su turno, la DRA. LLANES OCAMPOS manifiesta que se adhiere al voto del Ministro Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candia, que artecede, por los mismos fundamentos. Con lo dio por terminado el acto firmando S.S.E.E., todo por ante que lo certico ayedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue: Lule Marie Deintaz Riera MAin Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra MINISTRO ANTE MÍ: Abg. Nerma Beninguez V. •Secrotaria

CORTE SUPREMA DEJUSTICIA EXPEDIENTE: PINZON LOFTS S.A. C/ RES. N° 46/19 DEL 26 DE FEBRERO DICT. POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-DINAPI. 13.1161.15/.15 ACUERDO Y SENTENCIA N°...728 Asunción, 03 de noviembrl de 2022.- - 3 Roque Mbalbó CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA PENAL Fizcalizador RESUELVE: S 1) , RECLARAR DESIERTO el Recurso de Nulidad interpuesto en estos auto..... 2) HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto, y en consecuencia REVOCAR el Aeuerdo y Sentencia Nro. 14 de fecha 14 de Enero del 2021, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, debiendo ser CONFIRMADO el acto administrativo impugnadd. - 3) 4) COSTAS en el orgen causado. ANÓTESE, regístrese y notifíquese. Luis Maria Senioz Riera Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra * ANTE MÍ: SECRETAPIA CONTENCIOSO SEPREMA оники Abg. Nosma Dominguez v. Sacretaria JUSTICIA Dr. Manuel Dejesús Ramirez Candi. MINISTRO