Jurisprudencia CSJ

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA** Expediente: "CHEP TECHNOLOGY PYTY LIMITED CONTRA RESOLUCION NRO. 534 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 201 9, DICTADA POR LA DIRECCION NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (DINAPI)". Expt. de la C.S.J. Nro. 48/20. ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: Leiscientos noventa y cuatro En la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, días del mes de octubre el año dos mil veintidós, estando reunidos en la Sala de Acuerdos, los Excelentísimos Señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, MANUEL RAMÍREZ CANDIA, MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS y LUIS MARÍA BENÍTEZ RIE RA, ante mí, la Secretaria autorizante, se trajo al acuerdo el expediente: "CHEP TECHNOLOGY PYTY LIM ITED CONTRA RESOLUCION NRO. 534 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCION NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (DINAPI)" a fin de resolver los Recursos de Apelación y nulidad interpue stos contra el Acuerdo y Sentencia Nro. 16 de fecha 01 de marzo de 2022, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala. Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvió plan tear las siguientes: **CUESTIONES:** ¿Es nula la sentencia apelada? En caso contrario, ¿se halla ajustada a derecho? Practicado el sorteo de ley, para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: MANUEL DEJESUS RAMÍREZ CANDIA, MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS y LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA. **A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA**, el Dr. MANUEL RAMÍREZ CANDIA DIJO: El recurrente no fundo expre samente el recurso de nulidad interpuesto. Por otra parte, del estudio de la resolución recurrida no se observan vicios o defectos procesales que ameriten de oficio su declaración de nulidad en los té rminos autorizados por los artículos 113 y 404 del Código Procesal Civil. Por lo que corresponde DEC LARAR DESIERTO la nulidad. ES MI VOTO. Luis María Benítez Riera Ministro Dr. Manuel Dejesus Ramírez Candia MINISTRO Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra

A SU TURNO, LOS MINISTROS MARIA CAROLINA LLANES OCAMPOS Y LUIS MARIA BENITEZ RIERA DIJERON: Que se a dhieren al voto del Ministro Manuel De Jesús Ramírez Candía, por compartir los mismos fundamentos. A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el DR. MANUEL RAMÍREZ CANDIA DIJO: Por Acuerdo y Sentencia Nro. 16 de fecha 04 de febrero del 2022, el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, resolvió: **1-)** NO HACER LU GAR, a la presente demanda contencioso-administrativa promovida por la firma CHEP TECHNOLOGY PYTY LI MITED contra la RESOLUCION NRO. 534 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2019. DICTADA POR LA DIRECCIÓN NACIO NAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, conforme a los términos expuestos en el considerando de la presente resolución. **2-)** CONFIRMAR la resolución Nro. 534 de fecha 18 de noviembre de 2019, dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad (DINAPI). **3-)** IMPONER las costas de la instancia a la part e perdidosa. El Acuerdo y Sentencia impugnado se fundamenta en que la solicitud de registro de marca, no es noved osa ni original o distintiva, no como una etiqueta , al no existir una imagen de fantasía, sino más bien una figura usual y genérica, dando así una posible ventaja funcional del producto al cual se ap lica, siendo que de aceptarse su registro como MARCA TRIDIMENSIONAL, la misma produciría una situaci ón de privilegio en favor de la firma Chep Technology Pyty Limited. Al momento de expresar agravios (fs. 168 - 197), el Abg. Rafael Salomoni en representación de la fir ma **Chep Technology Pty Ltd.** manifestó, que se agravian debido a que se ha obviado en el consider ando de la Sentencia, las innumerables instrumentales y documentales arrimados, internacionalmente, en donde se deja en claro que lo novedoso, esencial y lo que se pide es la forma con la combinación cromática de los elementos que la conforman. Además, se ha errado en el análisis y enfoque de la pet ición presentada, ya que no se está solicitando la reivindicación de colores aislados, entre sí, sin o la suma y combinación de tres colores que es la característica del producto en cuestión. El Abg. Ricardo Cattoni Gubetich en representación de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual contesta los agravios del recurrente (fs. 201 - 203) y -en resumen- señala que la denominación MARC A TRIDIMENSIONAL, en el punto de vista conceptual, no tiene distintividad, novedad, ni originalidad, pues no se halla dotada de algún otro elemento novedoso, que la distinga de otras, requisito básico para que la misma pueda constituir marca según los dispuesto en el art 1 de la ley de Marcas, ademá s que la imagen solicitada se encuentra conformada por una imagen o figura de palet; esta imagen tra e a la mente, formas estrechamente relacionadas a la idea de muebles, marcas o

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Expediente: "CHEP TECHNOLOGY PYTY LIMITED CONTRA RESOLUCION NRO. 534 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 201 9, DICTADA POR LA DIRECCION NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (DINAPI)". Expt. de la C.S.J. Nro. 48/20. contenedores no metálicos de transporte, productos contemplados en la clase 20 en la que se pretende el registro, y por consiguiente el mismo se ve imposibilitado dado la prohibición que establece el art. 2 inc. C de la Ley de Marcas. Como antecedentes del caso, se observa que la firma Chep Technology Pty. Ltd. solicitó en fecha 04 d e febrero de 2013 , ante la Dirección de la Propiedad Industrial , el registro de una marca tridimen sional, que ampara y protege servicios de la Clase 20 del Nomenclador Internacional de Niza. Se obse rva en la solicitud presentada (fs. 51) que los artículos que distingue consisten en: "Pallets hecho s de madera o plástico, comprendidos en la clase 20 (VEINTE). Se Reivindican la combinación de color es Azul, Blanco y madera natural". Por informe de la Jefa de Marcas, de fecha 06 de Noviembre del 2013 (fs. 58) se comunicó al solicita nte que la marca solicitada se encuentra incursa en la prohibición establecida en el art. 2, Inc. e) de la Ley de Marcas, Nro. 1294/98. Luego, por Resolución Nro. 072 de fecha 28 de febrero del 2014 (fs. 61) la jefa de la Sección de Mar cas de la Dirección de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de la marca figurativa , clase nro. 20, presentada por la firma Chep Technology Pty Limited. Posteriormente, por Resolución Nro. 534 de fecha 18 de Noviembre del 2019 (fs. 91-94) la Dirección General de la Propiedad Industr ial resolvió confirmar a Resolución Nro. 72 de fecha 28 de febrero del 2014 en todos sus términos. E l fundamento de los actos administrativos que rechazaron el registro de la solicitud de marca se bas aron, en resumen, en que la marca pretendida se encuadra en las prohibiciones establecidas en el art . 2, inciso e) de la Ley Nro. 1294/98. Establecidos los antecedentes del caso, Corresponde determinar si la resolución dictada por el Tribu nal de Cuentas se ajusta -o no- a derecho conforme lo dispuesto por la legislación marcaria, Ley Nro . 1294/98. Conforme a la Clasificación de Niza, adoptada en Paraguay por Ley Nro. 6604 de fecha 17 de Septiembr e del 2020, la clase de Productos Nro. 20 protege: "Muebles; espejos, marcos; contenedores no metáli cos de almacenamiento o transporte; hueso, cuerno, ballena o nácero en bruto o semielaborados; conch as; espuma de mar; ámbar amarillo". Asimismo en la Apg. Norma Domínguez V. Secretaria Luis María Penitez Riera Ministro Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candil MINISTRO Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra

Nota otorgada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO) se establece que: "La c lase 20 comprende principalmente los muebles y sus partes, así como ciertos productos de madera, cor cho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, suced áneos de todos estos materiales o de materias plásticas". Ahora bien, en el registro de solicitud de marca, la firma accionante señaló en la descripción de pr oductos que pretende distinguir: "Pallets hechos de madera o plástico, comprendidos en la clase 20 ( VEINTE). Se Reivindican la combinación de colores Azul, Blanco y madera natural". Es decir, la clase Nro. 20 del Nomenclador Internacional de Niza ampara y protege muebles y sus part es, así como ciertos productos de madera, corcho, caña.; Por consiguiente, la figura distintiva del pallet -con las especificaciones de colores- presentado por la firma en su solicitud de registro, no hace alusión exclusiva ni directa a los productos amparados por la solicitante. Es importante recor dar que no se está pretendiendo proteger un producto, es decir el pallet -en sí-, si no el mismo en combinación con los colores Azul, blanco y madera natural. Por otra parte, es importante señalar que la -designación genérica- a la cual hace alusión el artícu lo 2, inciso e) de la Ley de Marcas, consiste en designaciones que definen no directamente el produc to o servicio en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenecen. Es decir, l a prohibición consiste en la no registrabilidad de formas impuestas por la naturaleza o la función d el servicio que se trate. Igualmente es importante recordar que en el presente caso, no se analiza una marca figurativa, sino que se está en presencia del análisis del registro de una marca tridimensional y por tanto, la marca debe ser analizada por sus elementos diferenciadores en su conjunto y no de manera separada. Por todo lo expuesto en los párrafos que anteceden, se llega a la conclusión de que la marca tridime nsional solicitada por la firma Chep Technology Pty Limited, reúne los requisitos de novedad, distin tividad y especialidad conforme a lo establecido en la legislación marcaria, Ley Nro. 1294/98. Por tanto, corresponde HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto, y, en consecuencia, REVOCAR el Acuerdo y Sentencia Nro. 16 de fecha 01 de Marzo de 2022, dictado por el Tribunal de Cuentas, Pri mera Sala, debiendo ser anulado el acto administrativo impugnado, disponiéndose la prosecución del t rámite de registro de la "MARCA TRIDIMENSIONAL" solicitada por la firma Chep Technology Pty Ltd. en la clase Nro. 20 del nomenclador internacional Niza. <signature>Pedro Sánchez</signature> <page_number>1/3</page_number>

**Expediente:** "CHEP TECHNOLOGY PYTY LIMITED CONTRA RESOLUCION NRO. 534 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCION NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (DINAPI)". Expt. de la C.S.J. N ro. 48/20. En relación a las costas en esta instancia, corresponde que sean impuestas en el orden causado, de c onformidad al artículo 193 del Código Procesal Civil, por la interpretación que causa la resolución de la cuestión planteada: ES MI VOTO. **A SU TURNO, LOS MINISTROS MARIA CAROLINA LLANES OCAMPOS Y LUIS MARIA BENITEZ RIERA DIJERON:** Que se adhieren al voto del Ministro Manuel DeJesus Ramirez Candia, por compartir los mismos fundamentos . Con lo que se dio por terminado el acto firmando S.S.E.E. todo por ante mí que lo certifica quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue: Luis Maria Benitez Riera Ministro Dr. Manuel Dejesus Ramirez Candia MINISTRO Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra Ante mí: Abg. Norma Dominguez V. Secretaria ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: 694. Asunción, 19 de octubre de 2022.- **VISTOS:** Los méritos del Acuerdo que antecede, la Excelentísima: **CORTE SUPREMA DE JUSTICIA** **SALA PENAL** **RESUELVE:** 1.- DECLARAR DESIERTO, La nulidad.

2.- HACER LUGAR al recurso de Apelación interpuesto por el Abg. Rafael Salomón, en representación de la firma Chep Technology Pty. Ltd. y en consecuencia, REVOCAR el Acuerdo y Sentencia Nro. 16 de fec ha 01 de marzo de 2022, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala. 3.- HACER LUGAR a la demanda contencioso - administrativa y ANULAR la Resolución Nro.72/14 y 534/19 conforme al considerando de la presente Resolución. 4.- IMPONER las costas en el orden causado. 5.- ANOTAR, registrar y notificar. Ante mí: Luis María Benítez Riera Ministro Abg. Norma Domínguez V. Secretaría Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra Dr. Manuel Dejesús Ramírez Cano MINISTRO