Jurisprudencia CSJ

729/20 JUICIO: "JOHNSON & JOHNSON C/ LA QUÍMICA FARMACÉUTICA S.A. S/NULIDAD DE REGISTRO DE MARCAS" ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO...Sesenta y uatro... En la Ciudad Asunción, Capital de la República del Paraguay, # los Wako# días, del mes de Octubre , del año dos mil veintidós, estando reunidos en Sala de Acuerdos los señores Ministros de la Excelent ísima Corte Suprema de Justicia ALBERTO MARTÍNEZ SIMÓN, EUGENIO JIMÉNEZ ROLÓN y CÉSAR ANTONIO GARAY, bajo la presidencia del primero de los nombrados, por Ante mí, la Secretaria autorizante, se trajo al Acuerdo el expediente caratulado: "JOHNSON & JOHNSON C/ LA QUÍMICA FARMACÉUTICA S.A. S/NULIDAD DE REGISTRO DE MARCAS", a fin de resolver los Recursos de Nulidad y Apelación interpuestos por el Abog . José María Cardozo, representante convencional de la Parte demandada, contra el Acuerdo y Sentenci a Número 16, del 19 de Junio del 2020, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Primera Sala de Capital. Previo estudio de los antecedentes del caso, la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, Sala Civil y Comercial, resolvió plantear las siguientes, CUESTIONES: ¿Es nula la Sentencia recurrida? En su caso, se halla ajustada a Derecho? Practicado el sorteo de Ley para determinar el orden de rotación, dio el siguiente resultado: MARTÍN EZ SIMÓN, GARAY y JIMÉNEZ ROLÓN. A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, EL MINISTRO MARTÍNEZ SIMÓN DIJO: La parte recurrente no fundó el pr esente recurso, y dado que no se advierten en la resolución recurrida vicios o defectos que justifiq uen una declaración oficiosa de nulidad corresponde declararlo desierto. A SU TURNO, EL SEÑOR MINISTRO GARAY DIJO: En cuanto al recurso de nulidad: Adhiero juzgamiento a l d el señor Ministro preopinante por idénticas motivaciones. Así voto. Alberto Martínez Simón Ministro Eugenio Jiménez R. Ministro

A SU TURNO, EL MINISTRO JIMÉNEZ ROLÓN DIJO: cabe adherir al voto del señor Ministro preopinante, por sus fundamentos.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, EL MINISTRO MARTÍNEZ SIMÓN DIJO: Por S.D. N° 412 del 23 de mayo de 2018, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Décimo Turno re solvió: “NO HACER LUGAR con costas a esta demanda promovida por la firma JOHNSON & JOHNSON contra la firma LA QUÍMICA FARMACÉUTICA S.A., por improcedente; ANOTAR...” (fs. 313/319).- Recurrida la sentencia y resueltos los recursos, el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, P rimera Sala, por Acuerdo y Sentencia N° 16 del 19 de junio de 2020 resolvió: “DECLARAR desierto el r ecurso de nulidad; REVOCAR la S.D. N° 412 de fecha 23 de mayo de 2018, dictada por el Juzgado de Pri mera Instancia en lo Civil y Comercial del Décimo Turno de la Capital y en consecuencia hacer lugar a la presente demanda por nulidad de registro de la marca “DESIQUIM”, inscripta bajo la nomenclatura Clase 5, con registro N° 401232 de fecha 30 de julio de 2014; IMPONER las costas a la parte demanda da en ambas instancias; ANOTAR...” (f. 345/349). Contra dicha resolución recurrió la demandada, la que, a través de su representante convencional, Ab g. José María Cardozo, expresó agravios en los términos de su escrito de f. 362/371. Al respecto, sostiene la demandada que la marca de su parte, “Desiquim”, fue inscripta con anteriori dad en la clase 5, ante la DINAPI, por lo que la actora, para fundar su pretensión de nulidad, debió acreditar la notoriedad de su marca en el país, cuestión que, en su tesis, no resultó probada. Pros iguió afirmando que la marca “Desitin” de la actora es denominativa y no mixta, por lo que los color es y logos con los cuales se comercializa el producto de la actora no estarían tutelados por la ley marcaria; así, concluye que la postulada similitud de los logos y colores sería irrelevante en el pr esente caso. Por último, afirmó que del cotejo entre las dos marcas surgiría que no existe riesgo de confundibilidad, y que el monema “desi” sería de uso común. En consecuencia, solicita

JUICIO: “JOHNSON & JOHNSON C/ LA QUÍMICA FARMACÉUTICA S.A. S/NULIDAD DE REGISTRO DE MARCAS” La parte actora, al momento de contestar los agravios excusados, sostuvo que la falta de comercializ ación en el país del producto con la marca “Desitin” no sería óbice para su notoriedad; así, afirmó que la circunstancia que su marca sea internacionalmente comercializada y reconocida, prueba su noto riedad en el público consumidor. Así también, sostuvo que el hecho que los colores y el logotipo de la marca “Desiquim” sean idénticos al de su parte, conlleva la prueba que la demandada tenía conocim iento que la marca pertenecía a un tercero, con lo cual, no tenía derecho de inscribir la marca “Des iquim”. Por último, argumentó que la confundibilidad entre las dos marcas no puede ser negada, desde que son semejantes. En consecuencia, solicitó se confirme la resolución recurrida. En autos se trata de determinar la procedencia de una nulidad de registro de marca promovida por Joh nson & Johnson, titular de la marca “Desitin”, contra Química Farmacéutica S.A., titular de la marca “Desiquim”. Ahora bien: del debate de autos se desprende que este fue dirigido hacia la notoriedad o no de la ma rca “Desitin” en nuestro país, por el sector pertinente del público al cual está dirigido y, en tal acometido, fueron superpuestas cuestiones que merecían un tratamiento distinto. Por ello, para un correcto encuadre del asunto, se debe delinear el supuesto de hecho que nos ocupa y luego enmarcarlo en la normativa aplicable al presente caso. Así, la posición de la actora a lo largo del juicio puede sintetizarse de la siguiente manera: Su pa rte es titular de la marca “Desitin”, comercializada internacionalmente y registrada en el país de o rigen -Estados Unidos- en el año 1951, en la clase 5 de Niza; también afirma que su marca se encuent ra inscrita en varios países en las clases 3 y 5 de Niza. Esta marca, según se afirma, fue registrad a en nuestro país en la Alberto Martínez Simon Secretario Judicial Eugenio Jiménez R. Ministro

clase 3 el 22 de diciembre de 2010.\textsuperscript{1} Luego, su marca sería confundible con la marc a de la demandada, “Desiquim”, inscrita en la clase 5 el 30 de julio de 2014, cuya solicitud de regi stro data del 19 de noviembre de 2008.\textsuperscript{2} En consecuencia, sostiene la actora que si endo su marca \textit{notoria}, reconocida internacionalmente y anterior a la marca “Desiquim” de la demandada, tiene prioridad de uso y ante la confundibilidad de las dos marcas, por comercializar pr oductos similares, debe anularse la marca “Desiquim”. También argumenta que la presentación -envase- del producto de la marca cuya nulidad se pretende es idéntica, en cuanto al logo y colores, a la su ya, lo cual demostraría que el demandado tuvo noticia de la marca “Desitin” ya antes del registro. La demandada, por su parte, sostiene que no existe riesgo de confusión y que, además, la marca de la actora no es notoria en nuestro país, por lo cual no gozaría de la tutela pretendida. A esto agrega que el titular sobre la marca “Desitin”, en nuestro país, sería Desitin Arzneimittel GMB, la cual r egistró la marca en la clase 5 el 6 de agosto de 1998, y que, precisamente, inicialmente se opuso al registro de la marca “Desiquim” pero que luego habría desistido de tal oposición, permitiendo el re gistro de la marca en la clase 5. También niega la accionada que exista mala fe de su parte al inscr ibir la marca “Desiquim” en la clase 5, puesto que, a la fecha de la solicitud, la marca de la actor a no era comercializada en nuestro país y tampoco habría pretendido inscribir una marca similar a la de la actora. Por último, sostiene que la actora solo registró en el país de origen la marca denomi nativa “Desitin”, la cual no es, por consecuencia, una marca mixta, lo que excluiría su titularidad sobre los colores y diseños en la presentación del producto. En razón del contraste en las posiciones sostenidas por ambas partes, tenemos que la controversia, t al cual fue \textsuperscript{1} Debe notarse, por lo demás, que la actora no hizo referencia a la fecha en la qu e solicitó tal inscripción, sino sencillamente a la fecha del registro efectivo de la marca en la “c lase 3”. \textsuperscript{2} Este hecho fue reconocido por la propia actora en su escrito de demanda, a f. 58 .

JUICIO: "JOHNSON & JOHNSON C/ LA QUÍMICA FARMACÉUTICA S.A. S/NULIDAD DE REGISTRO DE MARCAS" Planteada, se centra en la tutela de una marca extranjera en el territorio nacional. Al respecto, so n dos las cuestiones a ser consideradas: I) La notoriedad de la marca de la actora en territorio nacional; II) el conocimiento que dicha marca pertenecía a un tercero -actor- por parte del demandado, al mome nto de inscribir su marca ante la DINAPI, lo cual, de configurar mala fe, daría andamiaje a la prete nsión de nulidad del actor. Luego, a estas cuestiones se añaden ahora otras dos: III) La existencia de otro titular de la marca "Desitin", distinto al actor, cuyo mejor derecho se p ropone; IV) El registro de la marca "Desitin" por parte del actor en la clase 3, anterior a la declaración d e registro de la marca "Desiquim" por parte del demandado, lo cual podría justificar un derecho de p relación de la actora sobre la marca en cuestión. Ahora, puesto que todas estas cuestiones deben partir de la posibilidad de confusión entre las marca s "Desitin" y "Desiquim", pasaremos a analizar el riesgo de confusión nominal. Sobre ello, un simple cotejo permite constatar que existe similitud entre las denominaciones "Desiqu im" y "Desitin". Para no limitarnos a hacer una afirmación dogmática del punto, se puede señalar que la construcción morfológica y fonética de ambas es similar. En efecto, para que se configure una confusión, no se precisa ineludiblemente una identidad conceptu al y exactitud en el sintagma, puesto que la identidad o similitud puede ser visual, fonética, ortog ráfica, etc.; sobre esta última, la similitud existe en tanto existan vocales -o como vimos, morfema s- puestos de tal manera que aproximen dos denominaciones; es decir, que con ello sean aproximados, con poco margen de distinción. Éste es, precisamente, el caso de futuros, puesto que la única varian te morfológica entre ambas Alberto Martínez Simón Ministro César Antonio Gómez Eugenio Jiménez R. Ministro

denominaciones radica en las sílabas “quim” y “tin” que, fonéticamente, guardan también similitud en tre sí, por la única vocal (“i”) que tienen ambas y porque ambas sílabas terminan en letras de simil ar sonido: “m” y “n”. Sobre ello, vimos que entre ambas marcas hay una diferencia mínima, de solo un morfema; sin embargo, éste, ubicado en la sintaxis analizada, tiene un rasgo fonético débil, por lo que tampoco constitui ría una diferencia fundamental que permita una adecuada discriminación sonora de ambas marcas. Así pues, se advierte que las pocas diferencias entre estos signos identificativos son menores y no bastarían para proporcionar suficiente individualización, ni evitar la ambigüedad, por lo que podría llevar a un consumidor desatento a vincular un signo con otro y, por ende, podrían ser susceptibles de provocar confusión entre los consumidores. A esto debe agregarse que ambas marcas se encuentran destinadas a comercializar productos pertenecie ntes a un mismo círculo de tráfico -cremas y dermatología- con lo cual, el riesgo de confusión es aú n mayor. Esto justifica el análisis de los puntos siguientes. Así, respecto de la **tutela de una marca extranjera en territorio nacional**, deben fijarse las fue ntes de tal tutela. Debe traerse a colación lo dispuesto en el art. 4 del Convenio de París, que en su inciso A, numeral 1°, dice: “Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invención, de modelo d e utilidad, de dibujo o modelo industrial, de marca de fábrica o de comercio, en alguno de los paíse s de la Unión o su causahabiente gozará, para efectuar el depósito en los otros países, de un derech o de prioridad durante los plazos fijados más adelante en el presente”. Esto se traduce en que el titular de un registro de marca de un país de la Unión, puede beneficiarse -en otros países de la Unión- de la **prioridad** que tal registro le concedió en su país, más para ello debe realizar el ulterior registro en el país de la Unión en que quiera beneficiarse, dentro d e un plazo determinado -esto condice, además, con la norma que preceptúa

JUICIO: "JOHNSON & JOHNSON C/ LA QUÍMICA FARMACÉUTICA S.A. S/NULIDAD DE REGISTRO DE MARCAS" CORTE SUPREMA DE JUSTICIA JUICIO: "JOHNSON & JOHNSON C/ LA QUÍMICA FARMACÉUTICA S.A. S/NULIDAD DE REGISTRO DE MARCAS" ESTADO CIVIL Independencia de las solicitudes y registros, contenida en el art. 4 bis, numeral 1°, del citado Con venio; transcurrido ese plazo, le caduca el derecho de prioridad por registro de marca en los demás países de la Unión. El plazo referido se encuentra regulado en el inc. "C" de la Convención, que en su numeral 1° dice: "Los plazos de prioridad arriba mencionados serán de doce meses para las patente s de invención y los modelos de utilidad y de seis meses para los dibujos o modelos industriales y p ara las marcas de fábricas o de comercio." La actora, empero, no ha realizado el registro en nuestro país en dicho plazo, sino que lo ha hecho luego de vencido el término; en efecto, de las mismas afirmaciones de la actora no surge que esta ha ya invocado la prioridad antedicha, al momento de realizar tal solicitud de registro. Por tanto, la tutela que podría asistir a la actora no se encuentra en la prioridad de registro seña lada, sino en la tutela que dispensa el art. 6 bis del Convenio de París, que en su numeral 1° estab lece que: "Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir su uso de una marca o fá brica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear co nfusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Conven io y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de l a marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta." Se deriva de ello que, aun sin invocarse o realizarse la prioridad registral referida anteriormente -de seis meses-, el titular de una marca registrada en un país de la Unión encontraría tutela si su marca es de conocimiento notorio en el país donde se pretenda el registro de una marca similar o idé ntica; y por conocimiento notorio se quiere significar, Eugenio Jiménez R., Ministro Pierina Ozuna Wood Actuaria Secretaría Judicial II - C.S.J. Alberto Martínez Simón Ministro César Antonio Garanz

naturalmente, que el producto en cuestión, en un contexto territorial y temporal, es conocido por la amplia mayoría de los destinatarios para los que es producido. En efecto, la notoriedad no se circunscribe a un círculo de tráfico en abstracto, sino que también s e comprenden los elementos de territorio y tiempo. Se habla de “marca notoria”, pues, ante la presencia de un signo utilizado para distinguir productos o servicios que es muy conocido por un relevante sector del mercado del producto o servicio. En est e sentido, el Art. 2º, inc. g) de la Ley 1294/98, emplea la expresión “notoriamente conocido en el s ector pertinente del público”, que a su vez es concordante con el Art. 6° bis del Convenio de París. En la doctrina nacional se ha expresado que las marcas notorias son: “Las ampliamente conocidas por el público consumidor específico del país donde se pretende hacer valer su notoriedad” (Carmelo Módi ca. Derecho Paraguayo de Marcas. Editorial Arandurã. Asunción, 2007, p. 186). Por lo demás, encontrándose destinados los productos a participar del tráfico entre oferta y demanda en un mercado específico, es lógico que la notoriedad tenga relevancia en tanto se encuentre en el mercado relevante. Situación diferente es la de la marca renombrada, la que es conocida por la generalidad del público, sin exigirse que, precisamente, sea consumidor del sector pertinente. Recurrentes son los ejemplos dados, de marcas renombradas como Coca Cola, Samsung, Volkswagen, Starbucks, MacDonald’s, etc., las que, por su sola mención, son evocadas mentalmente por las personas, sin que sea necesario que sean consumidores de los productos comercializados con dichas marcas. 1 “3. Protección de la marca notoria y la renombrada. Otra de las innovaciones introducidas por el P rotocolo es el reconocimiento de la categoría llamada marca renombrada o de alto renombre, que se di stingue por su parte en cuanto a efectos o consecuencias jurídicas de la llamada marca notoria -tamb ién reconocida por el Protocolo y por la Ley de Marcas paraguaya. Este surge del mencionado Inc. 5 d el Protocolo, que coincide con el Inc g) del Art. 2º de Ley de Marcas paraguaya que estatuye que no podrán registrarse como marcas “los signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o trascipción total o parcial de un signo distintivo, idéntico o similar notoriament e conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera sean los pr oductos o servicios a los que se apliquen el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la n otoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el c ual se hubiese conocido el signo”. El mencionado Inc. 5 es un travasaje del Art. 6° bis Inc. 1 del Convenio de París. El Art. 6° bis fu e incorporado a la Ley de Marcas paraguaya, con los agregados de ADPIC: “a) la protección se aplicar á también a los servicios (Art. 16°2); b) la notoriedad de la marca será considerada en el sector pe rtinente del público, inclusive la notoriedad obtenida en el Estado miembro de que se trate como

JUICIO: "JOHNSON & JOHNSON C/ LA QUÍMICA FARMACÉUTICA S.A. S/NULIDAD DE REGISTRO DE MARCAS" Como consecuencia de lo expresado, quien invoque la notoriedad de una marca, necesariamente debe esp ecificar cuál es el mercado del producto individualizado a través de tal signo, quienes componen el público pertinente y, por supuesto, el conocimiento que dicho público tenga de la marca en cuestión. Por ello, puede afirmarse que quien invoque la notoriedad de una marca debe ofrecer y producir el ma terial probatorio idóneo para que el órgano jurisdiccional pueda apreciar y formar su convicción sob re tal alegación.4 consecuencia de la promoción de dicha marca (Art.16° 2 in fine): c) la mencionada protección se apli cará a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o s ervicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y la condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrad a". Como puede observarse, dichas ampliaciones introducidas por el ADPIC también fueron receptadas e n el Art. 9° del Protocolo, a excepción que las dos primeras -ampliación de servicios y notoriedad e n el sector pertinente del público lo fueron solamente en el Inc. 3° y la protección con respecto a productos o servicios no similares al objeto de la marca registrada. La diferencia fundamental del Inc. 6 con el Inc. 5 del Art. 9° del Protocolo consiste en el reconoci miento de la protección con respecto a productos o servicios no similares a los amparados por la mar ca registrada, otorgando en consecuencia una nueva categoría de protección jurídica mayor que la ant erior -marca notoria- que la doctrina conoce como marca renombrada. Se ha dicho que "tradicionalmente, la doctrina europea ha venido contraponiendo, dentro de las marca s intensamente usadas, la categoría de las marcas notorias y la categoría de las marcas renombradas. El calificativo de notoria se atribuye a la marca que es conocida por la mayor parte de los consumi dores o usuarios del correspondiente sector del mercado, es decir, del tipo de productos o servicios a los que se aplica la marca. Y la denominación de renombrada se reserva para aquella marca que goz a de difusión y prestigio entre la inmensa mayoría de la población: su reconocimiento por el 80% del público ha llegado a exigir la jurisprudencia alemana. De acuerdo con lo anterior, el sistema vigente reconociendo la protección de las llamadas marcas ren ombradas más allá de la regla de la especialidad, más allá de los bienes o servicios que aplica la m arca registrada al público en general, se ha dado lugar a que una especie tutela de las marcas notor ias al sector pertinente del público al que pertenecen los productos con que se divierten bienes o s ervicios. Para Martínez Medrano y Gabriela Soussace "la diferencia no es balada, toda vez que la pro tección registrable en las primeras se brinda más allá del principio de prioridad registral pero sie mpre dentro del de especialidad, mientras que las segundas exceden este último límite, abarcando las 45 clases del Nomenclador Internacional". Es conveniente ejemplificar la distinción. Una marca de agroquímicos conocida por los agricultores e n general puede ser considerada notoria, lo mismo que marcas de instrumentos de peluquería son ampli amente utilizado por los peluqueros o de equipos para la navegación área entre los pilotos, son noto rias en sus respectivos ámbitos, pero no renombradas pues no son conocidas fuera de ellos. En cambio , Coca Cola no sólo es notoria entre los bebedores de refrescos, Toyota entre los propietarios de au tomóviles o Nike entre quienes adquieren zapatinas deportivas, sino que su notoriedad se extiende a todos los sectores. Son marcas de alto renombre. Nuevamente la pregunta forzosa que nos plantea el A DPIC es: ¿es posible en el Protocolo incorporar lo que se establece en la legislación europea? En es e sentido, si el Art. 2° inc g) de la Ley 1294/98 que establece los derechos de propiedad en relació n con las marcas registradas y las marcas notorias, "cuando se aplica a los productos o servicios a los que aplique el signo", ha sido derogado por el Inc. 6 del Art. 8 del Protocolo que se aparta de ADPIC, ya que priva a las marcas notorias de la protección ampliada que les otorga ese tratado. Cons ideramos un abuso del derecho al pretender una protección extraordinaria y a la vez una equiparación de una marca notoria -conocida en el ámbito de consumidores del producto- con la de una marca de al to renombre-, conocido por los consumidores en general –incluyendo quienes no lo son del producto es pecífico que ampara- y cuya especial protección trata de evitar el riesgo de debilitamiento de su ca rácter distintivo y el riesgo de envilecimiento de su goodwill o prestigio, dando lugar a la figura de la dilución marcaria, reconocida tanto en el Protocolo como en nuestra legislación marcaria". El "Protocolo del Mercosur" en materia de Marcas y Denominaciones de Origen: 20 años después y sus inno vaciones a la legislación paraguaya. Fabrizio Modica Bareiro. https://www.pj.gov.py/ebook/monografia s/nacional/marcas/Fabrizio-Modica-Bareiro-Protocolo-del-Mercosur.pdf 4"Cuando la notoriedad se da en ciertos ámbitos específicos, el juzgador no tiene por qué estar al t anto de ella. Puede ser. Por ejemplo, el caso de marcas de ciertos alimentos para determinada dieta, de una herramienta de precisión, de un anuncio para pescar, de un aparato de uso en medicina altame nte especializada, etc., dado que de estas marcas solo tendrán noticias los consumidores o usuarios de los productos identificados por ellas. En estos casos el juez en principio no dispondrá de los co nocimientos necesarios para aceptar o no la notoriedad de la marca invocada -y esto no significa que no sea notoria en el sector pertinente- pues no puede saber de la existencia de signos empleados en ámbitos que no son sus suyos. Ante esta situación será forzoso que quien invoca la notoriedad de la marca en un sector específico tenga que probarla. De lo contrario, solo se admitirían como marcas n otorias las que fueran muy conocidas en los niveles sociales, profesionales y de interés general, mi entras que aquellas que siendolo solo "en el sector pertinente del público", no tendrán reconocimien to de notoria, a pesar de la precisión del art. 2° inc g) de la Ley 1294/98" (Módica, Carmelo, Derec ho Paraguayo de Marcas. La Ley Paraguaya, 2da Ed., 2019, p.153). Alberto Jiménez Simon Secretaria Judicial "La omisión acerca de toda referencia acerca de quién ha de soportar el onus probandi, no se debe a que una cuestión esencialmente procesal como ésta no tiene enjeque natural en una norma que regula d erechos de propiedad industrial desde una vertiente esencialmente civil. Y ello, porque la Ley de Ma rcas disciplina con todo detalle el procedimiento administrativo en el que se ha convocado la notori edad como motivo de oposición a un registro posterior e incompatible sin que, tampoco -sí-, se diga nada al respecto. Al contrario lo que hace la ley es dar por supuesto –de puro evidente- que es quie n invoca la notoriedad el que ha de probarla [...]. Y eso en el ámbito procesal, es claro que el pre cepto que debe regir en esta materia es, a falta lógicamente de uno que la concéndase en forma espec ífica, el que con carácter general regula la carga de la prueba [...] Al promulgar que la prueba de la notoriedad está sujetada a las reglas generales que rigen en materia de prueba, estamos excluyend o implícitamente que rija en esta materia ninguna excepción a la obligación de demostrar Eugenio Jiménez R. Ministro

Por ende, al contrario de lo que sostiene cierta doctrina, sostengo que la **notoriedad de una marca ** -recordemos, aquella que se dirige a un sector pertinente del público- **debe ser probada** por q uien invoca dicha condición, a diferencia de la **marca renombrada**, cuya sola invocación es sufici ente para que la persona que escucha el nombre de la marca o ve su logo y colores, la ubique. Para e sta última -la **marca renombrada**- es que no se necesitaría prueba, pero ello no es así para la ** marca notoria**, ya que, reitero, dicha **notoriedad** debe ser eficientemente probada por quien la alega, en este caso la actora, pues si bien la **marca notoria** es muy conocida en el sector pertin ente del público, no lo es para el gran público en general, por lo que el juez debe ser convencido q ue dicha **marca** es efectivamente **notoria** entre el público al cual va dirigido el producto o e l servicio. 1. ¿Cómo se prueba la notoriedad? Como regla general quien alega los hechos es quien debe probarlos, y así lo establece el Código General del Proceso, cuando dispone que: "Corresponde probar, a quien pretende algo, los hechos constitutivos de su pretensión...". - art. 139. En lo que tiene que ver co n el procedimiento administrativo recae sobre los administrados la carga de la prueba, como imperati vo del propio interés, el probar los hechos que les favorezcan. La simple afirmación sobre el grado de conocimiento de una marca es insuficiente a efectos de acreditar su notoriedad. Son admitibles to dos los medios de prueba no prohibidos por la ley, pero, en razón de que la normativa concede prerro gativas de protección adicionales a los signos que lo ostentan las pruebas deberán ser pertinentes y eficaces, y analizarse en forma homogeneizada cada caso concreto. 2. **Se debe probar la notoriedad en nuestro país.** Puede ser que la marca esté registrada en vario s países, pero estos registros –por si solos- no constituyen prueba fiablemente, dado que pueden hab er muchos registros y sin embargo ser una marca desconocida. 3. **Material de circulación:** Se trata del material que se difunde en diarios, revistas, o publica ciones en general, siempre y cuando a este material tenga acceso el público uruguayo, vale decir que tienen que ser publicaciones que sean de circulación en nuestro país, y que acrediten el crecimient o sostenido y la difusión permanente. 4. Como segunda condición, en este material se debe poder relacionar a la marca notoria con el titul ar de la misma, vale decir que es necesario que surja el nombre de quien reclama la notoriedad del s igno como titular de la marca en cuestión. 5. **El material debe tener fecha cierta y esta debe ser anterior a la fecha de solicitud de la marc a por quien la pretende en forma indebida.** 6. De no presentar documentación original, ésta debe estar certificada por Escritorio Público, o en su defecto, autenticada por el funcionario público receptor quien previamente tuvo el material origi nal a la vista. 7. **Documentos provenientes del extranjero:** Deben estar legalizados y traducidos 8. - Mercados: Se trata de los mercados que se encuentran en Uruguay. - Boletas, facturas y afines- Se aplican los puntos 1), 2) y 4). - CD's, DVD's y videos- Se aplican los puntos 1), 2) 3) y 4) - Páginas Web – Se aplican los puntos 4) y 5) 9. **Prueba testimonial:** Quien ofrece el testigo debe indicar claramente los hechos sobre los que será interrogado Los testigos deberán declarar desde cuándo, bajo qué circunstancias conocen la marc a, y su convicción, creencia o conocimiento de que la marca pertenece a determinado titular. 10. **Valoración de la prueba:** Se debe corroborar y probar que la marca sea notoria en Uruguay a l a fecha de la solicitud del signo en el expediente en el cual se está dirimiendo el asunto. EJ: Se presentó una XX con fecha 02.03.2013, y el solicitante es A. Se opone por marca notoria B ; este debe probar que la marca XX es notoria en nuestro país al 02.03.2013, o anterior a esa fecha. - Debe tenerse en cuenta la historia de la marca, fecha de su creación, su creador, circunstanci as en las que fue creada-si de las probanzas surge- o entre qué tipo de público es utilizada. EJ: La marca XX fue fundada en el año 1998 por el Sr. L con la misión de redefinir al clásico americ ano: los jeans, lo que desde su primera colección ha sido elegido por muchas celebridades como Angel ina Jolie, Jennifer López o Jessica Alba, caracterizándose por tener un estilo bohemio y clásico, si n perder la elegancia. - Desde cuando se comercializa en nuestro país - Debe ser presentada a la fecha de la solicitud. Surge de las boletas, facturas, datos de importaci ón, etc. - Si entiende que los peritos pertenecen al mismo ramo de actividad o están vinculadas de alguna for ma. - Si alguna de las personas involucradas en A, ya sea que lo solicite como persona física o persona jurídica (en este caso se aprecian los integrantes en los poderes presentados) ha tenido algún tipo de relación previa con la supuesta marca notoria B. Puede ser que haya sido un empleado dependiente, distribuidor, importador, etc. 10

JUICIO: "JOHNSON & JOHNSON C/ LA QUÍMICA FARMACÉUTICA S.A. S/NULIDAD DE REGISTRO DE MARCAS" CORTE SUPREMA de JUSTICIA El material publicitario -diarios, revistas, folletos- debe ser cuidadosamente analizado a efecto de verificar: fecha de la publicación, circulación en nuestro país, es decir que ya haya circulado en Uruguay a la fecha de presentación de la solicitud, que pueda asociarse a la marca de marcas con qui en reclama un mejor derecho sobre la marca en cuestión. Locales de venta -o puestos de distribución- volumen y desde que fecha. Los testigos deberán declarar: "Si conocen la marca en disputa, en qué circunstancias y por qué. Si están vinculados al ramo de actividades en el que desenvuelve la marca. Si están vinculados al ramo, deberán especificar si dentro del ramo se trata de una marca conocida." -Desal- que debía ser un vi cio desde que fecha se comercializó. -Si considera las circunstancias en cuanto a su distribución o el producto corresponde. Normas de la ley marcaria nacional, lit. "i", que dice: "No podrán registrarse como marcas... i) los signos que se hubiesen solicitado o El supuesto se encuentra previsto en el art. 2 de la ley marcaria nacional, lit. "i", que dice: "No podrán registrarse como marcas... i) los signos que se hubiesen solicitado o Eugenio Jiménez R. Ministro http://www.micem.gub.uy/docs/default/files/la_marca_notoria_y_su_prueba.pdf

registrado por quien no tuviese legítimo interés o por quien conocía o debiera conocer que el signo pertenecía a un tercero". Recordemos, pues, que el titular de una marca puede activar distintos mecanismos para obtener la tut ela de su marca registrada; puede solicitar, v.g., la caducidad de una marca similar a la suya, o bi en puede solicitar la nulidad de ese registro. Al margen de ello, también puede accionar por infracc ión a su derecho, pretendiendo el cese del uso de la marca -arts. 84 y 85 de la ley marcaria. En el caso que nos ocupa, nos encontramos exclusivamente ante una pretensión de nulidad de registro de marca, con lo cual, la norma que comentamos -art. 2, lit. "i"- justificaría la pretensión de nuli dad de una marca registrada, que se encuentre comprendida en el supuesto del literal "i". Ahora bien, tratándose la marca “Desiquim” de una marca meramente denominativa, es decir, circumscri pita a la nominación (f. 275), debe acreditarse que este sintagma nominal correspondía a un tercero y que tal circunstancia fuera conocida por la demandada. Pero en autos tampoco obra prueba alguna sobre el punto: En primer lugar, la marca “Desiquim” no cor responde al actor, y por otro, aun existiendo cierto riesgo de confusión entre la marca “Desitin” y “Desiquim”, no existe dato probatorio que permite acreditar que el demandado conocía o debía conocer la existencia de la nominación “Desitin”. El punto de “debía conocer” se da, por ejemplo, cuando un a persona que representó la marca extranjera en cuestión, anteriormente en el país, luego la registr a como propia. Para probar el conocimiento, el actor se limitó a argumentar que la presentación de los productos de l demandado, con la marca “Desiquim”, sería idéntica, en cuanto colores y logotipo, a la presentació n de los productos de la marca “Desitin”; en síntesis, argumenta que la imitación de la presentación -envase y colores- de los productos “Desitin”, significaría que el demandado conocía la marca del a ctor.

JUICIO: "JOHNSON & JOHNSON C/ LA QUÍMICA FARMACÉUTICA S.A. S/NULIDAD DE REGISTRO DE MARCAS" CORTE SUPREMA DE JUSTICIA **JUICIO: "JOHNSON & JOHNSON C/ LA QUÍMICA FARMACÉUTICA S.A. S/NULIDAD DE REGISTRO DE MARCAS" ** Cabe decir al respecto que el conocimiento debió preceder al registro de la marca "Desiquim", puesto que, sin ello, el reconocimiento de la marca en cabeza de tercero no se justificaría. Así, aun demostrándose que, a la fecha de la demanda, existía identidad en la presentación de los pr oductos, ello solo podría demostrar en última instancia que en tal fecha el demandado conocía la mar ca del actor; pero no demostraría, por sí misma, que a la fecha de la solicitud del registro, año 20 08, el demandado tenía tal conocimiento. Con ello, pierde fuerza el argumento del actor sobre este punto. También cabe señalar que el demandado es, a la fecha, titular registral de la marca denominativa "De siquim" (f. 275); es decir, independientemente que el actor sea titular de una marca denominativa o incluso mixta -extremo este último que no surge de autos-, el demandado no ostenta derecho alguno so bre los logotipos expuestos por el actor; sencillamente, ostenta un derecho en la nominación "Desiqu im". Y tratándose de una pretensión de nulidad de marca, la cuestión de la identidad en las presenta ciones pierde trascendencia, por no existir un derecho del demandado en los logotipos que el actor a firma suyos. Tampoco el actor ha demandado por competencia desleal, limitándose -reitero- por decisión propia, de cuyas consecuencias, sólo él debe cargar, con peticionar la nulidad de una marca denominativa, cuya propiedad corresponde a la demandada (Desiquim) por considerarla como confundible con la propia (De sitin) alegando que esta última es notoria, extremo este último que ya hemos desechado. Con ello se descarta que se haya probado el conocimiento del demandado de la existencia de la marca "Desitin", al momento del registro de la marca "Desiquim". Por otro lado, también se postuló que existe un tercero con mejor derecho sobre la marca "Desitin" ( III), que correspondería a Desitin Arzneimittel GMB; sobre ello, la Alberto Martínez Simón Ministro César Antonio J. García

accionada había dicho que habiendo autorizado dicha firma el uso de la marca "Desiquim" a aquella, e l actor no podría pretender la nulidad de tal marca. A esto se opone que el **demandado no probó debidamente dicha autorización**, desde que las instrume ntales por él agregadas no fueron reconocidas en autos y, al ser emanadas de tercero, la falta de ta l reconocimiento le restaría virtualidad probatoria; también constituirían copias simples, con lo cu al, también pierden por esto fuerza probatoria. A esto se agregaría que el actor probó la autorizaci ón del uso de la marca "Desitin" por parte de Desitin Arzneimittel GMB en la clase 5 ante la DINAPI, cuyo registro sucedió con posterioridad al inicio de la presente demanda. Ahora bien: deben distinguirse claramente las marcas pertenecientes a la actora -Desitin-, a la dema ndada -Desiquim- y a Desitin Arzneimittel GMB. En efecto, en el caso de autos se postula que Desitin Arzneimittel GMB autorizó el uso de la marca " Desitin" en la clase 5 tanto a la actora como a la demandada, con lo cual, desistió de su oposición al registro de las respectivas marcas; así, ambas partes obtuvieron el registro de su marca. Adquiere especial relevancia que la figura que nos ocupa es de "autorización" de uso, formulada admi nistrativamente. En estos casos, con el desistimiento de la oposición administrativa, el solicitante obtiene el registro de una marca propia, y no el uso de una marca ajena; con ello, adquiere todos l os derechos inherentes a la marca registrada. Así, el registro de la marca implica la posibilidad de excluir a otros en el uso de esa marca o de c ualquier otra que pueda producir confusión o de otra manera afectar ese derecho exclusivo, por lo qu e, independientemente de la autorización obtenida, ambas partes tienen una marca propia. Distinto es el caso en que el uso de una marca ajena es autorizado a través de relaciones de licenci a o gestión. En estos casos, el licenciatario no inscribe una marca propia, sino que registra la lic encia obtenida -art. 31 y siguientes

JUICIO: "JOHNSON & JOHNSON C/ LA QUÍMICA FARMACÉUTICA S.A. S/NULIDAD DE REGISTRO DE MARCAS" CORTE SUPREMA de JUSTICIA Alg. Flavino Gómez Wood Secretaria Judicial Alberto Martínez Simón Ministro Eugenio Jiménez R. Ministro Algunas de las palabras clave en el texto son: - "Desitin Arzneimittel GMB" - "prioridad marcaria" - "notoriedad de su marca en el país o uso de hecho de la marca en territorio nacional" - "DINAPI" - "clase 5" - "Clase referida" El texto parece ser una resolución judicial sobre prioridad marcaria y registro de marcas.

a traer a colación lo dispuesto por el art. 2, inc. "f" de la ley marcaria nacional que, a propósito de las marcas que no pueden ser registradas, prescribe: "Los signos idénticos o similares a una mar ca registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación co n esa marca..." (el resaltado es propio). Mismo temperamento se advierte del art. 15 de la citada ley: "El registro de una marca hecho de acue rdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo, concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda induc ir directa o indirectamente a confusión o a asociación entre los productos o servicios cualquiera se a la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos." Con ello, se comprende que una marca registrada en la clase 3, puede motivar la impugnación de una m arca registrada en la clase 5, bajo determinadas circunstancias. Pero aun siendo así las cosas, la pretensión del actor se encuentra destinada a ser rechazada. Veamo s esto a continuación. En materia de derecho de prelación de registro, debe tenerse presente que este se encuentra determin ado por la fecha de la solicitud del registro ante la autoridad administrativa respectiva. Esto surge del propio texto del art. 12 de la ley marcaria: "La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se determinará por la fecha y hora presentada ante la Dirección de la Propied ad Industrial. En la solicitud de registro se podrá invocar la prioridad basada en una solicitud de registro anterior, para la misma marca y los mismos productos o servicios, que resulte de algún depó sito realizado en algún

JUICIO: "JOHNSON & JOHNSON C/ LA QUÍMICA FARMACÉUTICA S.A. S/NULIDAD DE REGISTRO DE MARCAS" CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Estado obligado con un tratado o convenio al cual el Paraguay estuviese vinculado." Y en idéntico sentido se expide la doctrina nacional: "Habiendo dos marcas iguales solicitadas, el d erecho de quien habrá de obtener el registro no estará supeditado a la mayor o menor diligencia de l a oficina administrativa o a la preferencia que los funcionarios de esta puedan tener, voluntaria o involuntariamente, con respecto a alguna de las solicitudes, sino a su fecha y hora de presentación. De esto se extrae una importante consecuencia: 'De dos marcas confundibles, corresponde declarar la nulidad de la posteriormente solicitada, aun cuando hubiese sido otorgada con anterioridad, por cua nto el mejor derecho a la propiedad del signo registrado, en caso de concurrencia de solicitudes, co rresponde al primero que la presentó." (Carmelo Módica. Derecho Paraguayo de Marcas. La Ley Paraguay a, 2ª edición, p. 71). De este modo, en autos el actor no ha demostrado -ni argumentado siquiera- que su parte haya solicit ado la inscripción de la marca "Desitin" en la clase 3 en fecha anterior a la solicitud de la inscri pción de la marca "Desiquim", de la demandada, en la clase 5. En efecto, la misma actora reconoció que la demandada solicitó el registro de la marca "Desiquim" en la clase 5 el 19 de noviembre de 2008 (f. 58), cuya consecuencia fue el registro de la marca "Desiq uim" en dicha clase el 30 de julio de 2014; y, a la vez, se limitó a argumentar que su parte obtuvo el registro de su marca el 22 de diciembre de 2010, sin referir la fecha en la que solicitó el regis tro. Así las cosas, la carga de alegar el derecho de prelación por una solicitud anterior corresponde a q uien pretenda beneficiarse de ella y, correlativamente, también le corresponde la prueba de tal extr emo. Consecuentemente, la falta de prueba de tal hecho pesa sobre la actora, por lo que no cabe sino conc luir que el derecho de prelación, por fecha de depósito de solicitud de registro, corresponde a la p arte demandada. Abg. Florina Ocampo Tello Secretaria Judicial Alberto Martínez Simon Ministro Eugenio Jiménez R. Cesar Antonio García Ministro

Con ello, se han atendido los argumentos de ambas partes, rechazándose los fundamentos de la pretens ión de la actora. Por consiguiente, corresponde el rechazo de su pretensión de nulidad, debiendo rev ocarse la resolución recurrida en tal sentido. En cuanto a las costas, corresponde su imposición, en todas las instancias, a la parte actora y perd idosa. A SU TURNO, EL SEÑOR MINISTRO CÉSAR ANTONIO GARAY PROSIGUIÓ DICIENDO: Por S.D. N° 412, fechada 23 de Agosto del 2.018, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral, Primer Turno, C ircunscripción Judicial Central, sede Ciudad San Lorenzo, resolvió: "NO HACER LUGAR, con costas a es ta demanda promovida por la firma JOHNSON & JOHNSON contra la firma LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A., po r improcedente; ANOTAR..." (fs. 313/9). Por Acuerdo y Sentencia Número 16, con fecha 19 de Junio del 2.020, el Tribunal de Apelación en lo C ivil y Comercial, Primera Sala, resolvió: "DECLARAR desierto el recurso de nulidad; REVOCAR la S.D. N° 412 de fecha 23 de Mayo del 2.018, dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Come rcial del Decimo Turno de la Capital y en consecuencia hacer lugar a la presente demanda por nulidad de registro de la marca "DESIQUIM", inscripta bajo la nomenclatura Clase 5, con registro N° 401232 de fecha 30 de julio de 2014; IMPONER las costas a la parte demandada en ambas instancias; ANOTAR... " (fs. 345/9). Preliminarmente, cabe reseñar que respecto a la "expresión de agravios" del apelante como así tambié n la contestación del correspondiente traslado, el señor Ministro prepinante ha sintetizado sus cont enidos. Y para evitar repeticiones innecesarias omitimos transcribirlos, pasaremos a juzgar lo que e s materia del Recurso. La actora "Johnson & Johnson" alegó ser propietaria de la marca "DESITIN". Mientras que "La Química Farmacéutica S.A." adujo ser propietaria de la marca "DESIQUIM". La firma accionante demandó nulidad del Registro de la marca "DESIQUIM", expresando que es parecida y por ello confundible gramatical,

JUICIO: "JOHNSON & JOHNSON C/ LA QUÍMICA FARMACÉUTICA S.A. S/ NULIDAD DE REGISTRO DE MARCAS" Visual y fonéticamente con la marca "DESITIN". La marca DESITIN fue inscrita en el país en fechas 20 y 21 de Septiembre del 2.016 y la marca "DESIQUIM" el 30 de Julio del 2.014 (fs. 107), es decir; la inscripción es muy anterior a la que se pretende anular. El Artículo 2º, de la Ley N° 1.294/98, reza: "No podrán registrarse como marcas: g) los signos que c onstituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo, idéntico o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del públic o, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se apliquen el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociació n con ese tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su f uerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo". De la normativa transcripta se constata diáfananamente que es requisito ineludible para otorgar prot ección a la marca en el país, sea notorio en el rubro correspondiente. La mejor Doctrina expresa: "...para que haya notoriedad la marca debe ser conocida por la mayor part e del público, sea consumidor o no del producto. Incluso entre los que no han sido consumidores even tuales o potenciales consumidores, pero también a aquellos que no lo son. La marca notoria es conoci da por casi toda la totalidad del público. Trasciende la marca comercial o industrial en la que se e ncuentra. Sin embargo, este conocimiento no basta, hace falta el segundo requisito, que la marca sea identificada con un producto o servicio determinado. Su sola mención debe provocar esa inmediata as ociación...la notoriedad debe existir en el país donde se reclama protección" (Jorge Otamendi, Derec hos de Marcas, Abeledo - Perrot, Bs. As, 1.989, páginas 330 y 335). Aquí cabe reseñar que no debe confundirse el concepto marca notoria con hecho notorio. El hecho noto rio es que por ser evidente no necesita demostración. Por el contrario, la Alberto Martinez Simon Ministro

notoriedad, es un hecho que requiere probanza y supone la efectiva implantación entre sus destinatar ios como instrumento de identificación de productos del Agente económico, respecto de aquellos idént icos o similares de otro y disímil Agente. La protección excepcional de la marca exige su reconocimi ento entre sector cuantitativamente beneficioso del círculo de potenciales destinatarios del product o. Las marcas renombradas tienen fuerza distintiva poderosa, que viene de la posición sobresaliente que ha conseguido en el ámbito comercial. Las empresas crean imagen personalizada de productos como estrategia de éxito comercial (marketing) cuyo resultado dota de carácter autónomo, relativamente desvinculado de características del producto que lo identifica. Por ello, existe protección especial para marcas expandidas. Así también, habremos de realizar algunas disquisiciones concernientes a notoriedad y reputación. La primera hace relación al conocimiento que se tiene de marca determinada, porcentaje de consumidores , basada en parámetros cuantitativos. La segunda refiere a la fama de calidad que pueda haber conseg uido, basada en criterios cualitativos. Empero, la reputación como valor agregado de su función distintiva, justifica la explotación de la m arca. Lo antedicho -referente a la notoriedad de la marca- significa que será conocida en el mercado donde se reclama su nulidad y no es suficiente la invocación de notoriedad de la marca en el extran jero, ni aproximación nominal, apreciación visual, etc. Así avala el Convenio de París, ratificado por la República del Paraguay en Ley N° 300/94, Artículo 6 bis, numeral 1, que norma: "Los países de la unión se comprometen, bien de oficio, si la legislaci ón del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohi bir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducc ión, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda ben eficiarse del

JUICIO: "JOHNSON & JOHNSON C/ LA QUÍMICA FARMACÉUTICA S.A. S/NULIDAD DE REGISTRO DE MARCAS" Presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la part e esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o un imitación susceptible de crear confusión con ésta". Dicho precepto legal expresa taxativamente que para proteg er el producto en el país donde se pretende prohibir, reproducir e imitar, deberá ser notoriamente c onocido y probado fehacientemente por los medios idóneos respectivos. De igual manera, cabe indicar que es imposible obviar la inactividad probatoria del accionante -ya q ue no produjo prueba tendiente a demostrar que la marca "DESITIN" era conocida y comercializada ante s de la inscripción de la marca "DESIQUIM" en el país, sino recién a partir del mes Noviembre del añ o 2.015 (fs. 120), por lo que se advierte que la marca "DESITIN" no era notoria en el país cuando la marca "DESIQUIM" solicitó su inscripción en el Registro de rigor. No es menos importante expresar que de la confrontación o cotejo marcario -gramaticales, visuales y fonéticos- de ambas hacen que sea muy difícil ocasionar confusión entre "DESITIN" propiedad del acci onante y "DESIQUIM" propiedad del demandado, en el consumidor, ni por asomo. Recapitulando a manera de epílogo: no hay motivos legales ni fundamentos jurídicos que lleven a otra conclusión válida que no sea la admisión de coexistencia pacífica en ámbitos empresarial y comercia l del medio, entre ambas marcas. Por ello, corresponde a plenitud en Derecho, revocar el Acuerdo y S entencia Número 16, dictado el 19 de Junio del 2.020, por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Com ercial Primera Sala. En observancias cabales de Artículos 192 y 205 del Código Procesal Civil: Costa s a la vencida en Juicio. Es mi voto. A SU TURNO, EL MINISTRO JIMÉNEZ ROLÓN DIJO: se comparte el sentido del voto del señor Ministro preop inante. Ante todo, se aclara que en el juzgamiento que antecede, de atenderá a la foliatura inferior del exp ediente, dado que a f. 547, vta., la actuaría de segunda instancia dejó constancia Alberto Martínez Simón Ministro Eugenio Jiménez R. Ministro

de que "...las foliaturas válidas son las del margen inferior derecho..." (f. 354 vta.). Preliminarmente, se juzga que el memorial de agravios sí cumple con las exigencias del art. 419 del Código Procesal Civil y que, por ello, no existen obstáculos para el estudio de mérito. En consecuencia, el argumento de la parte recurrida sobre la insuficiencia de fundamentación (f. 373 ) debe desecharse, por improcedente. Se trata de decidir la procedencia de una demanda de nulidad de marca que se sustentó en que las mar cas en disputa son similares, hasta el punto de generar riesgo de confusión. La actora, titular de la marca extranjera "Desitin" - registrada en el extranjero en clase 5-, prete nde la nulidad de la marca "Desiquim", de la demandada, registrada en Paraguay, en clase 5, fundada en la notoriedad de su marca extranjera y en el -alegado- conocimiento de parte de la demandada de q ue su marca pertenecía a un tercero. La demandada negó que exista riesgo de confusión entre la marca "Desitin" y la marca "Desiquim", fun dada en que la raíz "Desi" es común en materia marcaria y en que las desinencias entre ambas marcas denominativas son de fuste, de manera tal que excluyen cualquier posibilidad confusión; negó que la marca de la actora sea notoria y negó que su parte hubiese conocido que la marca pertenecía a un ter cero. También invocó, para fortalecer su posición, un acuerdo de coexistencia que su parte celebró c on la firma alemana Desitin Arzneimittel GmbH, titular de la marca "Desitin" en clase 5, en el país, por el que se admitió que ambas marcas convivan en el registro. Pues bien, en primer término, corresponde adherir al señor Ministro preopinante en cuanto juzgó, con solvencia, que las marcas en disputa si son confundibles, pues, efectivamente, las diferencias entr e los signos distintivos son menores y no permiten excluir el riesgo de confusión. Habiéndose establecido que entre las marcas señaladas existe riesgo de confusión, corresponde examin ar, en segundo

JUICIO: "JOHNSON & JOHNSON C/ LA QUÍMICA FARMACÉUTICA S.A. S/NULIDAD DE REGISTRO DE MARCAS" CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Al respecto, a criterio de esta Magistratura, la actora no acreditó, en este caso, la notoriedad de su marca en los términos exigidos por las normas vigentes. En efecto, el esfuerzo probatorio de la actora se dirigió, fundamentalmente, a demostrar que la dema ndada comerció productos con la marca impugnada en un envase muy similar al de la actora; empero, es to no significa, forzosamente, que el signo distintivo de la actora sea notorio en los términos exig idos por la Ley N° 1294/98, "De Marcas". Recuérdese que cuando la pretensión de nulidad de marca se sustenta en la notoriedad del signo del i mpugnante, éste no debe escatimar esfuerzos en demostrar a cabalidad tal notoriedad, bajo riesgo de fracaso de su pretensión si así no lo hiciese. En consecuencia, la demanda fundada en la notoriedad de la marca de la actora deviene improcedente. En tercer término, corresponde juzgar la demanda fundada en que la demandada registró la marca dispu tada con conocimiento de que el signo distintivo pertenecía a un tercero. Se trata del caso contempl ado en el art. 2, literal "i", de la Ley N° 1294/98, "De Marcas". Pero aquí también la actividad probatoria de la actora fue insuficiente. En este sentido, es categór ico, como adelantó el señor Ministro preopinante, que la prueba de que la presentación de los produc tos era idéntica a la fecha de la demanda -año 2015- sólo demostraría, en el mejor de los casos, que la demandada conocía, a esa fecha, la marca de la actora, pero no así que la hubiese conocido ya en 2008, año éste en que la demandada solicitó el registro marcario a su nombre. También se alegó que un tercero, Desitin Arzneimittel GMBH, titular de la marca "Desitin", autorizó a la demandada a registrar la marca "Desiquim" y que por ello la actora no podría reclamar la nulida d de esta última marca. Alb. Florian Cunha Secretaría Judicial Alberto de Lemos Simon Ministro Eugenio Jiménez R. Ministro

Sobre el asunto, cabe compartir el juzgamiento del señor Ministro preopinante. En efecto, en el caso , los acuerdos celebrados por las partes del juicio con un tercero, rigen sólo entre las relaciones internas entre las partes con ese tercero. Esto es especialmente relevante si se considera que las marcas en disputa están inscritas a nombre d e las partes y que, por tanto, es el régimen marcario común el que rige para la solución del caso, r égimen éste que se invocó expresamente en la demanda y que debe respetarse por razones de congruenci a causal -causa petendi-. A mayor abundamiento, lo antedicho se justifica en que el registro de una marca a nombre propio otor ga al titular las prerrogativas propias de tal calidad, como claramente lo establece el art. 15 de l a Ley N° 1294/98, "De Marcas". En consecuencia, es a la calidad de titular de una marca registrada a la que debe atenderse, en este caso, para juzgar la pretensión de nulidad de marca. Por otra parte, no puede dejar de mencionarse que, del expediente, surge que las instrumentales que probarían la autorización alegada son meras copias simples que, además, no fueron reconocidas debida mente por el tercero emitente como lo exige el art. 307 del Código Procesal Civil, por lo que, en cu alquier caso, no se las hubiera podido valorar. Esto es claro si se considera el informe de la actua ria de Primera Instancia de f. 291, en el que no consta la agregación al proceso, como prueba, de al gún reconocimiento de documentos de parte del tercero en la forma exigida por el art. 307 del Código Procesal Civil. Finalmente, cabe señalar que, ciertamente, no es menor, en principio, que la actora obtuviera el reg istro de la marca "Desitin" en clase 3, en Paraguay, antes del registro de la marca "Desiquim" de la demandada en clase 5.

JUICIO: "JOHNSON & JOHNSON C/ LA QUÍMICA FARMACÉUTICA S.A. S/NULIDAD DE REGISTRO DE MARCAS" La cuestión es relevante -en abstracto- porque el art. 2, literal "f", y el art. 15 de la Ley N° 129 4/98, "De Marcas", permiten obtener la nulidad de una marca registrada en una clase distinta de la d el impugnante, aunque se trate de productos o servicios diferentes, con la condición de que pudiera existir riesgo de confusión o de asociación entre signos distintivos. Pero he aquí que, en el caso, a criterio de esta Magistratura, la actora no invocó como causal de nu lidad específica el supuesto previsto en el art. 2, literal "f", de la Ley N° 1294/98, "de Marcas", en la parte en que la norma se refiere, concretamente, a la posibilidad de impugnar una marca regist rada en una clase diferente a la del impugnante y para productos diferentes, siempre que exista ries go de confusión o de asociación. En efecto, si bien la actora mencionó su titularidad sobre la marca "Desitin", en clase 3, en el paí s, debe considerarse, sin embargo, que las causales específicas de nulidad que invocó, en conexión f undada con los hechos, son las contenidas en los literales "g" e "i" de la Ley N° 1294/98, "De Marca s" (vide, especialmente, fs. 63/66, en las que la actora formuló la imputación jurídica específica d e la pretensión de nulidad promovida), mas no así, se reitera, la contemplada en el art. 2, literal "f", de la Ley citada. Esta conclusión se fortalece si se considera que la actora, al explicar fundadamente la identidad de clases y productos (fs. 66/68), invocó, siempre, su registro extranjero en clase 5, la notoriedad d e su marca extranjera y la mala fe de la demandada al registrarla a su nombre; pero no así, se reite ra, su marca registrada en el país en clase 3 como fundamento específico de nulidad de la marca regi strada de la demandada en clase 5. Antes bien, la mención de la actora de que su marca está registrada en clase 3 en el país fue dirigi da a argumentar que ella es notoria (vide f. 60, foliatura Abg. Flavina Osses Wood Secretaria Judicial II Alberto Martinez Simon Ministro Eugenio Jimenez R. Ministro

inferior), pero esa mera mención no se erigió, como se adelantó, en una causal autónoma de la nulida d pretendida. No se obvia, por supuesto, que a f. 66, la actora invocó el art. 6 bis, numeral 1), de la Ley N° 300 /94, que aprueba el Convenio de París, así como el art. 16 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Der echos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. Pero nótese que la explicación fundamen tada de la actora sobre la invocación de estos artículos se centró, específicamente, en la notorieda d de su marca en el extranjero y en el alegado conocimiento de parte de la demandada que la marca im pugnada pertenecía a un tercero; mas no así en la causal específica de nulidad, también recogida en estos artículos y en el art. 2. Literal “f”, de la Ley N° 1294/98, “de Marcas”, que consiste en el r egistro de marcas idénticas o similares para productos idénticos o similares cuando pueda existir ri esgo de confusión. Aquí cabe reiterar, como ya se explicó en otras oportunidades, que una cosa es la mera invocación de normas según el art. 215, literal “e”, del Código Procesal Civil, y otra, muy distinta, la imputaci ón jurídica. En efecto, la mera invocación de normas no define la pretensión ni mucho menos vincula al juez, quie n puede apartarse de las normas jurídicas invocadas por las partes en virtud del principio iura novi t curiae ex art. 159, literal “e”, del Código Procesal Civil. No sucede lo mismo, sin embargo, con la imputación jurídica, pues ésta consiste en la causa o título jurídico específico por el que se demanda y que, a diferencia de la mera invocación normativa, sí d efine la pretensión desde el aspecto causal y sí vincula al juez, quien no puede apartarse de ella s in concluir la congruencia causal. En consecuencia, no habiéndose fundado la demanda, a criterio de esta Magistratura, en la causal esp ecífica de

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA JUICIO: "JOHNSON & JOHNSON C/ LA QUÍMICA FARMACÉUTICA S.A. S/NULIDAD DE REGISTRO DE MARCAS" Art. 2, literal “f”, de la Ley N° 1294/98, “de Marcas”, concretamente en la titularidad de la actora sobre la marca “Desitin” en clase 3, no puede juzgarse la pretensión de nulidad sobre la base de es a causal sin concluir el principio de congruencia. Obiter, ha de decirse que en el supuesto de que no se compartiese lo anterior, aún quedarían al meno s dos obstáculos procesales para el estudio de esa causal, como se explicará seguidamente. En efecto, el primer obstáculo consiste en que el Tribunal de Apelación juzgó que “…la inscripción r ealizada por la parte actora en la clase 3, tal como manifestó el a quo y el Magistrado Preopinante no protegen su inscripción como se hizo con la marca “DESIQUIM”, más aún cuando el actor procedió a la inscripción de su marca (DESITIN) dos años después en clase 5)” (f. 347 vta.) y que, por ello, de sestimó esta causal específica de nulidad de marca, que a su criterio sí se invocó. Pues bien, con lo dicho en el párrafo anterior, se constata que el Tribunal de Apelación juzgó -bien o mal- que la causal fundada en que la actora registró su marca en clase 3 fue desestimada ya en Pr imera Instancia y que también cabía desestimar esa misma causal en Segunda Instancia. Ello significa que la improcedencia de tal causal de nulidad ya transitó dos instancias en idéntico sentido, con l o que hay cosa juzgada. El segundo obstáculo consiste en que la actora solicitó, en esta instancia, la confirmación del fall o recurrido (vide f. 380), el cual, si bien le fue favorable en cuanto al objeto demandado -nulidad de marca- porque estimó la demanda, le fue, sin embargo, desfavorable en cuanto desestimó la causal de nulidad específica señalada. En consecuencia, este segundo obstáculo hubiese impedido estudiar, de todos modos, la causal de nuli dad señalada, por virtud del principio dispositivo.

Por otra parte, aún si no existiesen los obstáculos señalados y se entendiese que sí se demandó sobr e la base del art. 2, literal "f" de la Ley 1294/98, "de Marcas", entonces deberá considerarse que l a viabilidad de tal impugnación hubiese debido decidirse sobre la base de la prioridad de la solicit ud de registro de las marcas en pugna, y no precisamente por la fecha del registro efectivo. En este sentido, como bien señaló el señor Ministro preopinante, la actora ni siquiera alegó haber s olicitado la inscripción de su marca en fecha anterior a la solicitud de la marca de la demandada; e n efecto, aquella sólo alegó que el registro nacional en clase 3 le fue otorgado el 22 de diciembre de 2010 (f. 60), a la par que reconoció que la solicitud de registro de la demandada, en clase 5, da ta del 19 de noviembre de 2008 (f. 58), por lo que, en el caso, no existe manera de juzgar la cuesti ón de la precedencia de las solicitudes -que no de los registros- sin vulnerar la congruencia causal . En efecto, recuérdese que la pretensión debe juzgarse de conformidad con los hechos alegados y proba dos en el proceso. En consecuencia, la demanda de calidad de marca pretendida por la actora es, en cualquier caso, impr ocedente. El fallo recurrido debe revocarse. La actora cargará con las costas del pleito, por imperio del art. 205 del Código Procesal Civil. Con lo que se dio por terminado el acto firmando S.S.E.E. y de por ante mí que lo certificó, quedand o acordada la Sentencia que inmediatamente sigue: Ante mí: Eugenio Jiménez R. Ministro César Antonio Garay Abog. Fierina Ozuna Wood Secretaria Judicial II Alberto Martínez Simon Ministro SECRETARIA

JUICIO: "JOHNSON & JOHNSON C/ LA QUÍMICA FARMACÉUTICA S.A. S/NULIDAD DE REGISTRO DE MARCAS" ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO 64 Asunción, O4 de octubre del 2.022. Y VISTOS: los méritos del Acuerdo que antecede, la Excelentísima: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA CIVIL Y COMERCIAL RESUELVE : DECLARAR Desierto el Recurso de Nulidad. REVOCAR la Resolución recurrida, y no hacer lugar a la demanda de nulidad de Registro de marca promo vida por "Johnson & Johnson" contra "La Química Farmacéutica S.A.", por los fundamentos expuestos en el exordio del Fallo. IMPONER las Costas, en las tres Instancias, a la Parte actora y perdidosa. ANOTAR, registrar y notificar. Eugenio Jiménez R., Ministro Alberto Martínez Simon, Ministro Ante mí: César Antonio Garza Abg. Florentina Ganna Wood Secretaria Judicial II