Jurisprudencia CSJ

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA RECIBIDO ESTADISTICA CIVIL 6 SEP. 2022 González Expediente: "RIO ITAMBEY C/ RES. NRO. 338 DEL 20/08/19 Y OTRA DICT. POR LA DIRECCION GENERAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL - DINAPI". Expt. de la C.S.J. Nro. 856/21.- ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: seiscientos En la Ciudad de Asunción, República del Paraguay,....aneo • días del mes de.setiembie el año dos mil veintidós, estando reunidos en la Sala de Acuerdos, los Excelentisimos Señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, MANUEL RAMÍREZ CANDIA, MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS y LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA, ante mí, la Secretaria autorizante, se trajo al acuerdo el expediente: "RIO ITAMBEY C/ RES. NRO. 338 DEL 20/08/19 Y OTRA DICT. POR LA DIRECCION GENERAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL - DINAPI" a fin de resolver los Recursos de Apelación y nulidad interpuestos contra el Acuerdo y Sentencia Nro. 192 de fecha 22 de julio de 2021, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala.-.. Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvió plantear las siguientes: CUESTIONES: ¿Es nula la sentencia apelada? En caso contrario, ¿se halla ajustada a derecho? Practicado el sorteo de ley, para determinar el orden de

votación dio el siguiente resultado: MANUEL DEJESUS RAMÍREZ CANDIA, MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS y LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. MANUEL RAMÍREZ CANDIA DIJO: Los recurrentes no fundaron expresamente los recursos de nulidad interpuestos. Por otra parte, del estudio de la resolución recurrida no se observan vicios o defectos procesales que ameriten de oficio su declaración de nulidad en los términos autorizados por los artículos 113 y 404 del Código Procesal Ciyil. Por lo que corresponde DESESTIMAR LA A SU TURNO, LOS MINISTROS MARIA CAROLINA LLANES OCAMPOS Y LUIS MARIA BENITEZ RIERA DIJERON: Que se adhieren al voto del Ministro Manuel DeJesýs Ramirez Candía, por compartir los mismos fundamentos.- Luis María Benítez Riera Ministio Dr. Manuel Dri én Ramírez Candia Dra. Ma. Carolina Llanes u. Ministra A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el DR. MANUEL RAMÍREZ CANDIA DIJO: Por Acuerdo y Sentencia Nro. 192 de fecha 22 de Julio del 2021, el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, resolvió: 1- ) HACER LUGAR, a la presente demanda contencioso administrativa instaurada en estos autos por la Abogada MARIA ADELAIDA OVEJERO, en nombre y representación de la firma RIO ITAMBE S.A., contra la Resolución Nro. 338/19 del 20 de agosto

dictada por la DIRECCION NACIONAL de la PROPIEDAD INTELECTUAL - DINAPI 2-) REVOCAR, la Resolución Nro. 338/19 del 20 de agosto dictada por la DIRECCION NACIONAL de la PROPIEDAD INTELECTUAL - DINAPI, de conformidad a lo expuesto en el exordio de la presente resolución 3-) IMPONER, las costas a la perdidos.... El Acuerdo y Sentencia impugnado se fundamenta en que no existen posibilidades de confusión, en razón de que se tratan de productos comprendidos en distintas clases, el primero (RIO ITAMBEY) en la CLASE 35 y el segundo (ITAMBE) en las CLASES 29 y 30. Además, que no existe la posibilidad de una confusión directa e inmediata de las marcas en disputa y que ambas pueden coexistir pacíficamente en el mercado, por lo que la resolución administrativa recurrida lesiona normas legales vigentes, puesto que no fue dictada con arreglo a derecho y a las normas que rigen la materia.-. Al momento de expresar agravios (fs. 319 - 322), el Abg. Ricardo Cattoni Gubetich en representación de la DIRECCION NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (DINAPI) manifestó, que se agravian debido a que el riesgo de confusión resulta elevado por la relación estrecha entre las clases 35 (RIO ITAMBEY) y las clases

29 y 30 (ITAMBE), lo que implica la posibilidad cierta de que los productos protegidos en dichas clases -29 y 30- sean comercializadas en los locales donde se prestan los servicios de comercialización de dichos productos, por ende, de que el consumidor crea que los productos ofrecidos con la marca ITAMBE provengan del local de la firma RIO ITAMBEY, lo que implica confusión indirecta; además, que la solicitante RIO ITAMBEY posee casi plena identidad con la denominación de la marca registrada ITAMBE, por lo que se evidencia que la parte principal de la denominación de la solicitante se encuentra reproducida en la marca oponente, ya que solo se diferencian simplemente por la letra final "Y", , lo que no constituye suficiente elemento diferenciador que disipe el riesgo de confusión entre ambas denominaciones, a nivel visual.—— Asimismo el Abg. Wilfrido Fernández, representante de la firma ITAMBE ALIMENTOS S.A. en su expresión de agravios (fs. 314 - 318) manifiesta, en apretada síntesis, que se hace lugar a la demanda, por el solo y simple hecho de que la marca ITAMBE no corresponde a la misma clase (35) de la marca solicitada RIO ITAMBEY, omitiéndose cualquier cotejo de semejanzas y diferencias entre las

marcas en pugna, que es en realidad el principal objeto de debate en un juicio de esta naturaleza. Además, señala que la marca ITAMBE se asemeja a la marca solicitada al ser realizado el análisis

DEL CORTE SUPREMA DE USTICIA RECEIDO ESTADISTICA CIVI 6 1 Expediente: "RIO ITAMBEY C/ RES. NRO. 338 DEL 20/08/19 Y OTRA DICT. POR LA DIRECCION GENERAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL - DINAPI". Expt. de la C.S.J. Nro. 856/21. 74 Gor como un todo de los aspectos denominativo y fonético, y que de la relación entre las clases solicitada y registradas, surge que estos servicios tienen relación directa entre sí al protegerse en la clase 35 la importación, exportación, representación y comercialización de productos comprendidos en las clases 29 y 30. La Abg. María Adelaida Ovejero Vera en representación de la firma "RIO ITAMBEY S.A." contesta los agravios de ambos recurrentes (fs. 327/329, 330/333) y - en resumen - señala que la marca solicitada posee elementos que la hacen que sea original y distinta con respecto a la oponente. Además, que las similitudes gramaticales, visuales y fonéticas deben ser evaluadas en merito a la impresión total causada por la marca en cuestión en la percepción del consumidor, por lo que la marca solicitada no es de manera alguna confundible con la marca oponente .- Al analizar la cuestión traída a estudio corresponde señalar en primer lugar, que tratándose de marcas, la

cuestión de novedad y distintivita no es de solución facil. Existe una línea tenue entre los signos registrables y los que no lo son. Lo que se busca es que el público consumidor, el comprador frecuente y el titular de la marca, no sea pasible de confusión al adquirir un producto en el caso del público consumidor, y al comercializar el mismo en el caso del titular de la marca. Se debe señalar que al realizar el análisis, los signos deben considerarse en su conjunto, en forma sucesiva y pre- flexiva, el cotejo debe efectuarse en los tres campos en que la similitud puede manifestarse (gráfico, fonético e ideológico) y por último debe atenderse más a las semejanzas que a las diferencias de detalle. . En la presente causa corresponde analizar si la resolución dictada por el Tribunal de Cuentas se ajusta -o no- a derecho conforme lo dispuesto por la legislación marcaria, Ley Nro. 1294/98. Para lo cual es necesario hacer una breve introducción del caso. Abog. Karinna Penoni . En sede administrativa la firma " ITAMBE ALIMENTOS S.A." se opuso a la solicitud del registro de marca "RIO ITAMBEY" solicitada para la clase Nro 35 del nomenclador internacional,

la oposición fue en base a los registros de marcas que esta firma posee en las en la clases 29 y 30 "ITAMBE" Por medio de /a Resolución Nro. 1605 del 08 de Agosto de 2018, la Dirección de Asuntøs Litigiosos rechazó la oposición planteada, por medio de la Luis María Benítez Riera Minictro Dr. Manuel 1 .. Pogirz Cantia Dra. Ma. Carotina Lianes O. Ministen Resolución Nro. 338 del 20 de Agosto de 2019 el Director de Propiedad Industrial revocó la resolución recurrida en apelación, fundamentándose en que se evidencia que la parte principal de la denominación de la solicitante se encuentra reproducida en la marca oponente y que la confusión ideológica resultaría incuestionable pues, la firma RIO ITAMBEY S.A. comercializaría productos que se encuentran relacionados con los productos que fabrica la firma oponente. A lo que la firma RIO ITAMBEY S.A. interpuso demanda contenciosa administrativa.- Luego de haber realizado esta breve introducción, corresponde analizar si la marca solicitada "RIO ITAMBEY" para la clase Nro. 35 del nomenclador internacional se diferencia suficientemente de la marca registrada en las clases 29 y 30, de manera tal que no quepa lugar para la confusión en el público consumidor por riesgo de

asociación. En ese orden, corresponde realizar el siguiente cotejo, en el aspecto ortográfico se puede apreciar que la marca registrada de la firma oponente se componen de la siguiente forma: "ITAMBE" (6 letras, 3 silabas) a diferencia de la solicitante que se compone de la siguiente manera "RIO ITAMBEY" ( 2 palabras, 10 letras, 4 silabas); por otra parte, en el aspecto fonético, se puede apreciar que las pronunciaciones entre las marcas en pugna difieren ampliamente pues la marca solicitada incorpora elementos diferenciadores en su conjunto que le otorga características propias a diferencia de la ya registrada. Ahora bien, en el aspecto gráfico, la marca registrada no posee un logotipo caracterizado, mientras que la marca solicitada si lo tiene . Por otra parte, cabe señalar que las marcas en pugna protegen y amparan productos de clases distintas, clases Nro. 29 y 30 registradas y clase Nro. 35 solicitada. Asi, conviene resaltar que Paraguay adopta el sistema de Clasificación de Niza, onceava edición, versión 2019, la cual indica que en la clase Nro. 29 se protegen los siguientes productos: "CLASE 29: Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva,

congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche, quesos, mantequilla, yogur y otros productos lácteos; aceites y grasas para uso alimenticio", " Clase 30: Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz, pastas alimenticias y fideos; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; chocolate; helados cremosos, sorbetes y otros helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, productos para sazonar, especias, hierbas en conserva; vinagre, salsas y otros condimentos; hielo.", mientras que la clase 9 se protegen los siguientes productos: " Clase 35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina."

DEL CORTE SUPREMA DE USTICIA RECIBIDO ESTADISTICA CIVIL Expediente: "RIO ITAMBEY C/ RES. NRO. 338 DEL 20/08/19 Y OTRA DICT. POR LA DIRECCION GENERAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL - DINAPI". Expt. de la C.S.J. Nro. 856/21.-. 6 / Alba ganailese Por lo hasta aquí señalado, se puede apreciar que el único elemento común entre las marcas en pugna es el radical "ITAMBE" , que no es suficiente para causar la confusión en el público consumidor, pues la marca solicitada es fonética y ortográficamente distinta a la ya registrada. Por consiguiente, se concibe la posibilidad de coexistencia pacífica entre las marcas en pugna al no encontrar elementos susceptibles de causar confusión, configurando la marca solicitada una marca que reúne los requisitos de novedad, distintivita y especialidad conforme a lo establecido en la legislación marcaria, Ley Nro. 1294/98 Art. 1 que establece: " Son marcas todos los signos que sirvan para distinguir productos o servicios. Las marcas podrán consistir en una o más palabras, lemas, emblemas, monogramas, sellos, viñetas, relieves; los nombres, vocablos de fantasía, las letras y números con formas o combinaciones distintas; las combinaciones y disposiciones de colores, etiquetas, envases y envoltorios. Podrán consistir también en la forma, presentación o

acondicionamiento de los productos o de sus envases o envolturas, o de los medios o lugar de expendio de los productos o servicios correspondientes. Este listado es meramente enunciativo" Por tanto, en base a las consideraciones expuestas precedentemente corresponde NO HACER LUGAR a los recursos de apelación interpuestos, y en consecuencia CONFIRMAR el Acuerdo y Sentencia Nro. 192 de fecha 22 de julio de 2021, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala. En relación a las costas en esta instancia, corresponde que sean impuestas en el orden causado, de conformidad al artículo 193 del Código Procesal Civil. ES MI VOTO.- Abog A SU TURNO, LOS MINISTROS MARIA CAROLINA LLANES OCAMPOS Y LUIS MARIA BENITEZ RIERA DIJERON: Que se adhieren al voto del Ministro Manuel DeJesús Ramírez Candía, por compartir los mismos fundamentos.- Con lo que se dió por terminado el acto firmando S.S.E.E. todo por ante mí que lo certifica sigue: quedando acordada la sentencia que inmediatamente Ta Peroni Ante mi Vaul Dra. Ma. Carolina Llanes U. Ministra Luis María Benítez Riera Ministro caśca Candia ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: .....60.0 Asunción, 05 de setiembre. de 2022.- VISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede, la Excelentísima;- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PENAL RESUELVE: 1- DESESTIMAR el Recurso de Nulidad interpuesto. 2-CONFIRMAR el Acuerdo y Sentencia Nro. 192 de fecha 22 de julio de 2021, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, de conformidad a los fundamentos expuestos en el considerando de la presente resolución.- 3- COSTAS Procesal Civil/ den causado en base al artículo 193 del Código 4- ANOTAR, registrar y notificar. Luis María Beniez Riera Ministro Ante mí:- Vaue Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra Abog SECRETARIA JUDICIAL IV CONTENCIOSO DE JUSTICIA