Jurisprudencia CSJ

19 20 27 Abg. Norma Domínguez V Secretaria CORTE SUPREMA DE USTICIA JUICIO: «R-PHARM US OPERATING LLC C/ RES. N° 508 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2019 DICT. POR LA DIRECCIÓN 3L83/03 GENERAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL - DINAPI» VIL ADISTIC さてて 20 امالال ACUERDO Y SENTENCIA N°. luatrocientos ochenta y dos. - Lópéz Franco RoEngila ciudad/ de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 71 El .. días, del mes de .... Julu...... del año dos mil veintidós, estando reunidos en Sala de Acuerdos los señores Ministros de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS, LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA y MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA, por Ante mí, la Secretaria autorizante, se trajo el expediente caratulado: «R- PHARM US OPERATING LLC C/ RES. N° 508 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2019 DICT. POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL - DINAPI», a fin de resolver los recursos de apelación y nulidad interpuestos por el abogado Ricardo Cattoni en representación de la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual - DINAPI, contra el Acuerdo y Sentencia N° 89 de fecha 05 de abril de 2021 dictado por el Tribunal de Cuentas- Segunda Sala. Previo estudio de los antecedentes del caso, la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvió plantear las siguientes; CUESTIONES: ¿Es nula la Sentencia apelada? . En caso contrario, ¿se halla ella ajustada a Derecho? - Practicado el sorteo de Ley para determinar el orden de la votación, dio el siguiente resultado: LLANES OCAMPOS, BENÍTEZ RIERA y RAMÍREZ CANDIA. A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, la Doctora MARÍA CAROLIYA LLAXES OCAMPOS dijo: Que, por un lado el recurrente no ha expresado agravios cot relación al recurso de nulidad; por otro lado, no se observan vicios/o defectos er la septencia que ameriten su tratambento de oficio, en los términos de los articuløs 15, 113 y 404 del Código Procesal Civil, por lo que Tull Luis María Bonitez Riera Ministro Dr. Manzel Dejesús Ramirez Cang: Carolina Tlanes O. Ministra MINISTRO

corresponde DECLARAR DESIERTO el recurso de nulidad por falta de fundamentación. ES MI VOTO. A sus turnos los Ministros BENÍTEZ RIERA y RAMÍREZ CANDIA manifiestan que se adhieren al voto de la distinguida Ministra preopinante por los mismos fundamentos. A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, la Señora Ministra LLANES OCAMPOS prosiguió diciendo: Por Acuerdo y Sentencia N° 89 de fecha 05 de abril de 2021 el Tribunal de Cuentas-Segunda Sala resolvió: «1.- HAC ER LUGAR, a la presente acción contencioso administrativa instaurada en estos autos por la firma R-P HARM US OPERATING, LLC, por los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolución; y en consecuencia: 2.- REVOCAR, la Resolución N° 447/15 del 11 de noviembre, dictada por la Secretaría de Asuntos Litigiosos y Resolución N° 508/19 del 6 de noviembre, dictada por la Dirección de la Propie dad Intelectual. 3.- IMPONER LAS COSTAS a la perdida. 4.- ANOTAR, registrar, notificar y remitir cop ia a la Excmo. Corte Suprema de Justicia.» ARGUMENTOS DE LAS PARTES: El representante de la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual – DINAPI – expresó agravios en los términos el escrito obrante a fs. 129-130. En dicho escrito, el apelante expresó que el Tribuna l de la instancia inferior incurrió en arbitrariedad al sostener que entre las denominaciones EXEMPL A (marca solicitada) e IXEMPRA (marca registrada) existen posibilidades de confusión. Así, a fs. 129 manifestó: «Por medio de la escueta y precaria argumentación expuesta en el aquo, se pretende deses timar el cotejo, debidamente fundado, realizado por los órganos administrativos competentes en la ma teria, con la mención previa – como queriendo poner en contexto – del criterio de que “el Juez debe obligatoriamente colocarse en el papel del público consumidor para determinar si hay posibilidad de confusión”…». Continuando con su crítica al fallo apelado, el representante de DINAPI expresó que en el presente c aso no puede hablarse de que las marcas en pugna se traten del mismo nombre, pues por un lado la mar ca registrada IXEMPRA es un nombre de fantasía, mientras que la marca solicitada EXEMPLA es un térmi no 2

JUICIO: «R-PHARM US OPERATING LLC C/ RES. N° 508 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2019 DICT. POR LA DIREC CIÓN GENERAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL - DINAPI» ACUERDO Y SENTENCIA N°...432...- evocativo de la voz latina plural ‘exempla’, que en castellano se traduciría como ‘ejemplos’ – refut ando con ello el fundamento del Tribunal mediante el cual se hizo lugar a la demanda. Luego de destacar las diferenciaciones ortográficas, fonéticas y visuales, la parte demandada afirmó : «En cuanto al punto de vista del público consumidor, se ha pasado por alto lo mencionado en nuestr o escrito de contestación de la demanda... la marca IXEMPRA corresponde a un medicamento (sic) de us o para el tratamiento del cáncer. Esto implica que el mismo solo podrá ser vendido bajo receta, lo q ue significa a su vez, la no intervención del público consumidor al momento de su adquisición, ya qu e la receta será analizada por un idóneo en farmacia. Este es también un punto de gran relevancia a fin de determinar la posibilidad de confusión...» (fs. 130). En virtud de los argumentos expuestos en el referido escrito de agravios, la representación de la DI NAPI solicitó la revocación del Acuerdo y Sentencia recaído en estos autos, con la consecuente confi rmación de las resoluciones administrativas impugnadas a través de la presente demanda contencioso-a dministrativa, con imposición de costas a la parte actora. Del escrito de expresión de agravios presentado por la DINAPI, se corrió traslado a la representació n de la parte actora, conforme consta en autos a fs. 133 mediante cédula de notificación de fecha 11 de noviembre de 2021. No habiéndose contestado el traslado – conforme reluce del informe de la Actu aria obrante a fs. 134 – esta Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dictó el Auto Interlocutori o N° 1618 de fecha 30 de diciembre de 2021, por medio del cual se dio por decaído el derecho que dej ó de utilizar la parte actora para contestar los agravios, llamándose en consecuencia “Autos para re solver” Luis María Benítez Riera Ministro Dra. Ma. Carolina Llunes O. Ministra 3

ANÁLISIS JURÍDICO: Procediendo a realizar un análisis razonado de la resolución apelada, de los documentos obrantes y de los argumentos expuestos por la representación de la DINAPI en esta instancia de alzada, se constata que en instancia administrativa, la Secretaría de Asuntos Litigiosos de la DINAPI había dictado en primer término la Resolución N° 447 de fecha 11 de noviembre de 2015, en virtud de la cual resolvió rechazar la oposición deducida por la firma BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY, contra el registro de la marca solicitada 'EXEMPLA' en la Clase 05 del nomenclador internacional, basando la oposición en la titularidad de su marca registrada 'IXEMPRA' en la misma Clase 05. Luego, por Resolución N° 508 de fecha 06 de noviembre de 2019, la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual resolvió confirmar la precitada Resolución N° 447/15, ordenando en consecuencia la prosecución de los trámites de registro de la marca solicitada 'EXEMPLA', a favor de la firma solicitante PHARMA INTERNATIONAL S.A.- Considerando conculcados sus derechos, lafirma R-PHARM US OPERATING LLC (actual titular de la marca registrada 'IXEMPRA') se presentó ante el fuero de lo contencioso-administrativo a efectos de instaurar la presente demanda, la cual tuvo acogida favorable a sus pretensiones mediante el Acuerdo y Sentencia N° 89 de fecha 05 de abril de 2021 dictado por el Tribunal de Cuentas- Segunda Sala. Dicho fallo fue apelado por la representación de la DINAPI, motivándose así el análisis de estos autos y de la resolución apelada ante esta máxima instancia jurisdiccional.- En este estado, nos detenemos ante la pregunta: ¿Se encuentra ajustado a derecho el Acuerdo y Sentencia N° 89/2021 dictado por el Tribunal de Cuentas- Segunda Sala, o corresponde que el mismo sea revocado? A modo de poder contestar a la interrogante, debemos primeramente remitirnos a lo que dispone el artículo 2 de la Ley N° 1294/98, el cual en sus incisos pertinentes establece: "No podrán registrarse como marcas: f) Los signos idénticos o similares a una marca registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca; g) los 4

18/19 20 31/22 CORTE SUPREMA DE USTICIA JUICIO: «R-PHARM US OPERATING LLC C/ RES. N° 508 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2019 DICT. POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL - DINAPI» ACUERDO Y SENTENCIA N°...482: - signos que constituyan una reproducción, imiración, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo, idéntico o similar, notoriamente aunocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se apliquen el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo;".- Antes de proseguir con el análisis, cabe acotar que las cuestiones marcarias no se limitan a reglas preestablecidas, sino que responden a un análisis prudente realizado por parte del Juzgador, del cual se torna imposible prescindir de cierta subjetividad razonable.- Tal es así que la cuestión de novedad y distintividad no es de solución fácil. Existe una línea tenue entre los signos registrables y los que no lo son. Lo que se busca es que el público consumidor, el comprador frecuente y el titular de la marca, no sean pasibles de confusión al adquirir un producto en el caso del público consumidor, y al comercializar el mismo en el caso del titular de la marca. El fondo de la cuestión planteada en estos autos, radica en determinar si cabe o no la posibilidad de confusión entre la marca solicitada "EXEMPLA" en la Clase 05, frente a la ya registrada marca "IXEMPRA" en la Clase 05, esta última de propiedad de la parte actora de estos autos. Ahora bien, a través del tiempo, la jurisprudencia y la doctrina han desarrollado ciertos criterios generales que ayudan en la apreciación de la similitud. El primero de ellos yaraso el más importante, es que los signos deben considerarse fonético e ideológico). El' tercero es que debe atenderse más a las semejanzas que a aul Luis Marín/Benitea Riera Ministro Dra. Ma. Carolina Llanes O. Dr. Manuel Dejesús Ramírel Cand Ministra 5 MINISTRO Alg. Norma Domingue? Secretaria

las diferencias de detalle. (Luis Eduardo Bertone – Guillermo Cabanellas de las Cuevas, “Derecho de Marcas”, Tomo II, 1.989 Editorial Heliasta S.R.L., Pag. 42). Siguiendo la línea doctrinaria, al referirse a la similitud ortográfica, el autor Jorge Otamendi exp resa: “Es quizás la más habitual en los casos de confusión. Se da por la coincidencia de letras en l os conjuntos en pugna. Influyen para ello, desde luego, la misma secuencia de vocales, la misma long itud y cantidad de sílabas o radicales o terminaciones comunes”. (Jorge Otamendi, Derecho de Marcas, Segunda Edición, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Pag. 162). Cotejando las marcas en pugna, desde el ámbito ortográfico, tenemos: | Solicitada: | E | XEM | PLA | | | | | | | Registrada: | I | XEM | PRA | De ello, observamos que la marca solicitada está compuesta como sigue: E-X-E-M-P-L-A; a su vez, la marca registrada: I-X-E-M-P-R-A; de lo cual se entresaca una identidad en la sucesión de las letras “X” “E” “M” y “P”, y la “A” al fi nal de ambas marcas. A esto, si agregamos que la marca solicitada inicia con la vocal abierta “E”, d e buenas a primeras parecería no existir reparo alguno como para afirmar que no existe posibilidad d e confusión entre las marcas NO OBSTANTE, no podemos permanecer únicamente en el plano ortográfico, y por ello pasamos al plano f onético. Es aquí donde debemos tomar especial detenimiento, y expresar que asiste razón al apelante al referir que fonéticamente no hay distintividad suficiente al pronunciar por un lado “IXE…” versus “EXE…” (contrastando marca registrada con marca solicitada). Fonéticamente existe una similitud que no se puede pasar por alto. Así, en una pronunciación sucesiva e indistinta entre las dos marcas en pugna, notamos que sí puede generarse, en alto grado, una confusión. 6

CORTE SUPREMA DE/USTICIA JUICIO: «R-PHARM US OPERATING LLC C/ RES. N° 508 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2019 DICT. POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL - DINAPI» ACUERDO Y SENTENCIA N°..482: - Por otro lado, pasando al plano ideológico, es quizás donde cobra más #o televancia la posibilidad de confusión, puesto que la marca solicitada busca proteger s;procyctos comprendidos dentro de la Clase 05 del nomenclador internacional; y es en la misma Clase 05 que se encuentra registrada la marca de propiedad de la firma actora de autos. Aquí, cobra por demás relevancia lo manifestado por la propia parte apelante, al destacar que la marca registrada protege específicamente medicamentos para tratamientos de índole oncológica, lo cual -entendemos- debe reducirse o eliminarse en la mayor medida posible, cualquier chance siquiera de poder causar la más mínima confusión ya sea en los consumidores finales o bien en su mercado destinatario en general. En este orden de ideas, traemos a colación lo enseñado por el autor Sánchez Herrero en su obra "Confusión de Marcas"! , quien expresa: "En principio, es el conjunto de los signos que componen cada una de las marcas cotejadas el que debe ser objeto de análisis, no sus partes integrantes en forma aislada. Las marcas deben apreciarse en su totalidad.".. "Dado que lo que se intenta es replicar la experiencia del consumidor, el criterio es razonable, ya que, por lo común, este percibe la marca como un conjunto, sin prestar atención a sus detalles. Normalmente, el consumidor no encontrará los productos uno al lado del otro, por lo que no podrá efectuar una comparación detallada. Deben evitarse, entonces, disecciones artificiales... El consumidor no "estudia" las marcas, solo las percibe - a veces inconscientemente - al mero efecto de decidir su compra. Al abordarlas de este modo, lo que le queda es una imagen global, no una disección meticulosa." El citado autor ahonda en sus consideraciones expresando que al cotejar dos marcas el pugna de debe aplicar una visión en conjunto y sintética, puesto que para el consumidor lá matra/se compente de un todo - lo cual no implica que el juez deba prescindir de analizar/s distintas partes y las dimensiones de las marcas en 1 Sánches Herrero, Andyés, *«Confusión de Marcas', pág. 141 y sgtes. Editorial La Ley, 2013 Luis Mara Bertez Riera /Mipisto Abg. Norma Dominguez V. Secretarje Dr. Manuel Dejesús Ramírez Cane Dra Ma. Carolina Llanes O. MINISTRO Ministra 7

conflicto, sino que el juzgador no debe limitarse a declarar que existe la posibilidad de confusión entre marcas única y exclusivamente si todos y cada uno de los elementos componentes tienen similitud o identidad, sino que " ...Por el contrario, lo que con este criterio se destaca es que, por más que algunas partes puedan ser distintas, habrá riesgo de confusión si tal es lo que resulta de una apreciación de conjunto (y viceversa)"2 Analizados los elementos y cotejando las marcas en su conjunto, conforme a los párrafos que preceden, se genera en esta magistratura preopinante la convicción de que se produciría un alto grado de confusión entre la marca registrada IXEMPRA, y la marca solicitada EXEMPLA, más aún considerando que ambas estarían comprendidas en la misma Clase 05 del Nomenclador Internacional. POR TANTO, y en virtud a las consideraciones que anteceden, considero improcedente el recurso de apelación interpuesto por la representación de la parte demandada, por lo que el mismo se debe RECHAZAR, siendo procedente en consecuencia CONFIRMAR el Acuerdo y Sentencia apelado en su totalidad. Respecto a las costas, corresponde imponerlas a la perdidosa, conforme a lo dispuesto por el Artículo 203 inciso a) del Código Procesal Civil. ES MI VOTO. ..- A su turno, el Ministro DR. LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA manifestó que se adhiere al voto de la distinguida Ministra preopinante, por sus mismos fundamentos. A su turno, el Ministro DR. MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA dijo: comparto la postura de la Dra. María Carolina Llanes Ocampos, en cuanto a NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra el Acuerdo y Sentencia Nro. 89 de fecha 05 de abril de 2021, dictado por el Tribunal de Cuentas-Segunda Sala, por compartir los mismos fundamentos.- Ahora bien, en lo que respecta a las costas, considero que estas deben ser impuestas en el orden causado, conforme a lo dispuesto en el artículo 193 del Código Procesal Civil, por la interpretación que causa la Resolución de la cuestión planteada. ES MI VOTO.- 2 Op. cit. Núm. 1. 8

66 CORTE SUPREMA DE USTICIA JUICIO: «R-PHARM US OPERATING LLC C/ RES. N° 508 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2019 DICT. POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL - DINAPI» ACUERDO Y SENTENCIA N°...482:- Con Vo que se dio po terminado el acto firmando SS.EE., todo por ante mí que certifico, quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue: Luis Maria/Bealtez Kiera Minitro Ante mí: Dra. Ma. Carolina LTanes O. Dr. Manuel Dejesús Ramirez Candii Ministra MINISTRO онимиріа Abg. Norma Domínguez V. Secretaria Asunción, 13 de julis de 2022.- Y VISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede; la Excelentísima CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA PENAL RESUELVE: 1 DECLARAR DESIERTO el recurso de nulidad interpuesto en estos autos por la represeptación de la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual. RECHAZAR el recurso de apelación interpuesto en estos autos por la representación de ya Direación Nacional de la Propiedad Intelectual en contra del Aquerdo y Sentencia/° 89 de fecha 05 de abril de 2021 dictado por el Tribunal de Cuentas-Segnada Sala y, en consecuencia;- Luis María Benlez Riera Miniserd AbE. Norma Dominguez v. Secretarla COSO Dr. Manuel Dejesús Ramírez Dane JUSTICI NISTRO 9

仨E CONFIRMAR el fallo individualizado en el numeral que antecede; todo ello conforjué con los fundamentos expuestos en la presente resolución.- 4) IMPONERAS s bostas a la perdidosa. 5y ANOTAR, fegistrar y notificar. Luis Marid Benflez Riera Ministro Ante mí: tull Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra GECRETAPA CEMENCIOSO 10l0S1010 Dr. Manual Dejesús Ramírez Candii /MINISTRO Abg. Norma Domínguez V. Secretaria 10