Jurisprudencia CSJ

EXPEDIENTE: "BUNGE PARAGUAY S.A. C/ RES. N° 628/2020 DEL 2 DE SETIEMBRE DICT. POR LA DIRECCIÓN NACIO NAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL D.I.N.A.P.I." ACUERDO Y SENTENCIA N°... cuatrocientos veintidos En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los días del mes de ... junio ... del año dos mil veintidós, estando reunidos en la Sala de Acuerdos los Excmos. Señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, los Dres. MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS, MANUEL DEJESÚS RA MÍREZ CANDIA Y LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA, por ante mí la Secretaría autorizante, se trajo el expedien te caratulado: "BUNGE PARAGUAY S.A. C/ RES. N° 628/2020 DEL 2 DE SETIEMBRE DICT. POR LA DIRECCIÓN NA CIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL D.I.N.A.P.I."; a fin de resolver los Recursos de Nulidad y Apelac ión interpuestos por el abogado Wilfrido Fernández -en representación de la parte actora- contra el Acuerdo y Sentencia N° 252 de fecha 22 de septiembre de 2021 dictado por el Tribunal de Cuentas, Seg unda Sala. Previo estudio de los antecedentes del caso, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, resolvió platear y votar las siguientes: **CUESTIONES:** ¿Es nula la Sentencia apelada? En caso contrario, ¿Se halla ella ajustada a derecho? Practicando el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: LUIS M ARÍA BENÍTEZ RIERA, MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA y MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS. **A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA**, el Ministro Dr. LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA dijo: El Abg. Wilfrido Fernández, en representación de la parte actora, desistió expresamente del recurso de nulidad en lo s términos del escrito de expresión de agravios obrante a fs. 91/92. Consecuentemente, corresponde t ener por desistido el recurso de nulidad. Por otro lado, no se observa en la Resolución recurrida vi cios o defectos que ameriten la declaración de oficio de su nulidad en los términos autorizados por los artículos 113 y 404 del Código Procesal Civil. Es mi voto. **A su turno los Ministros**, el DOCTOR MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA y la DOCTORA MARÍA CAROLINA LL ANES OCAMPOS, manifiestan que se adhieren al voto que antecede por los mismos fundamentos. Así votan . **A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA**, el Dr. BENÍTEZ RIERA dijo: El Tribunal de Cuentas, Segunda Sala , resolvió: "1. NO HACER LUGAR" Luis María Benítez Riera Ministro Abg. Norma Domínguez V. Secretaria Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candia MINISTRO Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra

a la presente acción contencioso-administrativa, promovida por la firma BUNGE PARAGUAY SA contra la Resolución N° 628/20 del 02 de septiembre, dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Intelec tual – DINAPI, por los fundamentos expuestos, en consecuencia; 2. CONFIRMAR el acto administrativo i mpugnado, en base a las argumentaciones vertidas en el exordio de la presente resolución. 3. IMPONER las costas a la parte actora, conforme a lo dispuesto en el exordio de la presente resolución. 4. N OTIFICAR, por cédula a las partes conforme a lo que dispone el artículo 133 del C.P.C….” (fs. 82/84) . Al fundamentar sus agravios (fs.91/92), el representante de la parte actora expresó -esencialmente- que: “…en el Acuerdo y Sentencia recurrido, el Tribunal entendió erróneamente que la marca “MICROPHO S BUNGE Y ETIQUETA” fue solicitada en la clase 5 cuando en realidad fue solicitada en la clase 1 par a cubrir específicamente productos fertilizantes…se ha harto demostrado que la coexistencia pacífica entre “MICROPHOS BUNGE Y ETIQUETA” y “MICROFOS” es totalmente posible considerando la alta especifi cidad de la marca y los elementos distintivos de peso. Cuando hablamos de elementos distintivos de p eso nos referimos al distintivo visual más importante, la etiqueta….” Luego de otras disquisiciones, solicitó que se revoque la sentencia recurrida. Que, al iniciar el análisis del recurso de apelación se advierte que el fondo de la cuestión radica en determinar si la marca solicitada “MICROPHOS BUNGE y etiqueta” en la clase 1 (solicitada) se pres ta o no a la confusión frente a la marca ya registrada “MICROFOS” en la clase 5 (registrada) y, por ello, inducir-o no- al error en el público consumidor y la dilución -o no- de la marca respecto al t itular de la ya registrada. En primer término, corresponde traer a colación el Art. 2 de la Ley N° 1294 de Marcas que dispone: “ No podrán registrarse como marcas: (…) f) los signos idénticos o similares a una marca registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca;…” ( negritas propias) y en este sentido mencionar que, conforme a lo sostenido en casos análogos, la ese ncia de la marca está en poder excluir a otros en el uso de marcas confundibles, y así el espíritu d e la legislación marcaria es el de evitar casos de confundibilidad marcaria. A través del tiempo, se desarrollaron por medio de la jurisprudencia y la doctrina ciertos criterios generales que ayudan en la apreciación de la similitud. El primero de ellos, y acaso el más importa nte, es que los signos deben considerarse en su conjunto, en forma sucesiva y pre-flexiva. El segund o es que cotejo debe efectuarse en los tres campos en que la similitud puede manifestarse (gráfico, fonético e ideológico). El tercero es que debe atenderse más a las semejanzas que a las diferencias de detalle. (Luis

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ESTADÍSTICA 2019 27 EN 2022 Eduardo Berlone – Guillermo Cabanellas de las Cuevas, “Derecho de Marcas”, Tomo II, 1.989 Editorial Heliasta S.R.L., Pag. 42). Cabe mencionar que, existe una línea tenue entre los signos registrables y los que no lo son. Lo que se busca es que el público consumidor, el comprador frecuente y el titular de la marca, no sea pasi ble de confusión al adquirir un producto o servicio, en el caso del público consumidor, y al comerci alizar el mismo en el caso del titular de la marca. La doctrina enseña que se debe evitar la coexistencia de marcas confundibles observando algunas regl as. Así, resultan más importantes las semejanzas que las diferencias, la protección del derecho adqu irido o anterior a la pretendida inscripción de un derecho en expectativa. El propósito fundamental consiste en proteger a los adquirentes evitándoles confusiones. La norma legal mencionada (Art. 2 de la Ley N° 1294 de Marcas) establece que, ante la posibilidad de confusión, no procede el registro de una marca, y así también prohíbe el registro por parte de terc eros de quien conocía o debiera conocer que el signo pertenecía a un tercero. Me adelanto en expresa r que la solicitud de registro, de la marca hoy solicitada, colisiona frontalmente con la Legislació n vigente en Propiedad Intelectual, individualizada en los párrafos que anteceden. Al analizar en conjunto las marcas en pugna, y luego de haber realizado un cotejo sucesivo de las mi smas, se llegó a la conclusión que la marca solicitada, es susceptible de causar confusión con la ma rca registrada por las razones que pasare a exponer: En el campo gráfico y fonético, encuentro que la marca solicitada “MICROPHOS BUNGE etiqueta” es susc eptible de causar confusión con la marca ya registrada, por el hecho que existe una identidad total con la marca notoria, en las palabras “MICROFOS” y “MICROPHOS”. En el mismo sentido, cabe resaltar q ue el hecho, que la marca solicitada lleve el agregado de “BUNGE” en este caso en particular no otor ga suficiente distintividad en la marca solicitada, ya que a criterio de esta Magistratura la parte más resaltante de la marca solicitada es “MICROPHOS”, siendo el agregado un indicativo reducido en e l campo gráfico como en el campo fonético. De todo lo señalado en los párrafos que anteceden, se llegó a la conclusión que la marca de la accio nante, por su carácter, merecen una protección especial, amparada por Ley de Marcas N° 1.294/98 y el Convenio de París; y dada la posibilidad de confusión, debida a las similitudes entre las marcas en pugna, estimo que no procede la concesión de la marca “MICROPHOS BUNGE etiqueta” (solicitada) dado que se encuadra en las prohibiciones relatadas a lo largo de los párrafos que anteceden. Luis María Benítez Riera Ministro Abp. Norma Domínguez V. Secretaria Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candia MINISTRO

De concederse la marca solicitada podría producirse la dilución de la marca registrada, al respecto mencionamos: “La dilución de un signo marcario, la protección de los productos no radica en que la c onfusión pueda darse en comprar un producto por otro, sino en que el consumidor pueda creer que ambo s productos diferentes tienen un mismo origen común o un idéntico control de calidad, situación que dañará la marca notoria – con relación a su capacidad distintiva – y a su propietario (quien puede s er víctima de la mala calidad o imagen producida por el tercero que la emplea)”. (Zuccherino y Mitel man, “Marcas y Patentes en el Gatt” Pág. 135). En resumen, al analizar y contrastar en conjunto las marcas en pugna **MICROPHOS BUNGE** y **etiquet a** (solicitada) y **MICROFOS** en la clase 5 (registrada) se sostiene que es la totalidad del conju nto debe ser objeto de análisis y no sus partes por separado y, en este contexto, al afirmar que las cuestiones marcarias no se limitan a reglas preestablecidas sino que responden a un análisis pruden te realizado por parte del juzgador, del cual se torna imposible prescindir de cierta subjetividad r azonable y al colocarse en el papel de público consumidor en este caso frente a las marcas en pugna, la primera impresión que producen es que las mismas son confundibles, aprehensión esta que se prolo ngó en los sucesivos cotejos que se realizó. Es decir la percepción de las marcas enfrentadas provoc a una sensación espontanea de semejanzas capaz de suscitar equivocos entre ellas. La existencia de partes comunes no constituye óbice para el registro de una nueva marca, si esta inc luye elementos capaces de integrar un conjunto que resulte distintivo en relación a la registrada, p or ende, al considerar que la apreciación de las marcas enfrentadas provoca una sensación espontanea de semejanzas susceptibles de suscitar equivocos entre ellas ya que no existe poseen una marcada di ferencia entre ellas, se determina que el por el poder distintivo de la marca ya registrada, podría existir dilución a favor de la otra que pretende el registro. Así, se concluye que en el caso de marras las marcas **MICROPHOS BUNGE** y **etiqueta** y **MICROFOS ** son confundibles y, por ello, existiendo riesgo de error o confusión entre las mismas para el púb lico consumidor, ya que las clases están relacionadas, se afirma que no pueden coexistir pacíficamen te. En mérito a todo lo expuesto y las consideraciones legales expuestas, corresponde no hacer lugar al Recurso de Apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, confirmar el Acuerdo y Sent encia N° 252 de fecha 22 de septiembre de 2021 dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, En cuanto a las costas, deben imponerse a la parte perdidosa en virtud al principio contenido en el Art . 192 del C.P.C. **Es mi voto**. A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Ministro Dr. MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA dijo: Comparto la pos tura del Dr. Benítez Riera, en cuanto a NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Por la parte demandada contra el Acuerdo y Sentencia N° 252 de fecha 22 de septiembre del 2021, dict ado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, por compartir los mismos fundamentos. Ahora bien, en lo que respecta a las costas, considero que estas deben ser impuestas en el orden cau sado, conforme a lo dispuesto en el artículo 193 del Código Procesal Civil, por la interpretación qu e causa la Resolución de la cuestión planteada. Es mi voto. A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, la Ministra Dra. LLANES OCAMPOS dijo: Que se adhiere al voto del Mi nistro Dr. Benítez Riera por los mismos fundamentos. Es mi voto. Con lo que se dio por terminado el acto firmando S.S.E.E. todo por ante mí que lo certifica, quedand o acordada la sentencia que inmediatamente sigue: Ante mí: Luis María Benítez Riera Ministro Abg. Norma Domínguez V. Secretaria ACUERDO Y SENTENCIA N° 472 Asunción, 27 de junio de 2022. VISTOS los méritos del Acuerdo que antecede, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA PENAL RESUELVE: 1) TENER POR DESISTIDO el recurso de nulidad. 2) NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por el abogado Wilfrido Fernández, en represen tación de la parte actora, y en consecuencia; 3) CONFIRMAR el Acuerdo y Sentencia N° 252 de fecha 22 de septiembre de 2021 dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, de acuerdo a lo expuesto en el exordio de esta resolución. 4) IMPONER las costas a la perdidosa 5) ANOTAR, registrar. Luis María Benítez Riera Ministro Abg. Norma Domínguez V. Secretaria Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candil MINISTRO Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra