Jurisprudencia CSJ

JUICIO: «BEIERDORF A.G. C/ RES. N° 148 DEL 18 DE JUNIO DE 2015 DICT. POR DINAPI» ACUERDO Y SENTENCIA N°........ Trescientos novanto y dos En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los catorce días, del mes de julio , del año dos mil veintidós, estando reunidos en Sala de Acuerdos los señores Ministros de la Excele ntísima Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS, LUIS MARÍA BENÍTEZ RIE RA y MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA, por Ante mí, la Secretaria autorizante, se trajo el expediente c aratulado: «BEIERDORF A.G. C/ RES. N° 148 DEL 18 DE JUNIO DE 2015 DICT. POR DINAPI», a fin de resolv er los recursos de apelación y nulidad interpuestos por el abogado Ángel Peralta Heisecke en represe ntación de la DINAPI, en contra del Acuerdo y Sentencia N° 37 de fecha 08 de febrero de 2021 dictado por el Tribunal de Cuentas-Primera Sala. Previo estudio de los antecedentes del caso, la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvió plantear las siguientes: **CUESTIONES:** ¿Es nula la Sentencia apelada? En caso contrario, ¿se halla ella ajustada a Derecho? Practicado el sorteo de Ley para determinar el orden de la votación, dio el siguiente resultado: LLA NES OCAMPOS, BENÍTEZ RIERA y RAMÍREZ CANDIA. **A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA**, la Doctora MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS dijo: Que el recurrent e no ha expresado agravios con relación al recurso de nulidad. Así mismo, no se observan vicios o de fectos en la sentencia que ameriten su tratamiento de oficio, en los términos de los artículos 15, 4 15 y 404 del Código Procesal Civil, por lo que el recurso de nulidad se debe declarar desierto, por falta de fundamentación. ES MI VOTO. **CORTE SUPREMA DE JUSTICIA** Luis María Benítez Riera Ministro Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candia MINISTRO Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra Apg. Norma Dominguez V. Secretaria

A sus turnos los Ministros BENÍTEZ RIERA y RAMÍREZ CANDIA manifiestan que se adhieren al voto de la distinguida Ministra preopinante, por sus mismos fundamentos. **A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA**, la Señora Ministra LLANES OCAMPOS prosiguió diciendo: Por Acuer do y Sentencia N° 37 de 08 de febrero de 2021 el Tribunal de Cuentas-Primera Sala resolvió: «1.-) HA CER LUGAR a la presente demanda contencioso-administrativa promovida por la firma BEIERSDORF A.G. co ntra la RESOLUCIÓN N° 148 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2015, DICTADA POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PROP IEDAD INDUSTRIAL (DINAPI), conforme a los términos expuestos en el considerando de la presente resol ución. 2.-) REVOCAR la resolución N° 148 de fecha 18 de junio de 2015, Dictada por la Dirección Naci onal de la Propiedad (DINAPI). 3.-) IMPONER las costas de la instancia a la parte perdidosa. 4.-) NO TIFICAR, registrar y remitir un ejemplar a la Excma. Corte Suprema de Justicia» **ARGUMENTO DE LAS PARTES:** **AGRAVIOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL:** Conforme al escrito obrante a fs. 339 y sgte. de autos, la Dirección Nacional de la Propiedad intele ctual se agravió contra el numeral 3 de la parte resolutiva del Acuerdo y Sentencia N° 37/2021 apela do. Al respecto, la DINAPI argumentó que su parte – al contestar la demanda – oportunamente había afirma do que la resolución impugnada era errónea, y que su revocación resultaba procedente, reconociendo a sí los derechos invocados por la parte actora; destaca con ello que su parte se allanó a las pretens iones de la parte actora, dándose este allanamiento de forma total e incondicionada. Así, en el citado escrito, a fs. 339 la DINAPI expresó: «Cabe advertir además, que en instancia admi nistrativa, DINAPI ha reconocido en primera instancia, ante la Dirección de Asuntos Marcarios Litigi osos, los derechos de la actora a oponerse al registro de la marca CURATRIX, resolviendo en consecue ncia HACER LUGAR A LA OPOSICIÓN, y rechazar la solicitud de registro de la citada marca. // Por ende , se puede afirmar que ya en instancia administrativa DINAPI se

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA JUICIO: «BEIERDORF A.G. C/ RES. N° 148 DEL 18 DE JUNIO DE 2015 DICT. POR DINAPI» ACUERDO Y SENTENCIA N°...Trescientos noventa y dos En tales términos – aquí referidos a manera de síntesis – la representación de la DINAPI solicitó la revocación parcial del Acuerdo y Sentencia N° 37/2021, específicamente en lo que respecta a la impo sición de costas, solicitando su aplicación conforme con lo dispuesto en el artículo 198 inciso a) d el Código Procesal Civil. CONTESTACIÓN DE LA PARTE ACTORA: La parte actora contestó los agravios de la DINAPI, en los términos del escrito presentado a fs. 344 de autos. En dicha presentación, el representante de la parte actora manifestó: «...si bien es cier to que la recurrente no se allanó expresamente al momento de contestar la demanda, sí acepto en su e scrito las pretensiones de mi mandante. Aún siendo el allanamiento la vía procesal correcta...esta p arte no tiene objeción a que la Dinapi sea relavada [sic] de la condena con costas y estas sean impu estas en el orden causado.» Bajo tales consideraciones, la representación de la parte actora solicitó se tenga por contestado el traslado que le fuera corrido. PARTE COADYUVANTE DE LA DEMANDADA: Con respecto a la parte coadyuvante de la parte demandada, tras habersele notificado debidamente (fs . 343) del traslado de los agravios interpuestos por la DINAPI, esta Sala Penal dictó el Auto Interl ocutorio N° 1532 de fecha 21 de diciembre de 2021, por el cual se dio por decaído el derecho que dej ó de utilizar la firma PHARMA INTERNACIONAL S.A., llamándose en consecuencia ‘Autos para Resolver’ Luis María Berátez Riera Ministro Dr. Manuel Dejesús Ramírez Canda MINISTRO Abg. Norma Domínguez V. Secretaria Ma. Carolina Llanes O. Ministra

ANÁLISIS JURÍDICO: Luego de un análisis razonado de la resolución apelada, y de los documentos obrantes en autos, se co nstata que por Acuerdo y Sentencia N° 37 de fecha 08 de febrero de 2021, el Tribunal de Cuentas-Prim era Sala había resuelto hacer lugar a la presente demanda, e imponer las costas a la parte perdidosa – la parte demandada – y fue contra esto último que se alzó en apelación la representación de la Di rección Nacional de la Propiedad Intelectual (DINAPI). Así, el **thema decidendum** que presentemente nos concierne consiste en establecer si el Tribunal d e Cuentas resolvió conforme a derecho la imposición de costas en la instancia de grado inferior. Recordemos que la presente acción contencioso-administrativa tuvo su génesis a raíz de la Resolución N° 148 de fecha 18 de junio de 2015 dictada por la DINAPI, que a su vez revocó la Resolución N° 110 8 de fecha 18 de octubre de 2012¹, ordenó la prosecución de los trámites de registro de la marca ‘Cu ratrix’ solicitada por la firma Pharma International S.A. Atendiendo al escrito de expresión de agravios presentado por la DINAPI, y la contestación al mismo efectuada por el representante de la firma BEIERSDORF A.G., se observa que a fs. 222 de autos, en op ortunidad de contestar la demanda la DINAPI había manifestado: «…en los términos precedentemente exp uestos la Resolución N° 148 del 18 de junio de 2015, dictada por la Dirección General de la Propieda d Industrial, no se encuentran ajustadas a derecho, por lo que corresponde su revocatoria». Son dos las disposiciones legales aplicables, que orientan al convencimiento de esta magistratura pa ra declarar procedente la pretensión de la parte demandada en esta instancia de alzada, y son el art ículo 193 y el artículo 198 inciso a) del Código Procesal Civil, que rezan: «Artículo 193. Exención. El juez podrá eximir total o parcialmente de las costas al litigante vencid o, siempre que encontrare razones para ello, expresándolas en su pronunciamiento, bajo pena de nulid ad…» ¹ La Resolución 1108-2012 dictada por el Jefe de Sección de Marcas de la DPI había rechazado la soli citud de registro de la marca ‘Curatrix’. 4

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA** JUICIO: «BEIERDORF A.G. C/ RES. N° 148 DEL 18 DE JUNIO DE 2015 DICT. POR DINAPI» ACUERDO Y SENTENCIA N° Trescientos noventa y dos «Artículo 198. Costas en el allanamiento. No se impondrán costas al vencido: a) cuando hubiere recon ocido oportunamente como fundadas las pretensiones del adversario, allanándose a satisfacerlas, a me nos que hubiere incurrido en mora, o que por su culpa hubiere dado lugar a la reclamación...» En vista de ello, si bien en autos no ha existido un allanamiento expreso por parte de la DINAPI, a la luz de lo observado a fs. 222 se desprende claramente que hubo un reconocimiento total a las pret ensiones de la parte actora tal como establece la primera parte del inciso a) del artículo 198 CPC, transcripto en las líneas que anteceden. Ello, a su vez, se considera como razón válida y suficiente para dar aplicación al artículo 193 del Código Procesal Civil, por lo que corresponde declarar la p rocedencia del recurso de apelación interpuesto por la DINAPI. **POR TANTO**, resulta procedente **HACER LUGAR** al recurso de apelación interpuesto por la Direcci ón Nacional de la Propiedad Intelectual en contra del numeral 3 del Acuerdo y Sentencia N° 37 de fec ha 08 de febrero de 2021 dictado por el Tribunal de Cuentas-Primera Sala, y en consecuencia **REVOCA R** el numeral 3 de dicho fallo, e **IMPONER** las costas en el orden causado. En cuanto a las costa s de esta instancia, corresponde igualmente imponerlas en el orden causado, por las mismas considera ciones expuestas en la presente resolución, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 205 del Código Procesal Civil. ES MI VOTO. A su turno, el Ministro Dr. Luis María Benítez Riera dijo: El representante de la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual (DINAPI), Abogado Juan Manuel Benítez Vera, interpuso recurso de apelac ión contra el Acuerdo y Sentencia N° 37, de fecha 8 de febrero de 2021, del Tribunal de Cuentas, Pri mera Sala que dispuso: “1. HACER LUGAR a la presente demanda contencioso-administrativa promovida po r la firma BEIERSDORF A.G. contra la RESOLUCION N° 148 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2015, DICTADA POR LA DIRECCION NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (DINAPI), conforme a los términos expuestos en el cons iderando de la presente resolución. 2. REVOCAR la resolución N° 148 de fecha 18 de junio de 2015, di ctada por la Dirección **Dra. Ma. Carolina Llanes O.** Ministra 5

Nacional de la Propiedad Industrial (DINAPI). 3. IMPONER las costas de instancia a la parte perdidos a. 4. NOTIFICAR, registrar y remitir un ejemplar a la Exema. Corte Suprema de Justicia". El apelante señaló, principalmente, que su parte se agravia con lo resuelto por el Acuerdo y Sentenc ia N° 37, respecto al punto 3 de la parte resolutiva que dice: "IMPONER las costas de la instancia a la parte perdidosa". Sigue expresando que: "(...) El reconocimiento del derecho invocado por la par te actora, y por ende, de no hacer lugar al registro de la marca CURATRIX, con base en la oposición presentada contra la misma por la parte actora, en sede administrativa, implicaba el allanamiento a sus pretensiones, y a la revocatoria de la resolución impugnada, aún cuando tal allanamiento no haya sido formulado en forma expresa, ni solicitado la exoneración de costas, sino la imposición de las costas por su orden. Por otro lado, al afirmar la procedencia de la demanda y por ende de la revocat oria, la misma fue formulada en tiempo oportuno, dentro del plazo para contestar la demanda, en form a total e incondicionada (...). Finalmente, solicitó la revocatoria parcial del Acuerdo y Sentencia N° 37, en cuanto a las costas (fs. 339/340). El Abogado Wilfrido Fernández, en representación de la firma Beiersdorf A.G. esgrimió que si bien es cierto que la recurrente no se allanó expresamente al momento de contestar la demanda, sí aceptó en su escrito las pretensiones de su mandante, por lo que su parte no tiene objeción a que la DINAPI s ea relevada de la condena en costas y éstas sean impuestas en el orden causado (fs. 344). Por A.I. N° 1532 del 21 de diciembre de 2021, esta Sala dio por decaído el derecho que ha dejado de utilizar la firma PHARMA INTERNACIONAL S.A. (coadyuvante), para presentar su escrito de contestación del traslado que se le corriera (fs. 346). En esta instancia, nos encontramos ante la discusión respecto a la pertinencia de la imposición de c ostas a la parte demandada y perdidosa. El apelante sostiene que ha reconocido los derechos de la parte actora al contestar la demanda y sol icitar la revocatoria de la resolución impugnada. Afirma que ello implicaba un allanamiento a sus pr etensiones, aún cuando éste no haya sido formulado expresamente.

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA** JUICIO: «BEIERDORF A.G. C/ RES. N° 148 DEL 18 DE JUNIO DE 2015 DICT. POR DINAPI» ACUERDO Y SENTENCIA N°........ Trescientos noventa y dos S Respecto la eximición de costas solicitada, debe aludirse al artículo 198 del Código Procesal Civil que reza: "Costas en el allanamiento. No se impondrán costas al vencido:" a) cuando hubiere reconocido oportunamente como fundadas las pretensiones del adversario, allanándos e a satisfacerlas, a menos que hubiere incurrido en mora, o que por su culpa hubiere dado lugar a la reclamación, b) cuando se allanare dentro de quinto día de tener conocimiento de los títulos e inst rumentos tardiamente presentados. Para que proceda la exención de costas, el allanamiento debe ser i ncondicionado, oportuno, total y efectivo". La disposición normativa establece una serie de requisitos para la procedencia de la eximición de co stas en el allanamiento, pues se trata de un caso de excepción al principio general de imposición de costas a la parte vencida. En este entendimiento, es preciso verificar si en el caso en análisis se han dado los requisitos est ablecidos expresamente por el Código de Forma. De las constancias de autos surge que la parte demand ada, Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual (DINAPI), al momento de contestar la demanda pro movida, solicitó que se haga lugar a ésta, revocando las resoluciones impugnadas, por no estar ajust adas a derecho (fs. 220/223). A pesar de que tácitamente aquella posición podría entenderse como un allanamiento o reconocimiento de las pretensiones de la actora, se advierte que no se han cumplido los requisitos previstos en el artículo 198 del C.P.C. antes transcripto. Es así que, el juicio continuó con el trámite regular, fu e abierto el periodo probatorio, fueron diligenciadas las pruebas solicitadas, presentados los alega tos, hasta que por Acuerdoy Sentencia N° 37, de fecha 8 de febrero de 2021, el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, hizo lugar a la demanda promovida por la firma BEIERDORF A.G., imponiendo las costas a la parte perdidosa. En definitiva, en autos no se ha configurado efectivamente el allanamiento, con las características y requisitos establecidos en la ley, para eximir de las costas a <signature>Luis María Pérez Ríos</signature> Ministro <signature>Norma Domínguez V.</signature> Secretaria Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candil MINISTRO Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra 7

la parte vencida, por lo que la resolución del Tribunal de Cuentas en estudio se halla ajustada a De recho y debe ser confirmada. En lo pertinente, Carlos Eduardo Fenochietto y Roland Arazi, señalan: “ (...) Quien se allana, en definitiva, se somete a la pretensión de sentencia solicitada por el actor en la demanda. De ahí que, en principio las costas deberían ser soportadas por quien ha capitulado ante la razón de su adversario, por aplicación del principio objetivo de la derrota (...) Por eso, l a exención que contempla la ley para el que se allana, debe interpretarse con sentido estricto, en r azón de su excepcionalidad (...) Debe ser real, incondicionado, oportuno, total y efectivo; realizad o por quien no está en mora ni ha dado lugar, por su culpa, a la reclamación judicial. Sólo reunidos todos estos requisitos, el allanamiento tendrá la virtualidad de liberar del pago de las costas al allanado (...)” (Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, T. I, Editorial Astrea, Buenos Aire s, 1987, p. 275). Además, debe remarcarse que la doctrina y la jurisprudencia en la materia son claras al exigir que e l allanamiento sea oportuno, de tal forma que no se ocasione dispendio jurisdiccional ni para el act or ni para el Tribunal. En el caso de autos, como se mencionó, tras la contestación de la demanda, e l juicio siguió su curso hasta la decisión definitiva, no teniendo virtualidad el reconocimiento de los derechos de la parte actora, por la demandada, a los efectos de la eximición de costas, pues no se trató de un allanamiento concreto, expreso y efectivo. Hernán Casco Pagano afirma que “las costas en el allanamiento deben ser soportadas por el demandado, salvo que se dieren algunas de las circunstancias previstas en el Art. 198 (...)” (Código Procesal Civil comentado y concordado, Tomo I, La Ley Paraguaya S.A., Asunción, 2009, p. 343). Afirma igualme nte que en el allanamiento se reconoce las pretensiones del adversario, expresando la intención de n o litigar y ello constituye el fundamento de la eximición. Por otra parte, asevera el autor que, ade más de oportuno, el allanamiento debe ser incondicionado, total y efectivo, según la norma, de tal f orma que produzca efectivamente la terminación del proceso (op. cit. P. 380). Definitivamente, en au tos no se alcanzó la finalidad de la norma procesal, que es evitar el desgaste innecesario del siste ma. Por otra parte, no se observan circunstancias que ameriten el apartamiento de la regla general e n materia de imposición de costas o principio objetivo de la derrota. 8

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA** JUICIO: «BEIERDORF A.G. C/ RES. N° 148 DEL 18 DE JUNIO DE 2015 DICT. POR DINAPI» ACUERDO Y SENTENCIA N°........ Trescientos noventa y dos En consecuencia y por las razones apuntadas, voto por la confirmación del Acuerdo y Sentencia N° 37 de fecha 8 de febrero de 2021, punto 3), del Tribunal de Segunda, Primera Sala. Costas a la perdidos a en esta instancia. ES MI VOTO. A su turno, el Ministro Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candia expresó su adhesión al voto de la distingu ida Ministra preopinante, Dra. María Carolina Llanes Ocampos, por compartir sus mismos fundamentos. Con lo que se dio por terminado el acto firmando SS.EE., todo por ante mí que certifico, quedando ac ordada la sentencia que inmediatamente sigue: Luis María Benítez K Ante mf: Abg. Norma Domínguez V. Secretaria Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candia MINISTRO Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra Asunción, de de 2022.- Y VISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede; la Excelentísima **CORTE SUPREMA DE JUSTICIA** SALA PENAL RESUELVE: 1) DECLARAR DESIERTO el recurso de nulidad. 9

2) **HACER LUGAR** al recurso de apelación interpuesto por la Dirección Nacional de la Propiedad Int electual en contra del numeral 3 del Acuerdo y Sentencia N° 37 de fecha 08 de febrero de 2021 dictad o por el Tribunal de Cuentas-Primera Sala, y en consecuencia; 3) **REVOCAR** el numeral 3 de dicho fallo individualizado en el numeral que antecede, e **IMPONER** las costas en el orden causado. 4) **IMPONER** las costas de esta instancia en el orden causado; todo cuanto antecede de conformidad con los fundamentos expuestos en la presente resolución. 5) **ANOTAR**, registrar y notificar. Luis María Benítez Piera Mediante Ante mí: Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra Abg. Norma Domínguez V. Secretaria