Jurisprudencia CSJ

Expediente: "NEGOCIOS Y SERVICIOS S.A. C/ RES. N° 96 DEL 01/ABRIL/2019 DICTADA POR LA DIRECCIÓN NACI ONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - DINAPI". Acuerdo y Sentencia N° Doscientos noventa y dos En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los días del mes de...mayo........ .....del año dos mil veintidós, estando reunidos en la Sala de Acuerdos los Excelentísimos Señores M inistros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Doctores LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA, MANUEL DEJE SÚS RAMÍREZ CANDIA, MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS, ante mí, la Secretaría autorizante, se trajo al a cuerdo el expediente caratulado: "NEGOCIOS Y SERVICIOS S.A. C/ RES. N° 96 DEL 01/ABRIL/2019 DICTADA POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - DINAPI", a fin de resolver los Recursos de A pelación y Nulidad interpuestos por la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, contra el Acuerd o y Sentencia N° 32 de fecha 08 de febrero de 2021 dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala. Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvió plan tear las siguientes: **CUESTIONES:** ¿Es nula la sentencia apelada? En caso contrario, ¿se halla ajustada a derecho? Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: BENÍTEZ RIERA, RAMÍREZ CANDIA y LLANES OCAMPOS. **A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA**, el señor ministro DR. BENÍTEZ RIERA, dijo: se verifica que el r ecurrente no ha fundamentado el mismo en forma específica. Por otro lado, no se observan en la resol ución recurrida vicios o defectos que tengan la suficiente entidad para declarar de oficio su nulida d, en los términos autorizados por los Arts. 113 y 404 del Código Procesal Civil. Por tanto, corresp onde desestimar el presente Recurso. ES MI VOTO. A sus turnos, los señores ministros: Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candia y Dra. María Carolina Llanes Ocampos, manifiestan que se adhieren al voto del ministro predeplante por los mismos fundamentos. Luis Mario Benitez Riera Abog. Norma Dominguez V. Secretaria Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candia MINISTRO Dra. Ma. Carolina Llanes U. Ministra

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el DR. BENÍTEZ RIERA, dijo: por Acuerdo y Sentencia N° 32 de fecha 08 de febrero de 2021, el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, resolvió: “1.-) HACER LUGAR a la presen te demanda contencioso – administrativa promovida por la firma NEGOCIOS Y SERVICIOS S.A., contra LA RESOLUCIÓN N° 96 DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCION NACIONAL DE LA PROPIEDAD IND USTRIAL (DINAPI), conforme a los términos expuestos en el considerando de la presente resolución 2.- ) REVOCAR la resolución N° 96 de fecha 01 de abril de 2019, Dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad (DINAPI). 3.-) IMPONER las costas de la instancia a la parte perdidosa. 4.-) NOTIFICAR, re gistrar…”. En el Recurso de Apelación interpuesto, el Abg. Ángel Peralta Heisecke, en representación de la Dire cción Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), expresó agravios a fs. 86/87, manifestando en térm inos resumidos que, el Tribunal de Cuentas ha dictado la resolución ignorando los argumentos expuest os por su parte. Expresa además que, no constituye suficiente fundamento poseer un nombre comercial y que “Negocios y Servicios” se encuentra prohibido por la Ley de Marcas. Finaliza solicitando se ha ga lugar al recurso de Apelación interpuesto. Al momento de contestar el traslado que le fue corrido, el Abg. Hugo Berkemeyer, en representación d e la parte actora, según fs. 91/95, manifestó que el apelante no realizó un análisis razonado de la resolución ni expuso los motivos por los que la considera injusta o viciada. Dice además que, “Negoc ios y Servicios” constituye el nombre comercial y lo identifica, constituyendo un elemento distintiv o en el mercado paraguayo. Expresa además que la marca ha sido utilizada desde el año 2011 y ya ha a dquirido otros registros en clase 36. Por esta razón, solicita que se confirme la resolución recurri da. Que, entrando a analizar el fondo de la cuestión planteada, el meollo de la cuestión consiste en res olver si la marca solicitada “Negocios y Servicios”, cuya inscripción debe hacerse en clase 36, se t rata o no de una denominación genérica o descriptiva, que califica el servicio de la clase en la que se pretende registrar. Se entiende que una denominación es genérica respecto de un producto o servicio, cuando la misma con stituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa el género al que pertenece el producto o servicio de que se trate. El carácter genérico del signo debe desprenderse del signifi cado que este tiene para los consumidores en el lenguaje común y en las costumbres constantes del co mercio, de forma que si el signo en cuestión es utilizado de manera generalizada o extendida por los participantes en el mercado, se está ante un caso de signo genérico que pretende ser una marca insc ripta. Además,

Expediente: "NEGOCIOS Y SERVICIOS S.A. C/ RES. N° 96 DEL 01/ABRIL/2019 DICTADA POR LA DIRECCIÓN NACI ONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - DINAPI". Según la legislación aplicable al caso, la prohibición concerniente a los signos genericos, no puede ser subsanada. El Profesor Carmelo Módica, explica en su obra "Derecho Paraguayo de Marcas" : "La prohibición de re gistrar signos genéricos protege el comercio de eventuales abusos...". Estas prohibiciones estableci das en la legislación son la exteriorización de la voluntad del legislador con el propósito de evita r que los intereses generales o públicos se vean afectados por el otorgamiento de derechos monopólic os sobre los signos, por ello que, al incurrir la marca en dichas prohibiciones, necesariamente acar rea la irregistrabilidad del signo en cuestión. Así, queda claro que no pueden registrarse los signo s que se compongan exclusivamente de indicaciones que puedan servir para designar especie, calidad, cantidad, destino, valor, o procedencia del producto o del servicio y tampoco pueden registrarse los signos que se convierten en habituales para designar los productos o servicios que se pretenden dis tinguir. Con relación al término genérico el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que: "Un término es genérico, desde el punto de vista marcario, cuando los empresarios del correspondiente s ector económico necesitan usarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio, o cuando por s i solo sirva para identificarlo". Asimismo, otro de los comúnmente denominados "motivos absolutos" sobre la base por la cual se denieg an los registros de marcas son los términos descriptivos, que son palabras que suelen emplearse en e l comercio para describir el producto o el servicio que pretende registrarse. Por ejemplo: los térmi nos cualitativos o elogiosos (rápido, mejor, clásico, etc.) son susceptibles de una prohibición abso luta o de, cuanto menos, objeciones por parte de la autoridad administrativa, a no ser que formen pa rte de una marca distintiva. De lo expuesto precedentemente se verifica que, a la hora de determinar si estamos en presencia de u na marca genérica y/o descriptiva hay que tener en cuenta los productos o servicios que se pretenden distinguir con la marca, y, que, aun cuando la marca solicitada sea genérica, es necesario que ella no se refiera a una calidad del producto tan evidente, y bajo una forma tan directa. Ahora bien, un signo marcario puede ser genérico y/o descriptivo, y por ende irregistrable en un det erminado país, y ser registrable en otro diferente, donde si posee aptitud distintiva por no evocar la designación del bien o servicio que distinguirá en el mercado, porque un término que resulta gené rico en cierta región para un determinado producto o servicio no lo es en otra diferente, y por tant o, se encuentra habilitado para registrarse como marca. Es por ello que este Luis María Benítez Riera Abog. Norma Domínguez V. Secretaria Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candil MINISTRO Dra. Ma. Carotina Llanes U. Ministra

análisis se circunscribe al territorio donde se comercializará la marca (nuestro país). En el estudio de la apelación planteada, es preciso remitirse a la Ley 1294/98 “DE MARCAS”, que en s u artículo 2 establece que: “No podrán registrarse como marcas:... e) los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio ...”. Que, considero que la marca solicitada “Negocios y Servicios”, no posee originalidad ni novedad, y s e trata sin lugar a dudas de un signo genérico y que designa el producto o servicio para el cual qui ere ser registrado, por lo que no resulta distintiva y, por tanto, es irregistrable. En consecuencia, por lo precedentemente analizado y en base a las prescripciones legales citadas, co rresponde HACER LUGAR al Recurso de Apelación interpuesto por el Abg. Ángel Peralta Heisecke, y, por tanto, REVOCAR el Acuerdo y Sentencia N° 32 de fecha 08 de febrero de 2020 dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala. En cuanto a las costas, las mismas deben ser impuestas a la perdida en vir tud al principio establecido en el Art. 192 del Código Procesal Civil. ES MI VOTO. A su turno, el señor ministro Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candia, dijo: que se adhiere al voto del Dr . Luis María Benítez Riera, en cuanto a HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por la Direc ción Nacional de la Propiedad Intelectual, contra el Acuerdo y Sentencia Nro. 32 de fecha 08 de febr ero del 2021, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, por compartir los mismos fundamentos . Sin embargo, disiente respetuosamente en cuanto a la forma de imposición de costas, las cuales con sidera deben ser impuestas en el orden causado, conforme a lo establecido en el artículo 193 del Cód igo Procesal Civil, por la interpretación que causa la resolución de la cuestión planteada. ES MI VO TO. A su turno, la señora ministra Dra. María Carolina Llanes Ocampos, dijo: me adhiero al voto del dist inguido colega preopinante, Dr. Luis María Benítez Riera -por compartir los mismos fundamentos- en e l sentido de HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por la representación de la DINAPI y RE VOCAR el Acuerdo y Sentencia N° 32 de fecha 08 de febrero de 2021 y que trae aparejado como lógico c orolario el rechazo de la presente acción contencioso -administrativa, y la confirmación de los acto s administrativos impugnados en la presente demanda. Concurso igualmente en el sentido de IMPONER la s costas a la parte perdida, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 203 inciso b) del Código Procesal Civil. ES MI VOTO.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Expediente: "NEGOCIOS Y SERVICIOS S.A. C/ RES. N° 96 DEL 01/ABRIL/2019 DICTADA POR LA DIRECCIÓN NACI ONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - DINAPI" Con lo que se dio por terminado el acto firmando S.S.E.E., todo por ante mí de que yo certifico, que dando acordada la sentencia que inmediatamente sigue: Ante mí: Luis María Benítez Riera Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candi. MINISTRO Dra. Ma. Carolina Llanes Ministra ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO 192 Asunción, 12 de mayo de 2022 VISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede, la Excma. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA PENAL RESUELVE: 1. **DESESTIMAR** el Recurso de Nulidad. 2. **HACER LUGAR** al Recurso de Apelación interpuesto por el Abg. Ángel Peralta Heisecke, en repres entación de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), y, en consecuencia, 3. **REVOCAR** el Acuerdo y Sentencia N° 32 de fecha 08 de febrero de 2021 dictado por el Tribunal d e Cuentas, Primera Sala, por los motivos expuestos en el considerando de la presente resolución. 4. **IMPONER LAS COSTAS**, a la perdidosa. 5. **ANOTAR**, registrar y notificar. Ante mí: Luis María Benítez Riera Abg. Norma Domínguez V. Secretaria Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra SECRETARIA JUDICIAL IV CORTE SUPREMA DE JUSTICIA MINISTRO