Jurisprudencia CSJ

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA EXPEDIENTE: COPEL S.A. C/ RES. N° 216 DE FECHA 27/08/14 Y OTRA DICT. POR LA DINAPI. ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO ciento setenta y ocho En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los días ... del mes de... marto.. . del año dos mil veintidos, estando reunidos en la Sala de Acuerdos los Excmos. Señores Ministros d e la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, los Dres. LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA, MANUEL DEJESÚS RAMÍR EZ CANDIA y MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS, por ante mí la Secretaria autorizante, se trajo el expedi ente caratulado: "COPEL S.A. C/ RES N° 216 DE FECHA 27/08/14 Y OTRA DICT. POR LA DINAPI", a fin de r esolver el Recurso de Apelación interpuesto contra el Acuerdo y Sentencia Nº 190 de fecha 31 de mayo de 2016, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala. Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvió plan tear y votar la siguiente: **CUESTIÓN:** ¿Se halla ella ajustada a derecho la sentencia recurrida? Practicando el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: LUIS M ARÍA BENÍTEZ RIERA, MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA Y MARÍA CAROLINA LLANES. **A LA UNICA CUESTIÓN PLANTEADA**, el Dr. BENITEZ RIERA dijo: Por Acuerdo y Sentencia Nº 190 de fech a 31 de mayo de 2016 (fs. 480/484), el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, resolvió: 1) HACER LUGAR a la demanda contenciosa administrativa promovida por la firma COPEL S.A., y en consecuencia, 2) REVO CAR las Resoluciones Nº 528 del 27/07/2011 dictada por la Secretaría de Asuntos Litigiosos y la Nº 2 16 de fecha 27/08/2014 dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual, 3) IMPONER las costas a la parte perdidosa, 4) NOTIFICAR, anotar, registrar, y remitir copia a la Excmo. Corte Sup rema de Justicia. QUE, antes de entrar a estudiar el fondo de la cuestión debemos realizar una breve síntesis de las c uestiones administrativas que sirvieron de base a la presente demanda. Así tenemos que en fecha 29/1 1/2007 se presentó ante la Dirección de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria y Comerc io la Agente Marta Berkemeyer en representación de la firma COPPEL S.A.B. DE C.V., a solicitar el Luis María Benítez Riera Ministro Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra Abg. Norma Domínguez V. Secretaria

registro de la marca "COPPEL y etiqueta", en la clase 36 (servicios de seguros, negocios financieros , negocios monetarios, negocios inmobiliarios). A este pedido de registro se opuso en fecha 14/04/20 08 el agente Rafael Ruiz en representación de la firma COPEL S.A., en base a su producto registrado "COPPEL", en las clases 35 y 16. La Secretaría de Asuntos Litigiosos dictó la Resolución N° 528 del 27/07/2011, por la cual resolvió "1) DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por COPEL S.A. contra COPPEL S.A. DE C.V., sobre oposición al registro de marca COPPEL Y ETIQUETA, clas e 36, 2) DISPONER la prosecución del trámite de registro de la marca "COPPEL y etiqueta" clase 36, a favor de COPPEL S.A. DE C.V.". Contra esta decisión, la firma COPEL S.A. opone recurso de apelación , el cual fue resuelto por Resolución N° 216 de fecha 27/08/2014 dictada por la Dirección Nacional d e Propiedad Intelectual, por la cual se dispuso: "1) CONFIRMAR en todas sus partes la Resolución N° 528 de fecha 27 de julio de 2011, dictada por la Secretaría de Asuntos Litigiosos, 2) DISPONER la pr osecución del trámite de registro de la marca denominada "COPPEL Y ETIQUETA", clase 36, solicitada p or COPPEL S.A. DE C.V.". Seguidamente, el Abog. Pastor Roche Galeano, en representación de la firma COPEL S.A. se presentó en fecha 24/11/2014 ante el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, a promover dem anda contencioso administrativa contra las Resoluciones N° 528 de fecha 27/07/2011 y N° 216 de fecha 27/08/2014. Una vez trabada la litis y luego de los trámites de rigor, el Tribunal de Cuentas Segun da Sala, dictó el Acuerdo y Sentencia N° 190 de fecha 31 de mayo de 2016, hoy recurrido. Contra esta decisión del Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, el representante de la parte coadyuvante (COPPEL S. A. DE C.V.), Abog. Hugo Berkemeyer, dedujo recurso de apelación y lo fundamento en el escrito de fs. 497/500, argumentando en resumidas cuentas que si bien las marcas son semejantes, la marca solicita da por su parte fue solicitada con una etiqueta, la cual hace completamente distinguible a la marca de la parte actora. Agregó que no existen coincidencias graficas ni ortográficas y que la marca COPP EL constituye también el nombre comercial de su parte, el cual se encuentra protegido por la Ley N° 1294/98 y el Convenio de Paris. Manifestó que quedó probado que la marca de su parte se encuentra re gistrada en varios países, demostrando con ello que existe un derecho adquirido. Terminó solicitando se tenga por fundado el recurso de apelación y, luego de los trámites de rigor, se dicte sentencia revocando la resolución recurrida. QUE, de lo precedentemente expuesto, resulta obvio que el meollo de la cuestión se circunscribe a re solver si la marca solicitada por la firma COPPEL S.A. DE C.V. ("COPPEL y etiqueta"), y cuya inscrip ción debería hacerse en la clase 36, puede o no confundirse, con la marca de la firma COPEL S.A., en base a su producto registrado "COPEL", en las clases 35 y 16. QUE, entrando a examinar la cuestión, debo señalar como ya dijera en fallos análogos anteriores, que la esencia de la marca está en poder excluir a otros en el uso de marcas confundibles. El espíritu de la legislación marcaria, conforme la doctrina imperante, es el de evitar la confusión. Tanto es a sí que ya no se habla de

EXPEDIENTE: COPEL S.A. C/ RES. No 216 DE FECHA 27/08/14 Y OTRA DICT. POR LA DINAPI. que las marcas deben ser claramente inconfundibles, sino que deben ser claramente distinguibles. Se pone acento así en la necesidad de una clara diferenciación de las marcas en pugna. En el caso sub-e xamine ¿son las marcas solicitada e inscripta confundibles? COPPEL (MARCA SOLICITADA) COPEL (MARCA OPONENTE) Que, al contrastar las marcas en pugna y para llegar a un veredicto sobre la confundibilidad o no de las mismas, resulta imperioso realizar el análisis de diferenciación gráfica, fonética e ideológica , los tres campos principales en los cuales debe efectuarse el cotejo de los signos marcarios, según los autores Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas en su obra Derecho de Marcas (Tomos II, Edi torial Eliasta). Resulta obvio, al analizar las marcas en cuestión, que entre las mismas existe iden tidad casi absoluta, tanto en el plano gráfico (confusión visual respecto a la forma como se percibe la marca, provocada por semejanzas ortográficas) pues solo las diferencia una letra intermedia (P); como en el fonético (confusión auditiva causada cuando se obtiene una fonética igual en la pronunci ación de las palabras), pues a la pronunciación ambas marcas suenan exactamente igual. Así, en el ca so que nos ocupa nos encontramos ante un caso de CONFUSIÓN INDIRECTA, que se produce cuando un compr ador al adquirir un producto o servicio juzga que pertenece a la misma línea de productos o servicio s de un origen determinado y conocido por él, pero en realidad es distinto. El Derecho Marcario, al ser un derecho eminentemente tuitivo, lo que busca evitar es la confusión que pueda darse entre las marcas en el mercado, y en este sentido y en este caso en particular, resultan más importantes las s emejanzas que las diferencias. En ese sentido el artículo 2 inc. a) de la Ley 1294/98, prescribe que "...no podrán ser registradas las marcas que puedan inducir al engaño o confusión con respecto a la s características o aptitud de los productos o servicios". A esto agregamos el derecho al uso exclus ivo de las marcas que nuestra legislación concede a su titular y a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pudiera inducir directa o indirectamente a confusión o asociación. Luis María Benitez Riera Ministro Dr. Manuel Dejesús Ramirez Candia MINISTRO Abg. Norma Dominguez V. Secretaria Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra

Que, por lo precedentemente expuesto, las marcas en conflicto son confundibles de conformidad a las constancias de autos, no sólo porque su ortografía es casi idéntica y su fonética idéntica, sino por la posibilidad de confusión indirecta que la coexistencia de ambas marcas inevitablemente puede pro vocar en el público, dado que la similitud conceptual de la palabra puede inducir al mismo engaño. C uando se trata de marcas, los derechos que tiene el consumidor a que exista transparencia en el merc ado son inexcusables Que, considero que no procede la petición del registro de la marca COPPEL, solicitada por la COPPEL S.A. DE C.V., por carecer de los requisitos de especialidad y novedad. Consecuentemente, por lo prec edentemente analizado corresponde **No Hacer Lugar** al recurso de apelación interpuesto por el Abog ado Hugo Berkemeyer, representante de la parte coadyuvante, la firma COPPEL S.A. DE C.V., y por tant o, **Confirmar** el Acuerdo y Sentencia N° 190 de fecha 31 de mayo de 2016, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala. En cuanto a las costas, las mismas deben ser impuestas al apelante (artícu lo 203 inc. a) del C.P.C.). **Es mi voto**. Que a su turno, el Ministro Dr. **MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA**, dijo: **A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, EL DR. MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA DIJO:** El Abg. Hugo T. Berk emeyer – parte coadyuvante – no interpuso el recurso de nulidad contra el Acuerdo y Sentencia N° 190 de fecha 31 de mayo del 2016, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala. Por otra parte, no se advierte en la resolución recurrida vicios o defectos que justifiquen la declaración de oficio de la nulidad en los términos autorizados por los Artículos 113 y 404 del Código Procesal Civil, por l o que corresponde desestimar la nulidad. Es mi voto. **A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, EL DR. MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA DIJO:** Que se adhiere al vo to del Dr. Luis María Benítez Riera, por compartir los mismos fundamentos, pues existe una gran coin cidencia en los elementos gráficos y fonéticos que conforman las marcas en pugna. Esas similitudes han sido explicadas ampliamente por el colega que me antecede, por lo que resultarí a ocioso que las volviera a describir. Son justamente esas semejanzas las que tornan imposible la coexistencia de las marcas en litigio (CO PEL – COPPEL) dado que la confusión que devendría de esa posible coexistencia, podría inducir al púb lico a engaño, dado que los mismos no aportan la suficiente distintividad, además carecen de los req uisitos indispensables de novedad y originalidad, por haberse demostrado claramente como reitero una similar disposición de los elementos mencionados más arriba. Por otra parte, corresponde aclarar que en el Acuerdo y Sentencia N° 956 de fecha 22 de setiembre de l 2021 se ha sostenido que le registro de la marca “COPEL S.R.L.” de la clase N° 35, concedido por R egistro N° 146594, se encontraba vencido desde el 28/05/2001. Sin embargo en el presente caso dicha situación no será

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA EXPEDIENTE: COPEL S.A. C/ RES. N° 216 DE FECHA 27/08/14 Y OTRA DICT. POR LA DINAPI. analizada pues los datos mencionados no constan en el expediente judicial en estudio y -además- la c uestión tampoco ha sido alegada por las partes. Finamente, en cuanto a las costas, corresponde que sean impuestas en el orden causado, de conformida d al artículo 193 del Código Procesal Civil, por la interpretación que causa la resolución de la cue stión planteada. Es mi voto Que a su turno, la Ministra Dra. MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS, manifestaron que se adhieren al voto del Ministro Preopinante, Dr. Luis María Benítez Riera, por los mismos fundamentos. Con lo que se dio por terminado el acto firmando S.S.E.E. todo por ante mí que lo certifica quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue: ANTE MI: Luis María Benítez Riera Ministro Dr. Manuel Dejesús Ramirez Candia MINISTRO Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra ADG. Norma Dominguez V. Secretaria ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO 178 Asunción, 24 de mayo 2022. VISTOS los méritos del Acuerdo que antecede, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA PENAL RESUELVE: 1) NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por el Abogado Hugo Berkemeyer, representante de la parte coadyuvante, la firma COPPEL S.A. DE C.V., y en consecuencia, 2) CONFIRMAR el Acuerdo y Sentencia N° 190 de fecha 31 de mayo de 2016, dictado por el Tribunal de C uentas, Segunda Sala, por los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolución. 3) IMPONER las costas de esta Instancia a la parte apelante (artículo 203 inc. a) del C.P.C.). 4) ANOTAR y notificar. ANTE MÍ: Luis María Benítez Riera Ministro Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra