Jurisprudencia CSJ

EXPEDIENTE: "COMPAÑÍA PARAGUAYA DE LEVADURAS S.A. C/ RES. N° 290, DEL 07/JUN/2016 DICT. POR LA DIREC CIÓN NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL D.I.N.A.P.I." ACUERDO Y SENTENCIA N°...ciento siete y siete. En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los días del mes de ...del año dos mil veintidós, estando reunidos en la Sala de Acuerdos los Excmos. Señores Ministros de la Corte Su prema de Justicia, Sala Penal, los Dres. MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS, MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDI A Y LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA, por ante mí la Secretaria autorizante, se trajo el expediente caratula do: "COMPAÑÍA PARAGUAYA DE LEVADURAS S.A. C/ RES. N° 290, DEL 07/JUN/2016 DICT. POR LA DIRECCIÓN NAC IONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL D.I.N.A.P.I."; a fin de resolver el Recurso de Apelación, interpue sto por el abogado Hugo T. Berkemeyer, contra el Acuerdo y Sentencia N° 240 de fecha 23 de diciembre de 2020 dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala. Previo estudio de los antecedentes del caso, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, resolvió platear y votar las siguientes: **CUESTIONES:** ¿Es nula la Sentencia apelada? En caso contrario, ¿Se halla ella ajustada a derecho? Practicando el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: LUIS M ARÍA BENÍTEZ RIERA, MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA Y MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS. **A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, EL MINISTRO DR. LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA DIJO:** Si bien el aboga do Hugo T. Berkemeyer, en representación de la parte actora, no interpuso el recurso de nulidad cont ra el Acuerdo y Sentencia N° 240 de fecha 23 de diciembre de 2020 dictado en estos autos, de conform idad al Art. 405 del C.P.C. -por el que se considera implícito en el recurso de apelación- y, de est a manera, del análisis realizado al no observar en la Resolución recurrida vicios o defectos que ame riten la declaración de oficio de su nulidad en los términos autorizados por los Arts. 113 y 404 del Código Procesal Civil, corresponde desestimar la nulidad. Es mi voto. **A su turno, A LA PRIMERA CUESTIÓN los Ministros, el Dr. RAMÍREZ CANDIA y la Dra. LLANES OCAMPOS**, manifiestan que se adhieren al voto que antecede por los mismos fundamentos. Así votan Luis María Benítez Riera Ministro Abg. Norma Domínguez V. Secretaria Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candia MINISTRO Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. BENÍTEZ RIERA dijo: El Tribunal de Cuentas, Primera Sala, re solvió: "1.-NO HACER LUGAR a la presente demanda contenciosa-administrativa que promovió la COMPAÑÍA PARAGUAYA DE LEVADURAS S.A. (COPALSA) contra la RESOLUCIÓN N° 326 DEL 30 DE ABRIL DEL 2012, dictada por la SECRETARÍA DE ASUNTOS LITIGIOSOS y la RESOLUCIÓN N° 290 DEL 7 DE JUNIO DE 2016, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (DINAPI), por los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolución; 2.-CONFIRMAR la RESOLUCIÓN N° 326 DEL 30 DE ABRIL DEL 2012 dictada por la SECR ETARÍA DE ASUNTOS LITIGIOSOS y la RESOLUCIÓN N° 290 DEL 7 DE JUNIO DE 2016, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (DINAPI). 3.-IMPONER las costas a la parte actora…" (sic), que obra a f s.116/118 de estos autos. Al fundamentar sus agravios (fs.129/134), el representante de la parte actora expresó -esencialmente - que: “…Los productos PUNTO DULCE indiscutiblemente se asociaría directamente a la marca LEVADULCE de Copalsa, registrada y presente en el mercado paraguayo, fruto de un esfuerzo enorme para posicion ar la marca de mi mandante. Aprovechar la fama y notoriedad de la marca por la calidad de sus produc tos constituye un acto de competencia desleal. La solicitud presentada no reúne con los requisitos m ínimos exigidos por la ley, es decir DISTINTIVIDAD, ESPECIALIDAD Y NOVEDAD. El art. 15 de la Ley Nro 1294/98 de Marcas facilita a todo aquel que tenga inscrita una marca a su nombre a oponerse al regi stro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asoci ación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que exista una relación entre ellos…existe en la jerga marcaría lo que se denomina FAMILIA DE MARCAS donde un mism o fabricante utiliza ciertos términos para señalar a todas sus marcas…” Luego de otras disquisicione s, solicitó que se revoque la sentencia recurrida. Que, al iniciar el análisis del recurso de apelación se advierte que el fondo de la cuestión radica en determinar si la marca solicitada PUNTODULCE en la Clase 30, se presta o no a la confusión frente a la marca ya registrada LEVADULCE y, por ello, inducir-o no- al error en el público consumidor y l a dilución -o no- de la marca respecto al titular de la ya registrada. En primer término, corresponde traer a colación el Art. 2 de la Ley N° 1294 de Marcas que dispone: “ No podrán registrarse como marcas: (…) f) los signos idénticos o similares a una marca registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca;…” y en este sentido mencionar que, conforme a lo sostenido en casos análogos, la esencia de la marca es tá en

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <poder excluir a otros en el uso de marcas confundibles, y así el espíritu de la legislación marcari a es el de evitar casos de <em>confundibilidad marcaria</em>. </p> A través del tiempo, la jurisprudencia y la doctrina han desarrollado ciertos criterios generales qu e ayudan en la apreciación de la similitud. El primero de ellos, y acaso el más importante, es que l os signos deben considerarse en su conjunto, en forma sucesiva y pre-flexiva. El segundo es que cote jo debe efectuarse en los tres campos en que la similitud puede manifestarse (gráfico, fonético e id eológico). El tercero es que debe atenderse más a las semejanzas que a las diferencias de detalle. ( Luis Eduardo Bertone – Guillermo Cabanellas de las Cuevas, "Derecho de Marcas", Tomo II, 1.989 Edito rial Heliasta S.R.L., Pag. 42). Al analizar y contrastar en conjunto las marcas en pugna "PUNTODULCE y Etiqueta" y "LEVADULCE", se s ostiene que es la totalidad del conjunto debe ser objeto de análisis y no sus partes por separado y, en este contexto, al afirmar que las cuestiones marcarias no se limitan a reglas preestablecidas si no que responden a un análisis prudente realizado por parte del juzgador, del cual se torna imposibl e prescindir de cierta subjetividad razonable y al colocarse en el papel de público consumidor en es te caso frente a las marcas en pugna, la primera impresión que producen es que las mismas no son con fundibles, aprehensión esta que se prolongó en los sucesivos cotejos que se realizó. Es decir la per cepción de las marcas enfrentadas no provoca una sensación espontanea de semejanzas capaz de suscita r equívocos entre ellas. La existencia de partes comunes no constituye óbice para el registro de una nueva marca, si esta inc luye elementos capaces de integrar un conjunto que resulte distintivo en relación a la registrada, p or ende, al considerar que la apreciación de las marcas enfrentadas no provoca una sensación esponta nea de semejanzas susceptibles de suscitar equívocos entre ellas ya que poseen una marcada diferenci a visual, ostentando características bien definidas por la palabra que la integra -y diferencia-, se determina que el poder distintivo de la marca ya registrada no se diluye a favor de la otra que pre tende el registro. Así, se concluye que en el caso de marras las marcas "PUNTODULCE y Etiqueta" y "LEVADULCE" son incon fundibles, no existiendo riesgo de error o confusión entre las mismas para el público consumidor, po r lo que pueden coexistir pacíficamente. En mérito a todo lo expuesto y las consideraciones legales expuestas, corresponde no hacer lugar al Recurso de Apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, confirmar el Acuerdo y Sent encia N° 240 de fecha 23 de diciembre de 2020 dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala. En c uanto a las costas, deben imponerse a la parte perdidosa en virtud al principio contenido en el Art. 192 del C.P.C. Es mi voto. Luis María Benítez Riera Ministro Abg. Norma Domínguez V. Secretaria

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL MINISTRO DR. RAMÍREZ CANDIA PROSIGUIÓ DICIENDO: Que se adhiere al voto del Dr. Luis María Benítez Riera, por compartir los mismos fundamentos, agregando lo siguiente : Del análisis de las marcas en pugna “PUNTO DULCE y Etiqueta” –marca solicitada para la Clase Nro. 30 del Nomenclátor Internacional de Niza- y “LEVADULCE” –marca registrada para la Clase Nro. 30 del No menclátor Internacional de Niza- se advierte que, si bien éstas utilizan la denominación “DULCE” en su estructura, dichas marcas contienen otros elementos que las hacen perfectamente distinguibles. En ese sentido, es importante señalar que conforme lo establecido en la Ley de Marcas Nro. 1294/98, ar tículo 16: “Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de eleme ntos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen de uso común o necesario en el comercio”. Es decir, la protección otorgada a la marca se da a la total idad de los elementos que la constituyen y no a sus elementos –de uso común “DULCE”– por separado. Por otra parte, es importante mencionar que la marca registrada “LEVADULCE” es una marca denominativ a, mientras que la marca solicitada “PUNTO DULCE y Etiqueta” es una marca mixta (denominativa y figu rativa) y, en consecuencia, esto refuerza la distintividad entre las marcas en pugna, pues la marca mixta añade un elemento más que será recordado por el consumidor al momento de efectuar sus compras, evitando de esta forma la confusión, pues asociará la marca con la etiqueta. Por tanto, se llega a la conclusión de que la marca solicitada “PUNTO DULCE y Etiqueta” reúne los re quisitos de novedad, distintividad y especialidad conforme a lo establecido en la legislación marcar ia, Ley Nro. 1294/98, artículo 1. En cuanto a las costas, corresponde que sean impuestas en el orden causado, de conformidad al artícu lo 193 del Código Procesal Civil, por la interpretación que causa la resolución de la cuestión plant eada. Es mi voto. A LA SEGUNDA CUESTIÓN, LA MINISTRA DOCTORA CAROLINA LLANES DIJO: Que se adhiere al voto del Ministro Dr. Ramírez Candia por los mismos fundamentos. Es mi voto. 1 Son marcas todos los signos que sirvan para distinguir productos o servicios. Las marcas podrán co nsistir en una o más palabras, lemas, emblemas, monogramas, sellos, viñetas, relieves; los nombres, vocablos de fantasía, las letras y números con formas o combinaciones distintas; las combinaciones y disposiciones de colores, etiquetas, envases y envoltorios. Podrán consistir también en la forma, p resentación o acondicionamiento de los productos o de sus envases o envolturas, o de los medios o lu gar de expendio de los productos o servicios correspondientes. Este listado es meramente enunciativo .

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Con lo que se dio por terminado el acto firmando S.S.E.E. todo por ante mí que lo certificó, quedand o acordada la sentencia que inmediatamente sigue: Ante mí: Luis María Benítez Riera Ministro Dr. Manuel Antonio Ramírez Candia MINISTRO Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra ACUERDO y SENTENCIA N°.............. Asunción, 24 de mayo de 2022.-. VISTOS los méritos del Acuerdo que antecede, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA PENAL RESUELVE: 1) DESESTIMAR el recurso de nulidad. 2) NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por el abogado Hugo T. Berkemeyer, en represen tación de la parte actora, y en consecuencia, 3) CONFIRMAR el Acuerdo y Sentencia N° 240 de fecha 23 de diciembre de 2020 dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, de acuerdo a lo expuesto en el exhorto de esta resolución. 4) IMPONER las costas en el orden causado. 5) ANOTAR, registrar. Luis María Benítez Riera Ministro Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra Abg. Norma Domínguez V. Secretaria