Jurisprudencia CSJ

Expediente: “COMPAÑÍA PARAGUAYA DE LEVADURAS S.A COPALSA C/ RES N° 332/19 DEL 9 DE AGOSTO DICTADO PO R LA DIRECCION GENERAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL-DINAPI”. ACUERDO Y SENTENCIA NUMERO …………………… y dos… En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los ……………………………………… días del mes d e …………………………………. del año dos mil veintidós, estando reunidos en la Sala de Acuerdos los Excmos. Seño res Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, los Dres. LUIS MARIA BENITEZ RIERA, MANUE L DEJESÚS RAMIREZ CANDIA Y MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS, por ante mí la Secretaria autorizante, se trajo el expediente caratulado: “COMPAÑÍA PARAGUAYA DE LEVADURAS S.A COPALSA C/ RES N° 332/19 DEL 9 DE AGOSTO DICTADO POR LA DIRECCION GENERAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL-DINAPI”, a fin de resolver el Recursos de Apelación y Nulidad interpuestos contra el Acuerdo y Sentencia N° 15 de fecha 13 de ener o de 2021, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala. CUESTIONES ¿Es nula la Sentencia apelada? ………………………………………… En caso contrario, ¿Se halla ella ajustada a derecho? ………………… Practicando el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: BENITE Z RIERA, RAMIREZ CANDIA, LLANES OCAMPOS. A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. BENITEZ RIERA dijo: La Abg. CATALINA DAVALOS GIMENEZ, en nom bre y representación del Señor RAMON MALDONADO ACOSTA y el Abg. ANGEL PERALTA HEISECKE, en nombre y representación de la Luis María Benitez Riera Ministro Abg. Norma Domínguez V. Secretaria Dr. Manuel Dejesús Ramirez Candia MINISTRO Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL, no han fundamentado expresamente este recurso, por otro lado, no se observa en la Resolución recurrida vicios o defectos que ameriten la declaración de ofi cio de su nulidad en los términos autorizados por los Arts. 113 y 404 del Código Procesal Civil. Cor responde en consecuencia declarar desierto el presente Recurso. ES MI VOTO. A su turno los DRES. RAMIREZ CANDIA y LLANES OCAMPOS, manifiestan que se adhieren al voto que antece de, por los mismos fundamentos. A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. BENITEZ RIERA prosiguió diciendo: Por Acuerdo y Sentencia N° 15 de fecha 13 de enero de 2021, el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, resolvió: “L.- HACER LUGAR, a la presente demanda contencioso administrativa instaurada en estos autos por la firma “COMPANÍA PA RAGUAYA DE LEVADURAS S.A.- COPALSA c/ Res. N° 332/19 del 09 de agosto dict. por la DIRECCIÓN GENERAL de la PROPIEDAD INDUSTRIAL-DINAPI, por los fundamentos expuestos en el considerando de la presente resolución y en consecuencia: 2.- REVOCAR, la Resolución N° 332/19 del 09 de agosto dictada por la D IRECCIÓN de ASUNTOS LITIGIOSOS y la Resolución N° 263/19 del 17 de julio dictada por la DIRECCION GE NERAL de la PROPIEDAD INDUSTRIAL-DINAPI”, de conformidad a lo expuesto en el exordio de la presente resolución. 3.- IMPONER LAS COSTAS, en el orden causado…”. Que, la Abog. CATALINA DAVALOS GIMENEZ, ha fundado el recurso de apelación interpuesto en los términ os del escrito obrante a fs. 152 a 155 de autos, expresando en su parte sustancial que: “…la marca s olicitada NO ES CONFUNDIBLE tanto gramaticales, como fonéticos como menciona el preopinante; esto es así puesto que mi mandante no se ha inspirado en ninguna otra marca para solicitar un nuevo registr o, sino resulta ser su propia marca “DULCE MARÍA” que ya tiene debidamente registrada en la clase 30 (treinta) desde el 30 de diciembre de 2010 renovada y vigente a la fecha, reuniendo la misma de los elementos distintivos propios. que la hacen un signo registrable. Desde ningún punto de vista exist irá posibilidad de confusión entre las marcas

Expediente: “COMPAÑÍA PARAGUAYA DE LEVADURAS S.A COPALSA C/ RES N° 332/19 DEL 9 DE AGOSTO DICTADO PO R LA DIRECCION GENERAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL-DINAPI”. “DULCE MARÍA” y “LEVADULCE”, la primera marca contiene un nombre propio que fácilmente es recordado por el sentido conceptual, en tanto que la marca “LEVADULCE” desde su raíz ya da una idea al product o a que se refiere, que es para LEVADURAS, y la palabra DULCE constituye un signo genérico “de uso c omún” por lo cual ninguna persona o empresa puede tener el derecho de uso exclusivo sobre dicho térm ino, existiendo en la base de datos de la Dinapi, infinidades de marcas registradas con la palabra “ DULCE” por ser justamente de uso genérico, por esta razón las marcas no son confundibles y negamos q ue haya similitud desde los planos visual (ortográfico y gráfico) fonético, ni mucho menos ideológic o entre las mismas. Ambas marcas se hallan en plena coexistencia en la clase 30 (treinta) en Direcci ón Nacional de Propiedad Industrial...” Concluyó solicitando la revocación del fallo recurrido. Que, el Abog. ANGEL PERALTA HEISECKE, EN REPRESENTACIÓN DE LA Dirección Nacional de la Propiedad Ind ustrial (DINAPI), contestó el traslado corrídale en los términos del escrito obrante a fs. 160 a 161 de autos, solicitando en la confirmación del fallo recurrido. A fs. 162 al 164 de autos el escrito del abogado ÁNGEL PERALTA HEISECKE, en representación de la DIR ECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL (DINAPI), ha fundado el recurso de apelación interpuesto, m encionando que: “El error está dado en haber concluido la confundibilidad de las marcas en pugna con base en que ambas utilizan el vocablo DULCE. En efecto, tal criterio resulta abiertamente erróneo p ara concluir que la marca DULCE MARÍA incurre en causal de irregistrabilidad por confundibilidad con una marca ya registrada, en este caso LEVADULCE. Dicho criterio es contrario a lo que dispone el Ar t. 16 de la Ley Luis María Benitez Riera Ministro Abg. Norma Dominguez V. Secretaria Dr. Manuel Dejesus Benitez Candia MINISTRO Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra

1294/98 de Marcas que textualmente expresa: “cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo c ompuesto por un conjunto de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen de uso común o necesario en el comercio. La cualidad de término o voc ablo común recae, en este caso en el término DULCE, que según los antecedentes que reporta el sistem a informático de DINÁI, según el cual el término DULCE integra la denominación de aproximadamente 27 marcas registradas… se considera que el término DULCE es de uso común en la clase 29, solicitada, p or lo que no puede reclamarse exclusividad ni protección en su utilización, y menos aún valerse de t al circunstancia como causal de rechazo de la solicitud, de acuerdo con el art. 16 ya mencionado…”. Por A.I N° 1527 de fecha 21 de diciembre de 2021 se le ha dado por decaído el derecho que ha dejado de utilizar a la parte actora para presentar sus respectivos escritos de contestación del traslado q ue se le corriera por la parte de los apelantes (coadyuvante y demandada). QUE, antes de entrar a estudiar el fondo de la cuestión debemos realizar una breve síntesis de las c uestiones administrativas que sirvieron de base a la presente litis. Así tenemos que por Resolución N° 332 de fecha 09 de agosto de 2016, se resolvió: “ART. 1º DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por la firma COMPAÑÍA PARAGUAYA DE LEVADURAS SOCIEDAD ANONIMA (COPALSA), contra RAMÓN MALDONADO ACOSTA, sobre oposición al registro de marca “DULCE MARÍA”, clase 29. ART. 2º DISPON ER la persecución del trámite de registro de la marca “DULCE MARÍA”, Clase 29, Expediente N° 38725 d e fecha 26 de Agosto de 2013, a favor de RAMÓN MALDONADO ACOSTA…”. Asimismo, por Resolución N° 0263 de fecha 17 de julio de 2019, la Directora de la Propiedad Industrial resolvió: “ART. 1º CONFIRMAR l a Resolución N° 332 de fecha 09 de agosto de 2016 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios…”. QUE, analizadas las constancias de autos, observamos que la cuestión a dilucidar se circunscribe a r esolver si la oposición a la inscripción de marca DULCE MARIA planteada por la firma COMPAÑÍA PARAGU AYA DE LEVADURAS S.A resulta procedente o no; y si las marcas en pugna

Expediente: “COMPAÑÍA PARAGUAYA DE LEVADURAS S.A COPALSA C/ RES N° 332/19 DEL 9 DE AGOSTO DICTADO PO R LA DIRECCION GENERAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL-DINAPI”. (LEVADULCE- DULCE MARÍA), se prestan o no a confusión, pudiendo inducir al error en el público consu midor. QUE, teniendo como parámetro lo establecido en la Ley 1294/98 de Marcas y entrando a examinar la cue stión, debo señalar como ya dijera en fallos análogos anteriores, que la esencia de la marca está en poder excluir a otros en el uso de marcas confundibles. El espíritu de la legislación marcaria, con forme la doctrina imperante, es el de evitar la confusión. Tanto es así que ya no se habla de que la s marcas deben ser claramente inconfundibles, sino que deben ser claramente distinguibles. Se pone a cento así en la necesidad de una clara diferenciación de las marcas en pugna. En el caso sub-examine ¿son las marcas en pleito confundibles? Que, basándome en las características que adornan a las marcas en litigio, sostengo que es la totali dad del conjunto lo que debe ser objeto de análisis. Así, sabiendo que las cuestiones marcarias no s e limitan a reglas preestablecidas sino que responden a un análisis prudente realizado por parte del juzgador, del cual se torna imposible prescindir de cierta subjetividad razonable y, colocándome en el papel de público consumidor y contrastando las marcas en pugna, la primera impresión que me prod ucen es que las mismas no son confundibles, aprehensión esta que se prolongó en los sucesivos cotejo s que he realizado. Es decir la percepción de las marcas enfrentadas no me provoca una sensación esp ontanea de semejanzas capaz de suscitar equívocos entre ellas. QUE, si bien ambas marcas comparten las mismas vocales, no es menos cierto que existen diferencias q ue las separan, sin posibilidad de ser confundidas. Es así que sostengo que la marca solicitante goz a del elemento de distintividad necesario que impediría al consumidor entrar en confusión. <signature>Luis María Bértiz Riera</signature> Ministro <signature>Abg. Norma Domínguez V.</signature> Sobretarle <signature>Dra. Ma. Carolina Llanes O.</signature> Ministra

Consecuentemente, podemos concluir sin temor a equivocos, que las marcas en pugna son inconfundibles , no existiendo perjuicio para que ambas marcas puedan coexistir pacíficamente. QUE, por tanto, en base a las consideraciones precedentes y a las normas legales citadas, soy de par ecer de REVOCAR el Acuerdo y Sentencia N° 15 de fecha 13 de enero de 2021, dictado por el Tribunal d e Cuentas, Segunda Sala. En cuanto a las costas en esta instancia, las mismas deberán ser impuestas a la parte perdida de conformidad al principio general, en virtud a lo establecido en el artículo 19 2 del CPC. ES MI VOTO. Que a su turno el DR RAMIREZ CANDIA manifiesta que: Que se adhiere al voto del Dr. Luis María Beníte z Riera, por compartir los mismos fundamentos, agregando lo siguiente: Al cotejar las marcas en pugn a “DM DULCE MARÍA” –marca solicitada para la Clase Nro. 29 del Nomenclátor Internacional de Niza- y “LEVADULCE” –marca registrada para la Clase Nro. 1 del Nomenclátor Internacional de Niza- se adviert e que, si bien éstas utilizan la denominación “DULCE” en su estructura, dichas marcas contienen otro s elementos que las hacen perfectamente distinguibles, tales como: “DM____MARÍA” y “LEVA____”. En ese sentido, es importante señalar que conforme lo establecido en la Ley de Marcas Nro. 1294/98, artículo 16: “Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de ele mentos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen de uso común o necesario en el comercio”. Es decir, la protección otorgada a la marca registrada “LE VADULCE” -a contario de lo resuelto por el Tribunal de Cuentas- no se otorga a los elementos conteni dos en ella que fuesen de uso común, que, en el presente caso, constituye el elemento “DULCE”, sino que a la totalidad de la marca. Asimismo, la doctrina\textsuperscript{1} indica que “…los signos deb en considerarse en su conjunto, en forma sucesiva y pre flexiva”, por tanto, resulta erróneo confirm ar el rechazo de la oposición al registro marcario en base a la utilización del elemento “DULCE”. \textsuperscript{1} Luis Eduardo Bertone – Guillermo Cabanellas de las Cuevas, "Derecho de Marcas", Tomo II, 1989 Editorial Heliasta S.R.L., Pág. 42.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Expediente: “COMPAÑÍA PARAGUAYA DE LEVADURAS S.A COPALSA C/ RES N° 332/19 DEL 9 DE AGOSTO DICTADO PO R LA DIRECCION GENERAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL-DINAPI”. Por otra parte, cabe señalar que las marcas en pugna protegen y amparan productos de clases distinta s, Clase Nro. 29 solicitada y Clase Nro. I registrada. Así, conviene resaltar que Paraguay adopta el sistema de Clasificación de Niza, onceava edición, versión 2019, la cual indica que en la Clase Nro . 29 se protegen los siguientes productos: “Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas , confituras, compotas; huevos; leche, quesos, mantequilla, yogur y otros productos lácteos; aceites y grasas para uso alimenticio”; mientras que la clase Nro. 01 se protegen los siguientes productos: “Productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura; resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto; composi ciones para la extinción de incendios y la prevención de incendios; preparaciones para templar y sol dar metales; sustancias para curtir cueros y pieles de animales; adhesivos (pegamentos) para la indu stria; masillas y otras materias de relleno en pasta; compost, abonos, fertilizantes; preparaciones biológicas para la industria y la ciencia”. Con lo expuesto, se puede observar que se trata de clase s distintas, que no tienen relacionamiento y por tanto el público consumidor al cual se dirigen tamb ién es distinto. Por todo lo expuesto en los párrafos que anteceden, se llega a la conclusión de que la marca solicit ada “DM DULCE MARÍA” reúne los requisitos de noveldad, distintividad y especialidad conforme a lo es tablecido en la legislación marcaria. Ley Nro. 1294/98, artículo 1º. Luis María Benítez Riera Ministro Dr. Manuel Álvarez Rainfrez Gandía Secretario Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra Abg. Norma Domínguez V. Secretaria Las marcas todos los signos que sirvan para distinguir productos o servicios. Las marcas podrán cons istir en una o más palabras, letras, emblemas, monogramas, sellos, vinetas, relieves; los nombres, v ocábulos de fantasía, las letras y números con formas o combinaciones distintas las combinaciones y disposiciones de colores, etiquetas, envases y envoltorios. Podrán consistir también en la forma, pr esentación o condicionamiento de los productos o de sus envases o envolturas, o de los medios o luga r de expendio de los productos o servicios correspondientes. Este listado es meramente enunciativo. <img>Circular circular stamp with text "REGIDO ESTADISMA CIVIL 24 MARZO 2022" and a date "19 20 21 2 2 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 4

En cuanto a las costas, corresponde que sean impuestas en el orden causado, de conformidad al artícu lo 193 del Código Procesal Civil, por la interpretación que causa la resolución de la cuestión plant eada. A su turno, la DRA LLANES OCAMPOS manifiesta que se adhiere al voto del Ministro preopinante por sus mismos fundamentos. Con lo que se dio por terminado el acto firmando S.S.E.E. todo por ante mí que lo certifica quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue: Ante mí: Luis María Benítez Riera Ministro Abg. Norma Domínguez V. Secretaria Asunción, 24 de ma·20 2.022.-. Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra VISTOS los méritos del Acuerdo que antecede, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA PENAL RESUELVE: 1) DECLARAR DESIERTO el Recurso de Nulidad. 2) HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por el Abogado ÁNGEL PERALTA HEISECKE, en represe ntación de la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL (DINAPI); 3) HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por el Abogado CATALINA DAVALOS GIMENEZ en repres entación del Señor RAMON MALDONADO ACOSTA. 4) REYOCAR el Acuerdo y Sentencia N° 15 de fecha 13 de enero de 2021, dictado por el Tribunal de Cue ntas, Segunda Sala, de conformidad con lo expuesto en el exordio de la presente Resolución. 5) IMPONER las costas a la perdidosa en ambas instancias. 6) ANOTAR y notificar. Ante mí: Luis María Benítez Riera Ministro Abg. Norma Domínguez V. Secretaria Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra