Jurisprudencia CSJ

Expediente: "CHACOMER S.A.E.C.A C/ RES. NRO. 319 DEL 09 DE AGOSTO DEL 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL -DINAPI-" ACUERDO Y SENTENCIA Nro. ____________ seis En la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los días del mes de _______ del año dos mil vein tidós, estando reunidos en la Sala Penal, MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS, MARÍA CAROLINA LLANES OCAMP OS, MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA y LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA, por ante mí, la Secretaria Autorizante , se trajo a acuerdo el expediente: "CHACOMER S.A.E.C.A. C/ RES. NRO. 319 DEL 09 DE AGOSTO DEL 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL -DINAPI-" a fin de resolver los recurso s de nulidad y apelación interpuestos por el Abg. Ángel Peralta Heisecke, en representación de la Di rección Nacional de la Propiedad Intelectual (parte demandada) y el Abg. Miguel Saguier Abente, en r epresentación de la firma Gloria S.A. (parte coadyuvante), contra el Acuerdo y Sentencia Nro. 324 de fecha 05 de octubre del 2020, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala. Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvió plan tear las siguientes: **CUESTIONES:** 1. ¿Es nula la Sentencia recurrida?. 2. En caso contrario, ¿se halla ajustada a Derecho?. Practicado el sorteo de la Ley para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: RAMÍ REZ CANDIA, BENÍTEZ RIERA y LLANES OCAMPOS. **A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, EL MINISTRO MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA, DIJO:** Los recurrente s, Abg. Ángel Peralta Heisecke y Abg. Miguel Saguier Abente, desistieron expresamente del recurso de nulidad interpuesto (fs.163-166). Por otra parte, analizada la resolución recurrida no se observan vicios o defectos procesales que ameriten la declaración de nulidad, en los términos autorizados por los artículos 113 y 404 del Código Procesal Civil. Corresponde en consecuencia, Abg. Norma Domínguez V. Secretaria Luis María Benítez Riera Ministro Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candia MINISTRO Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra

TENER POR DESISTIDOS al Abg. Ángel Peralta Heisecke y al Abg. Miguel Saguier Abente del recurso de n ulidad interpuesto. Es mi voto. A SU TURNO, LOS MINISTROS LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA Y MARÍA CAROLINA LLANES, DIJERON: Que se adhieren al voto del Ministro Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candia, por compartir sus mismos fundamentos. A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, EL MINISTRO MANUEL DEJEÚS RAMÍREZ CANDIA PROSIGUIÓ DICIENDO: Por Ac uerdo y Sentencia Nro. 324 de fecha 05 de octubre del 2020, el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, re solvió: "1. HACER LUGAR, a la presente demanda contencioso administrativa instaurada en estos autos por la firma Chacomer S.A.E.C.A., contra la Resolución Nro. 1298 del 27 de octubre del 2017, dictada por la Secretaría de Asuntos Litigiosos y contra la Resolución Nro. 332 del 20 de noviembre del año 2019; dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial-DINAPI, por los fundamentos expu estos en el considerando de la presente resolución, y en consecuencia; 2. REVOCAR, la Resolución Nro . 1298 del 27 de octubre del 2017, dictada por la Secretaría de Asuntos Litigiosos y contra la Resol ución Nro. 332 del 20 de noviembre del año 2019, dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad I ndustrial-DINAPI, de conformidad a lo expuesto en el exordio de la presente resolución; 3. IMPONER L AS COSTAS, a la parte perdida; 4. ANOTAR, registrar, notificar…". El fundamento del Tribunal de Cuentas para hacer lugar a la demanda, se basó en que, del análisis co mparativo entre las marcas en pugna "CALIFORNIA" registrada en la clase Nro. 12 del nomenclátor inte rnacional y "CALIFORNIA" solicitada para la clase Nro. 29 del nomenclátor internacional, se llega a la conclusión de que gramatical y fonéticamente son iguales, por tanto, la marca solicitada carece d e originalidad, requisito indispensable para la concesión del registro marcario. Asimismo, la marca solicitada se encuentra dentro de lo establecido en el artículo 2, inciso f) de la Ley Nro. 1294/98 de la Ley de Marcas. El Tribunal sostenido que, en el presente caso, de concederse la marca solicita da, se podría dar una confusión indirecta en el consumidor final, pues podría estar adquiriendo un p roducto de cierto

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA** Expediente: "CHACOMER S.A.E.C.A./ RES. NRO. 319 DEL 09 DE AGOSTO DEL 2019, DICTADA POR LA DIRECCION GENERAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL -DINAPI-" origen, cuando en realidad ese producto proviene de otro fabricante. Sostuvo que, entre las clases p rotegidas por los productos, Nro. 12 -registrada- y Nro. 29 -solicitada- existe relacionamiento desd e el punto de vista que las personas que practican el deporte del ciclismo podrían adquirir producto s alimenticios que utilizan la misma denominación "CALIFORNIA" suponiendo que son productos de la fi rma Chacomer S.A.E.C.A. Al momento de expresar agravios (fs. 163/165) la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, manife stó en resumen que el Tribunal de Cuentas se limitó exclusivamente a considerar solo dos puntos del cotejo en cuestión, aspecto fonético y gramatical. Sin embargo, ha omitido tener en cuenta la difere ncia en cuanto al aspecto visual, pues la marca solicitada posee logotipo mientras que la marca regi strada es denominativa. Continuó expresando que existe una aplicación errónea del derecho marcario, pues en base a lo establecido en los artículos 7 y 10 de la Ley Nro. 1294/98, pueden existir en el m ercado marcas con denominaciones idénticas o similares de distintos titulares, siempre y cuando esta s denominaciones amparen productos o servicios de distintas clases, salvo que las mismas sean afines . Finalmente señaló que no existe afinidad entre las clases que amparan las marcas en pugna. El Abg. Miguel Saguier Abenté, en representación de la firma Gloria S.A. -parte coadyuvante- expresó agravios (fs. 166/173) señalando en resumen que, el fallo dictado por el Tribunal de Cuentas transg rede el principio de especialidad (artículo 7 de la Ley Nro. 1294/98) que rige el derecho marcario, pues no existe posibilidad de que los consumidores eventualmente se confundan y asocien la marca CAL IFORNIA de Gloria S.A. con CALIFORNIA de Chacomer S.A.E.C.A., pues la marca de propiedad de Chacomer S.A.E.C.A. no es una marca notoria y por tanto no se encuentra habilitada a acceder a una protecció n que traspase los límites de la especialidad. Continuó manifestando que no existe confusión indirec ta entre las marcas, pues las marcas en pugna se encuentran registradas para clases diferentes que n o guardan relación entre sí. Culminó solicitando que sea revocado el fallo dictado por el Tribunal d e Cuentas por no ajustarse a derecho. **Luis María Benítez Riera** Ministro **Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candia** MINISTRO <img>Signature of Dra. Ma. Carolina Llanes O.** **Dra. Ma. Carolina Llanes O.** Ministra

Como antecedentes del caso, se advierte que por **Resolución Nro. 1298 de fecha 27 de octubre del 20 17**, la Secretaría de Asuntos Litigiosos, resolvió declarar improcedente y no hacer lugar a la opos ición deducida por la firma Chacomer S.A.E.C.A., en cuanto al registro de la marca “CALIFORNIA” soli citada para la clase Nro. 29 del nomenclátor internacional Niza por la firma Gloria S.A. Posteriorme nte, ante el recurso de reconsideración interpuesto por la firma Chacomer S.A.E.C.A, la Dirección Ge neral de la Propiedad Industrial resolvió por **Resolución Nro. 319 de fecha 09 de agosto del 2019** , rechazar el recurso interpuesto y en consecuencia confirmar la resolución impugnada. El fundamento del rechazo de la oposición al registro marcario planteado, sostenido por la Administr ación, se basó en que no existe riesgo de confusión entre las marcas en pugna, pues si bien las mism as están compuestas de la misma denominación “CALIFORNIA”, existen diferencias sustanciales entre un a y otra, pues protegen productos de clases distintas del nomenclátor internacional. Habiendo establecido los antecedentes del caso y expuestos los agravios señalados por los recurrente s, corresponde analizar en esta instancia si la resolución dictada por el Tribunal de Cuentas, se aj usta a derecho. Para lo cual, es necesario determinar la posibilidad o no de confusión entre las mar cas en pugna “CALIFORNIA” marca registrada para la clase Nro. 12 del nomenclátor internacional, prop iedad de la firma Chacomer S.A.E.C.A. y “CALIFORNIA y Etiqueta” marca solicitada para la clase Nro. 29 del nomenclátor internacional, por la firma Gloria S.A. Cabe apuntar, que en doctrina los autores Guillermo Cabanellas y Luis Eduardo Bernote señalan que: “ A través del tiempo se han desarrollado ciertos criterios generales que ayudán a la apreciación de l a similitud entre las marcas. El primero de ellos, y acaso el más importante, es que los signos debe n considerarse en su conjunto, en forma sucesiva y pre flexiva. El segundo es que el cotejo debe efe ctuarse en los tres campos en que la similitud puede manifestarse (gráfico, fonético e ideológico). El tercero es que debe atenderse más a las semejanzas que a las diferencias de detalle”. (Luis Eduar do Bertone – Guillermo Cabanellas de las Cuevas, “Derecho de Marcas”, Tomo II, 1989 Editorial Helias ta S.R.L., Pág. 42).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Expediente: "CHACOMER S.A.E.C.A. C/ RES. NRO. 319 DEL 09 DE AGOSTO DEL 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL -DINAPI-</img> En ese lineamiento, al cotejar las marcas en pugna se advierte que, si bien estas comparten la misma composición ortográfica y, en consecuencia, fonéticamente se pronuncian igual –como fue señalado po r el Tribunal de Cuentas-. Sin embargo, en el aspecto gráfico, la marca solicitada agrega una etique ta distintiva, siendo una marca mixta -al estar compuesta de denominación y figura- (fs. 37) mientra s que la marca registrada no posee etiqueta distintiva, configurando una marca denotativa. De esta f orma, la etiqueta distintiva inserta en la marca solicitada evocará ciertos recuerdos en el consumid or, lo cual llamará su atención, otorgando una diferencia a ser notada en el público consumidor. Por otra parte, cabe señalar que las marcas en pugna protegen y amparan productos de clases distinta s, clase Nro. 12 registrada y clase Nro. 29 solicitada. Así, conviene resaltar que Paraguay adopta e l sistema de Clasificación de Niza, onceava edición, versión 2019, la cual indica que en la clase Nr o. 12 se protegen los siguientes productos: "Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o ac uática"; mientras que la clase Nro. 29 se protegen los siguientes productos: "Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, c ongeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche, quesos, mantequilla, yogur y otros productos lácteos; aceites y grasas para uso alimenticio". De las constancias de autos, se observa que la firma Chacomer S.A.E.C.A. es titular de la marca regi strada "CALIFORNIA" concedida bajo título de marca nro. 391664 (fs. 136), para proteger todos los ar tículos de la clase 12, comprendiéndose entre ellos bicicletas, mientras que la firma Gloria S.A. so licitó el registro de la marca "CALIFORNIA y Etiqueta" para proteger los productos de la clase 29 –c itados precedentemente- (fs.37). Por lo expuesto, se llega a la conclusión de que las clases protegi das por las marcas en pugna no son afines, pues la marca registrada protege cosas, bicicletas, mient ras que la marca solicitada, protege productos alimenticios. Es importante apuntar que la Ley de Marcas Nro. 1294/98 en su artículo 7, establece el sistema unicl ase, el cual implica que, si con una marca se pretende proteger productos o servicios de otras clase s, el interesado debe Luis Mina Benitez Riera Ministro Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candia MINISTRO Dra. Ma. Carolina Etanes O. Ministra

realizar una solicitud de registro independiente para cada clase que se desee. Al respecto, dicha norma dispone: “El registro de una marca se concederá para una sola clase de la n omenclatura oficial. Para registrar una marca en varias clases se requiere una solicitud independien te para cada una de ellas”. Así, en el caso de autos se observa que la marca registrada posee protec ción para productos de la clase 12, más no de la clase 29 solicitada por la firma Gloria S.A. Igualmente, cabe señalar que consultada la página web de la DINAPI¹ se aprecia que la marca “CALIFOR NIA” amparada para proteger productos de la clase 12 de la firma Chacomar S.A.E.C.A. se encuentra co existiendo pacíficamente con otras marcas², propiedad de otras firmas, que utilizan la misma denomin ación –CALIFORNIA- en su composición, y esto no acarrea confusión en el público consumidor. Por las consideraciones expuestas precedentemente se llega a la conclusión que la marca solicitada r eúne los requisitos de novedad, distintividad y especialidad de acuerdo a lo establecido en la legis lación marcaria. Motivo por el corresponde HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por la Di rección Nacional de Propiedad Intelectual y el Abg. Miguel Saguier Abente, en representación de la f irma Gloria S.A y en consecuencia REVOCAR el Acuerdo y Sentencia Nro. 324 de fecha 05 de octubre del 2020, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala. En relación a las costas del juicio en esta instancia, las mismas deben ser impuestas en el orden ca usado, conforme a lo establecido en el artículo 193 del Código Procesal Civil, por la interpretación que causa la resolución de la cuestión planteada. A SU TURNO, LOS MINISTROS LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA Y MARÍA CAROLIA LLANES OCAMPOS, DIJERON: Que se a dhieren al voto del Ministro Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candia, por compartir sus mismos fundamentos . ¹ https://servicios.dinapi.gov.py/ ² Marcas registradas: “CALIFORNIA REPUBLIC” Registro Nro. 366965, clase nro. 35; “PRODUCTOS CALIFORN IA UNA CALIDAD DIFERENTE EN PASTAS, (SLOGAN)” Registro Nro. 468180, clase nro. 30; “PASTAS CALIFORNI A UNA CALIDAD DIFERENTE EN PASTAS, (SLOGAN)” Registro Nro. 404034, clase nro. 43; “CALIFORNIA ANGELS ” Registro Nro. 358310, clase nro. 25; “CALIFORNIA ANGELS” Registro Nro. 383031, clase nro. 28; “CAL IFORNIA SCENTS” Registro Nro. 499589, clase nro. 5.

Expediente: "CHACOMER S.A.E.C.A C/ RES. NRO. 319 DEL 09 DE AGOSTO DEL 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL -DINAPI-" Con lo que se dio por terminado el acto firmado SS.EE todo por ante mí, que lo certificó quedando ac ordada la sentencia que inmediatamente sigue: Ante mí: Luis María Benítez Riera Ministro Dr. Manuel Dejesús Remírez Candía MINISTRO VISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede, la Excelentisima; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA PENAL RESUELVE: 1. RECHAZAR el recurso de nulidad interpuesto por los abogados Ángel Peralta Heisecke, en representa ción de la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual y Miguel Saguier Abente, en representación de la firma Gloria S.A., contra el Acuerdo y Sentencia Nro. 324 de fecha 05 de octubre del 2020, di ctado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala. 2. HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto los abogados Ángel Peralta Heisecke, en represent ación de la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual y Miguel Saguier Abente, en representació n de la firma Gloria S.A., y en consecuencia REVOCAR el Acuerdo y Sentencia Nro. 324 de fecha 05 de octubre del 2020, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, de conformidad a los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolución. 3. IMPONER las costas, en el orden causado. 4. ANOTAR, registrar y notificar. Ante mí: Luis María Benítez Riera Ministro Dr. Manuel Dejesús Remírez Candía MINISTRO Abg. Norma Domínguez V. Secretaria Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra