Jurisprudencia CSJ

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA** Expediente: "CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED C/ RESOLUCIÓN NRO. 510/19 DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL LA DIRECC IÓN GENERAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL -DINAPI" ACUERDO Y SENTENCIA NRO. ciento cuarto En la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los días del mes de _______ del año dos mil vein tidós estando reunidos en la Sala Penal, LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA, MANUEL DEJESUS RAMÍREZ CANDIA y M ARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS, por ante mí, la Secretaria Autorizante, se trajo a acuerdo el expedien te: "CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED C/ RESOLUCIÓN NRO. 510/19 DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL LA DIRECCIÓN GENE RAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL -DINAPI", a fin de resolver los recursos de nulidad y apelación inter puestos por el Abg. Rafael Salomoni en representación de la firma Chep Technology Pty Limited, contr a el Acuerdo y Sentencia Nro. 101 de fecha 15 de abril del 2021, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala. Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvió plan tear las siguientes: **CUESTIONES:** 1. ¿Es nula la Sentencia recurrida? - 2. En caso contrario, ¿se halla ajustada a Derecho? - Practicado el sorteo de la Ley para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: RÁMÍ REZ CANDIA, LLANES OCAMPOS y BENÍTEZ RIERA. **A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, EL DR. RAMÍREZ CANDIA, DIJO:** Por Acuerdo y Sentencia Nro. 101 d e fecha 15 de abril del 2021, el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, resolvió: "1. NO HACER LUGAR, a la presente acción contencioso administrativa instaurada en estos autos por la firma CHEP TECHNOLOGU PTY LIMITED, por los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolución; y en consecuenc ia: 2. CONFIRMAR la Resolución Nro. 073/14 del 28 de febrero, dictada por el Jefe de Sección de Marc as y la Resolución Nro. 510/19 del 6 de noviembre, dictada por la Dirección General de la Propiedad Industrial; 3. IMPONER LAS COSTAS a la parte perdida; 4. ANOTAR, registrar, notificar...". Luis María Benítez Riera Ministro Abg. Norma Deminguez V. Secretaria Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candia MINISTRO Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra

El fundamento del Tribunal de Cuentas para rechazar la demanda se basó en que la marca tridimensiona l solicitada se encuentra conformada por una imagen específicamente la figura del pallet. En ese sen tido, al analizar la expresión -pallet- y trasmutado en imagen, trae a la mente una forma estrechame nte relacionada a la idea del producto o servicio que se desea ofrecer. En consecuencia, el Tribunal consideró que la marca figurativa o imagen tridimensional que se pretende registrar constituye a ni vel conceptual un punto de vista descriptivo y genérico, describiendo a priori los productos que pre tende ofrecer. De esta forma, el Tribunal rechazó la demanda interpuesta con sustento en el artículo 2, inciso e) de la Ley Nro. 1294/98 "De Marcas" concluyendo que la marca pretendida se trata de una denominación genérica o descriptiva, consistiendo en la forma usual del producto utilizado en el me rcado. El Abg. Rafael Salomoni fundamentó el recurso de nulidad interpuesto contra el Acuerdo y Sentencia N ro. 101 de fecha 15 de abril del 2021, manifestando en resumen que en la resolución dictada no se ha n respetado los requisitos establecidos en el artículo 159 del C.P.C. pues la sentencia carece de la relación sucinta de las cuestiones de hecho y derecho que hacen al fundamento del juicio. Señaló qu e se ha obviado el considerando de la sentencia, pasando directamente al análisis de la cuestión de fondo. Luego de una atenta lectura la sentencia dictada por el Tribunal de Cuentas, al analizar la cuestión planteada por el nulidicente en concordancia con lo establecido en el artículo 404 y 159 del C.P.C. , se llega a la conclusión de que la sentencia no cumplió con las formalidades prescriptas en la nor ma citada, artículo 159 del C.P.C., por los fundamentos que se exponen a continuación: Conforme lo establecido en el artículo 404 del C.P.C., el recurso de nulidad se da contra las resolu ciones dictadas con violación de la forma o solemnidades que prescriben las leyes. En ese sentido, e l artículo 159 del C.P.C. establece las formalidades que debe reunir la sentencia definitiva de prim era instancia destinada a poner fin al litigio, las que además de las

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Expediente: "CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED C/ RESOLUCIÓN NRO. 510/19 DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL LA DIRECC IÓN GENERAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL -DINAPI" comunes a todas las resoluciones judiciales son: "a) las designaciones de las partes; b) la relación sucinta de las cuestiones de hecho y de derecho que constituyen el objeto del juicio; c) la conside ración, por separado, de las cuestiones a que se refiere el inciso anterior. El juez deberá decidir todas las pretensiones deducidas y sólo sobre ellas. No está obligado a analizar las argumentaciones que no sean conducentes para decidir el litigio; d) los fundamentos de hecho y de derecho; e) la de cisión expresa, positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio, cali ficadas según correspondiere por la ley, declarando el derecho de los litigantes, y, en consecuencia , condenando o absolviendo de la demanda o reconvención, en su caso, en todo o en parte; f) el plazo que se otorgue para su cumplimiento, si ella fuere susceptible de ejecución; y g) el pronunciamient o sobre costas". En cuanto al inciso b) y c) se observa que la resolución dictada por el Tribunal de Cuentas no expus o un resumen de los hechos expuestos en la demanda presentada por la firma Chep Technology Pty Limit ed, así como tampoco mencionó los argumentos señalados en la contestación de la demanda por parte de la Dirección General de Propiedad Industrial. Cabe apuntar, que no es necesario referirse a todos d etalladamente sino a los que tengan relación con el objeto del juicio, sin embargo, en el caso anali zado, ni siquiera someramente se ha hecho mención a los fundamentos de hecho y derecho señalados por las partes. Por consiguiente, el apartamiento de las formalidades establecidas en las normas procesales citadas, conlleva a la nulidad de la sentencia dictada por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala. Así, por imperio de lo establecido en el artículo 406 del C.P.C. corresponde resolver el fondo de la cuestión. En ese sentido, se advierte que por escrito obrante a fs. 16/34 de autos, el Abg. Rafael Salomoni, e n representación de la firma Chep Technology Pty. Luis María Bautista Riera Ministro Dr. Manuel Dejesús Ramirez Candia MINISTRO Abg. Norma Domínguez V. Secretaria Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra

Limited entabló una demanda contencioso administrativa contra la Resolución Nro. 73 de fecha 28 de f ebrero del 2014, dictada por la Secretaría de Marcas y la Resolución Nro. 510 de fecha 05 de noviemb re del 2019, dictada por la Dirección General de la Propiedad Industrial, manifestando en resumen qu e: 1) La marca solicitada se trata de una marca tridimensional que ampara y protege servicios de la Clase Nro. 39 del nomenclátor internacional; 2) Señaló que la marca solicitada no incurre en las pro hibiciones establecidas en la Ley de Marcas Nro. 1294/98, artículo 2, inciso e), pues la marca solic itada no consiste en un pallet, contenedor o estiba "común" o "tradicional" como los utilizados por otros empresarios del mismo sector de negocios, sino que incluye la forma de cuatro entradas y la re ivindicación del color azul, blanco y madera natural. Igualmente apunto que, para que el registro se a rechazado conforme la norma marcaría, el signo que se pretende registrar debe consistir –exclusiva mente- en la forma común o usual del producto o de sus envases, lo que implica que para llegar a con stituir marca registrable por la legislación nacional, esa forma usual debe acompañarse de otros ele mentos que le otorguen distintividad, tal como se da en su caso; 3) Que las resoluciones recurridas no realizan un estudio en arreglo a la visión o conjunto, dado que no se analizan los pallets con re ivindicación de colores. – Al momento de contestar la demanda, fs. 98/101 de autos, la Dirección General de Propiedad Industria l expresó que la marca solicitada se encuentra conformada por una imagen o figura de un pallet. Que, esta expresión trasmutada en imagen, trae a la mente en forma estrechamente relacionada a la idea d el producto a ser comercializado. Por tanto, examinado el alcance de la cobertura de la Clase Nro. 3 9 y la cobertura pretendida específicamente, esta imagen, marca figurativa o tridimensional, a nivel conceptual constituye un punto de vista descriptivo y hasta genérico, por describir los productos q ue pretende ofrecer, es decir, se encuadra dentro de las prohibiciones establecidas en el artículo 2 , inciso e) de la Ley Nro. 1294/98. En conclusión, la DINAPI señaló que la marca pretendida no reúne los requisitos de distintividad, novedad y originalidad.

Expediente: "CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED C/ RESOLUCIÓN NRO. 510/19 DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL LA DIRECC IÓN GENERAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL -DINAPI" Como antecedentes del caso, se observa que la firma Chep Technology Pty Limited solicitó en fecha 04 de febrero del 2013, ante la Dirección de la Propiedad Industrial, el registro de una marca tridime nsional, que ampara y protege servicios de la Clase Nro. 39 del Nomenclator Internacional de Niza. S e observa en la solicitud presentada (fs. 51) que los servicios que distingue consisten en "Servicio s de alquiler de pallets, servicios de conjunto de pallets tales como arrendamiento y alquiler de pa letas de forma que implica puesta en común de la circulación de pallets y contenedores por y entre d iferentes usuarios comprendidos en la clase 39. Se reivindica la combinación de colores azul, blanco y madera natural". Por Informe de la Jefa de Marcas, de fecha 06 de noviembre del 2013 (fs. 58) se comunicó al solicita nte que la marca solicitada se encuentra incursa en la prohibición establecida en el artículo 2, inc iso e) de la Ley de Marcas, Nro. 1294/98. Luego, por Resolución Nro. 073 de fecha 28 de febrero del 2016 (fs. 62) la Jefa de la Sección Marcas de la Dirección de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de la marca figurativa, c lase nro. 39, presentada por la firma Chep Technology Pty Limited. Posteriormente, por Resolución Nr o. 510 de fecha 06 de noviembre del 2019 (fs. 85/88) la Dirección General de la Propiedad Industrial resolvió confirmar a Resolución Nro. 073 de fecha 28 de febrero del 2016 en todos sus términos. El fundamento de los actos administrativos que rechazaron el registro de la solicitud de marca se basar on, en resumen, en que la marca pretendida se encuadra en las prohibiciones establecidas en el artíc ulo 2, inciso e) de la Ley Nro. 1294/98. Al analizar el fondo de la cuestión, corresponde determinar si la marca solicitada por la firma Chep Technology Pty Limited, para la clase nro. 39 del Nomenclator Internacional de Niza, reúne los requ isitos de novedad, distintividad y especialidad para ser considerado como marca registrable, conform e lo establecido en el artículo 1 de la Ley Nro. 1294/98. Luis María Benitez Riera Ministro Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candia MINISTRO Abg. Norma Domínguez V. Secretaria Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra

En ese sentido, el artículo 1 de la Ley Nro. 1294/98 dispone: “Son marcas todos los signos que sirva n para distinguir productos o servicios. Las marcas podrán consistir en una o más palabras, lemas, e mblemas, monogramas, sellos, viñetas, relieves; los nombres, vocablos de fantasía, las letras y núme ros con formas o combinaciones distintas; las combinaciones y disposiciones de colores, etiquetas, e nvases y envoltorios. Podrán consistir también en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos o de sus envases o envolturas, o de los medios o lugar de expendio de los productos o serv icios correspondientes. Este listado es meramente enunciativo”. De la norma transcripta se concluye que: 1) las marcas consisten en signos; 2) la función de las mar cas consiste en distinguir un producto de otro o un servicio de otro; 3) las marcas podrán ser nomin ativas –compuestas solo por expresiones-, figurativas –compuestas solo por elementos gráficos-, mixt as –compuestas por elementos gráficos y nominativos- y tridimensionales –se refieren a aquellos cuer pos que tienen tres dimensiones, alto ancho y profundidad-; 4) el listado que otorga la Ley Nro. 129 4/98, en su artículo 1, consiste en un listado enunciativo, es decir, pueden registrarse otros signo s que no se encuentren en el listado citado, siempre que éstos no se hallen dentro de las prohibicio nes establecidas en la Ley. Al respecto, el artículo 2º de la Ley Nro. 1294/98, señala aquellos signos que no podrán registrarse como marcas. ¹ Artículo 2.- No podrán registrarse como marcas: a) Los signos o medios distintivos contrarios a la ley, al orden público, a la moral y a las buenas costumbres y aquellos que puedan inducir a engaño o confusión al respecto a la procedencia, el modo de fabricación, las características o la aptitud y finalidad del empleo de los productos o servicios de que se trate; b) Los escudos, distintivos, emb lemas, nombres, cuyo uso corresponde al Estado, las demás personas jurídicas de derecho público o la s organizaciones internacionales, salvo que sean solicitados por ellas mismas; c) Las formas usuales de un producto o de su envase, las formas necesarias del producto o del servicio de que se trate, o que den una ventaja funcional o técnica del producto o al servicio al cual se apliquen; d) Un color aislado; e) Los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para identificar alguna carac terística del producto o servicio; f) Los signos identificados con una marca registrada o solicitada con anterioridad y que sean utilizados por productos o servicios similares, o para productos o serv icios diferentes cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca; g) Los si gnos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración, transcripción total o parcial de un signo distintivo, idéntico o similar notoriamente conocido en el sector pertinente de l público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de as ociación con la marca registrada o solicitada; h) Los signos que denuncien una característica del pr oducto o servicio en la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo; i) Los signos que infrinjan un derecho de autor o un derecho de propiedad industrial de un tercero; j) Los signos que se hubiesen solicitado o registrado por quien no tuviese legítimo interés o por quien conozca o debiera conocer que el signo pertenece a un tercero; k) Los nombres, sobrenombres, señalamientos o fotografías que puedan relacionarse con personas vivas, sin su consentimiento, o muertas sin él de s us herederos, hasta el cuarto grado de consanguinidad, o cualquier signo que afectara el derecho de la personalidad de un tercero, salvo con su consentimiento; y k) Los que consistan o contengan una i ndicación gráfica, conforme se define en la presente ley”.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Expediente: "CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED C/ RESOLUCIÓN NRO. 510/19 DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL LA DIRECC IÓN GENERAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL -DINAPI" Establecidos los antecedentes del caso, corresponde determinar si los actos administrativos impugnad os se ajustan o no a derecho. Cabe recordar que el fundamento de la DINAPI para el rechazo del regis tro marcario se fundamenta en que se trata de una marca genérica por describir los productos que pre tende ofrecer. Al respecto, es pertinente señalar, en primer lugar, que no se trata del análisis una marca que distingue productos, sino que se trata de una marca que distingue servicios. Esta diferen ciación, es de suma importancia, pues la marca de productos distingue los productos de un fabricante de los de sus competidores, mientras que la marca de servicio identifica y diferencia los servicios que ofrece una persona física o jurídica de los de su competidor. Al respecto JORGE OTAMENDI, señal a que La marca de servicio nos dice qué es, identifica a un servicio uniformemente prestado a través del tiempo, tal como una marca de producto distingue a un producto y no a quien lo fabrica (Derecho de Marcas, Editorial LexisNexis - Abeledo-Perrot, Año 2003, pg. 19). Así, observado el acto administrativo recurrido, Resolución Nro. 510 de fecha 06 de noviembre del 20 19 que confirma la Resolución Nro. 73 de fecha 28 de febrero del 2015, se observa que la Administrac ión considera que la solicitud de registro se encuentra conformada por una imagen de un palet y que esta expresión trasmutada en imagen, trae a la mente en forma estrechamente relacionada la idea del producto afin a los servicios a ser prestados, por tanto, examinando el alcance de la cobertura de l a clase nro. 39 y la cobertura pretendida, esta imagen o figura tridimensional, constituye un punto de vista descriptivo y hasta genérico, por describir los servicios que pretende ofrecer. Conforme la Clasificación de Niza, adoptada en Paraguay por Ley Nro. 6604 de fecha 17 de setiembre d el 2020, la clase de servicios nro. 39 consiste en "Transporte; embalaje y almacenamiento de mercanc ías; organización de viajes". Asimismo, en la Nota Explicativa otorgada por la Organización Luis María Bonitoz Riera Ministro Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candela MINISTRO Abg. Norma Domínguez V. Secretaria Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra

Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO)² se estable que: "La clase 39 comprende principalmente lo s servicios para el transporte de personas, animales o mercancías de un lugar a otro por ferrocarril , carretera, agua, aire o conductos y los servicios conexos, así como el almacenamiento de mercancía s en cualquier tipo de instalación de almacenamiento, tales como depósitos u otros tipos de edificio s para su preservación o custodia". Ahora bien, en el registro de solicitud de marca, la firma accionante señaló en la descripción de se rvicios que pretende distinguir: "Servicio de alquiler de pallets, servicios de conjunto de pallets, tales como arrendamiento y alquiler de paletas de forma que implica la puesta en común de la circul ación de pallets y contenedores por y entre diferentes usuarios comprendidos en la clase nro. 39. Se reivindica la combinación de colores azul, blanco y madera natural". Es decir, la clase nro. 39 del Nomenclator Internacional de Niza ampara y protege servicios de trans porte, embalaje, almacenamiento de mercancías y organización de viajes. Por consiguiente, la figura distintiva del pallet -con las especificaciones de colores y servicios protegidos- presentado por la firma en su solicitud de registro, no hace alusión exclusiva ni directa a los servicios amparados p or la solicitante. Es importante recordar que no se esta pretendiendo proteger un producto, o sea el pallet -en sí- sino que un servicio. Por otra parte, es importante señalar que la -designación genérica- a la cual hace alusión el artícu lo 2, inciso e) de la Ley de Marcas, consiste en designaciones que definen no directamente el produc to o servicio en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenecen. Es decir, l a prohibición consiste en la no registrabilidad de formas impuestas por la naturaleza o la función d el servicio que se trate. ² https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/es/en/?version=20210101&notation=&class_number=39 &basic_numbers=show&explanatory_notes=show&pagination=no

Expediente: "CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED C/ RESOLUCIÓN NRO. 510/19 DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL LA DIRECC IÓN GENERAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL -DINAPI" Igualmente es importante recordar que en el presente caso, no se analiza una marca figurativa, sino que se está en presencia del análisis del registro de una marca tridimensional y por tanto, la marca debe ser analizada por sus elementos diferenciadores en su conjunto y no de manera separada.— Por todo lo expuesto en los párrafos que anteceden, se llega a la conclusión de que la marca tridime nsional solicitada por la firma Chep Technology Pty Limited, reúne los requisitos de novedad, distin tividad y especialidad conforme a lo establecido en la legislación marcaria, Ley Nro. 1294/98. Por tanto, corresponde HACER LUGAR a la demanda contencioso administrativa instaurada por la firma C hep Technology Pty Limited y en consecuencia; ANULAR la Resolución Nro. 073 de fecha 28 de febrero d el 2016 dictada por la Jefa de la Sección Marcas de la Dirección de la Propiedad Industrial y la Res olución Nro. 510 de fecha 06 de noviembre del 2019, dictada por la Dirección General de la Propiedad Industrial, disponiéndose la prosecución del registro marcario solicitado. En cuanto a las costas', corresponde que sean impuestas en el orden causado, de conformidad al artíc ulo 193 del Código Procesal Civil, por la interpretación que causa la resolución de la cuestión plan teada. — A SU TURNO, LOS DRES. LLANES OCAMPOS Y BENÍTEZ RIERA,Y, DIJERON: Que se adhieren al voto del Dr. Man uel Dejesús Ramírez Candia, por compartir los mismos fundamentos. A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, EL DR. RAMÍREZ CANDIA, PROSIGUIÓ DICIENDO: En atención al modo en q ue fue resuelta la cuestión anterior, al votar por la nulidad de todo el proceso, resulta inoficioso el estudio del recurso de apelación. Es mi voto. A SU TURNO, LOS DRES. LLANES OCAMPOS Y BENÍTEZ RIERA,Y, DIJERON: Que se adhieren al voto del Dr. Man uel Dejesús Ramírez Candia, por compartir los mismos fundamentos. Luis María Benitez Riera Ministro Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candia MINISTRO Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra. Abg. Norma Domínguez V. Secretaria

Con lo que se dio por terminado el acto, previa lectura y ratificación del mismo firman los Exmos. S eñores Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, por ante mí, la Secretaria autorizante , quedando acordada la Sentencia que inmediatamente sigue: Ante mí: **VISTOS:** Los méritos del Acuerdo que antecede, la Excelentísima; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA PENAL RESUELVE: 1) **HACER LUGAR** al recurso de nulidad interpuesto por el Abg. Rafael Salomoni en representación d e la firma Chep Technology Pty Limited, contra el Acuerdo y Sentencia Nro. 101 de fecha 15 de abril del 2021, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala y en consecuencia; **HACER LUGAR** a la d emanda contenciosa administrativa promovida por la firma Chep Technology Pty Limited; **ANULAR** la Resolución Nro. 073 de fecha 28 de febrero del 2016 dictada por la Jefa de la Sección Marcas de la D irección de la Propiedad Industrial y la Resolución Nro. 510 de fecha 06 de noviembre del 2019, dict ada por la Dirección General de la Propiedad Industrial, disponiéndose la persecución del registro m arcario solicitado, por los fundamentos expuestos en el considerando de la resolución; 2) **DECLARAR** inoficioso el estudio del recurso de apelación interpuesto por el Abg. Rafael Salomo ni en representación de la firma Chep Technology Pty Limited, contra el Acuerdo y Sentencia Nro. 101 de fecha 15 de abril del 2021, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, por los fundamento s expuestos en la resolución. 3) **IMPONER** las costas, en el orden causado; 4) **ANOTAR**, registrar y notificar. Ante mí: Luis María Benítez Ricera Ministro Abg. Norma Domínguez V. Secretaria Dra. Ma. Carolina Llones O. Ministra <img>Signature of Dr. Manuel Dejes