Jurisprudencia CSJ

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA** EXPEDIENTE: COPPEL S.A. DE C.V. C/ RES. N° 51 DE FECHA 19/02/14 DICT. POR EL MIC. ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO................... En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los días........... del mes de.... ......... del año dos mil veintidos, estando reunidos en la Sala de Acuerdos los Excmos. Señores Min istros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, los Dres. MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS, MANUEL DE JESÚS RAMÍREZ CANDIA Y LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA, por ante mí la Secretaria autorizante, se trajo el expediente caratulado: "COPPEL S.A. DE C.V. C/ RES N° 51 DE FECHA 19/02/14 DICT. POR EL MIC", a fin de resolver los Recursos de Nulidad y Apelación contra el Acuerdo y Sentencia N° 379 de fecha 3 de agosto de 2015, dictado por el Tribunal de Cuent as, Segunda Sala. Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvió plan tear y votar la siguiente: **CUESTIONES:** ¿Es nula la Sentencia apelada? En caso contrario, ¿Se halla ella ajustada a derecho? Practicando el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: LUIS M ARÍA BENÍTEZ RIERA, MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS Y MANUEL DE JESÚS RAMÍREZ CANDIA. **A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA**, el Dr. BENÍTEZ RIERA dijo: Que, el Abogado Pastor Roche, representante de la firma coadyuvante COPEL S.A., si bien interpuso el recurso de nulidad (fs. 495) y el mismo le fue concedido por A.I. N° 1032 de fecha 6/10/2015; no fu ndamenta dicho recurso, por lo que se debe declarar desierto dicho recurso. Por otro lado, no se obs ervan en la resolución recurrida vicios o defectos que ameriten la declaración de oficio de su nulid ad en los términos autorizado por los Arts. 113 y 404 del Código Procesal Civil. ES MI VOTO. A su turno los Dres. LLANES OCAMPOS Y RAMÍREZ CANDIA, manifiestan que se adhieren al voto que antece de por los mismos fundamentos, Luis María Benítez Riera Ministro Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candia MINISTRO Abg. Norma Domínguez V. Secretaria Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. BENÍTEZ RIERA prosiguió diciendo: Por Acuerdo y Sentencia N° 379 de fecha 3 de agosto de 2015 (fs. 485/492), el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, resolvió 1) H acer lugar a la demanda contenciosa administrativa instaurada por la firma COPPEL S.A. DE C.V., y en consecuencia, 2) Revocar la Resolución N° 51 del 19 de febrero de 2014 dictada por la Dirección Nac ional de Propiedad Industrial (DINAPI), 3) Imponer las costas a la parte vencida, 4) Anotar, registr ar, notificar y remitir copia a la Excma. Corte Suprema de Justicia. QUE, antes de entrar a estudiar el fondo de la cuestión debemos realizar una breve síntesis de las c uestiones administrativas que sirvieron de base a la presente demanda. Así tenemos que en fecha 29/1 1/2007 se presentó ante la Dirección de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria y Comerc io la Agente Marta Berkemeyer en representación de la firma COPPEL S.A.B. DE C.V., a solicitar el re gistro de la marca “COPPEL”, en la clase 35 (servicios de publicidad, gestión de negocios comerciale s, administración comercial, trabajos de oficina). A este pedido de registro se opuso en fecha 12/03 /2008 el agente Rafael Ruiz en representación de la firma COPEL S.A., en base a su producto registra do “COPEL”, en las clases 35 y 16. La Dirección Nacional de Propiedad Intelectual dictó la Resolució n N° 51 del 19/02/2014, por la cual resolvió "1) HACER LUGAR al recurso interpuesto por la firma COP PEL S.A. contra la resolución 407 de fecha 24 de mayo de 2012, dictada por la Secretaría de Asuntos Litigiosos, 2) REVOCAR en todas sus partes la Resolución N° 258 de fecha 17 de abril de 2012, dictad a por la Secretaría de Asuntos Litigiosos, 3) RECHAZAR la solicitud de registro de la marca COPPEL C lase 35 solicitada bajo Acta N° 40893 de fecha 29 de Noviembre de 2012 por COPPEL S.A.B DE C.V., 4) NOTIFIQUESE y cumplido, archívese". Seguidamente, la Abog. Marta Berkemeyer, en representación de la firma COPPEL S.A. DE C.V. se presentó en fecha 18/06/2014 ante el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala , a promover demanda contencioso administrativa contra la Resolución N° 51 de fecha 19/02/2014 dicta da por la DINAPI. Una vez trabada la litis y luego de los trámites de rigor, el Tribunal de Cuentas Segunda Sala, dictó el Acuerdo y Sentencia N° 379 de fecha 3 de agosto de 2015, hoy recurrido. Contr a esta decisión del Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, el representante de la parte coadyuvante (COP EL S.A.), Abog. Pastor Roche Galeano, dedujo recurso de apelación y lo fundamento en el escrito de f s. 500/504, argumentando en resumidas cuentas que el fallo recurrido no ha sido dictado con objetivi dad, no entro a estudiar en profundidad la cuestión puesta a consideración, sin tener en cuenta las razones que impulsaron a la autoridad administrativa a dictar la Resolución N° 51. Agrega que su par te se decanta por el voto en disidencia del Miembro Dr. Maidana Griffith, quien en forma criteriosa y objetiva desnudó las falencias del voto del preopinante. Terminó solicitando se dicide resolución revocando íntegramente el Acuerdo y Sentencia N° 379 y se confirme la Resolución N° 51.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA EXPEDIENTE: COPPEL S.A. DE C.V. C/ RES. N° 51 DE FECHA 19/02/14 DICT. POR EL MIC. QUE, de lo precedentemente analizado y transcripto, resulta obvio que el medio de la cuestión se cir cunscribe a resolver si la marca solicitada por la firma COPPEL S.A. DE C.V. ("COPPEL"), y cuya insc ripción debería hacerse en la clase 35, puede o no confundirse, con la marca ya inscrita de la firma COPEL S.A., en base a su producto registrado "COPEL", en las clases 35 y 16. QUE, entrando a examinar la cuestión, debo señalar como ya dijera en fallos análogos anteriores, que la esencia de la marca está en poder excluir a otros en el uso de marcas confundibles. El espíritu de la legislación marcaria, conforme la doctrina imperante, es el de evitar la confusión. Tanto es a sí que ya no se habla de que las marcas deben ser claramente inconfundibles, sino que deben ser clar amente distinguibles. Se pone acento así en la necesidad de una clara diferenciación de las marcas e n pugna. En el caso sub-examine ¿son las marcas solicitada e inscrita confundibles? COPEL (MARCA REGISTRADA) COPPEL (MARCA SOLICITADA) Que, al contrastar las marcas en pugna y para llegar a un veredicto sobre la confundibilidad o no de las mismas, resulta imperioso realizar el análisis de diferenciación gráfica, fonética e ideológica , los tres campos principales en los cuales debe efectuarse el cotejo de los signos marcarios, según los autores Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas en su obra Derecho de Marcas (Tomos II, Edi torial Eliasta). Resulta obvio, al analizar las marcas en cuestión, que entre las mismas existe iden tidad casi absoluta, tanto en el plano gráfico (confusión visual respecto a la forma como se percibe la marca, provocada por semejanzas ortográficas) pues solo las diferencia una letra intermedia (P); como en el fonético (confusión auditiva causada cuando se obtiene una fonética igual en la pronunci ación de las palabras), pues a la pronunciación ambas marcas suenan exactamente igual. Así, en el ca so que nos ocupa nos encontramos ante un caso de CONFUSIÓN INDIRECTA, que se produce cuando un compr ador al adquirir un producto o servicio juzga que pertenece a la misma línea de productos o servicio s de un origen determinado y conocido por él, pero en realidad es distinto. El Derecho Marcario, al ser un derecho eminentemente tutivo, lo que busca evitar es la confusión que pueda darse entre las Luis María Benítez Riera Ministro Dr. Manuel Dojesús Ramírez Candia MINISTRO Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra Abg. Norma Domínguez V. Secretaria

marcas en el mercado, y en este sentido y en este caso en particular, resultan más importantes las s emejanzas que las diferencias. En ese sentido el artículo 2 inc. a) de la Ley 1294/98, prescribe que "...no podrán ser registradas las marcas que puedan inducir al engaño o confusión con respecto a la s características o aptitud de los productos o servicios". A esto agregamos el derecho al uso exclus ivo de las marcas que nuestra legislación concede a su titular y a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pudiera inducir directa o indirectamente a confusión o asociación. Que, por lo precedentemente expuesto, las marcas en conflicto son confundibles de conformidad a las constancias de autos, no sólo porque su ortografía es casi idéntica y su fonética idéntica, sino por la posibilidad de confusión indirecta que la coexistencia de ambas marcas inevitablemente puede pro vocar en el público, dado que la similitud conceptual de la palabra puede inducir al mismo engaño. C uando se trata de marcas, los derechos que tiene el consumidor a que exista transparencia en el merc ado son inexcusables. Que, considero que no procede la petición del registro de la marca COPPEL, solicitada por la COPPEL S.A. DE C.V., por carecer de los requisitos de especialidad y novedad. Consecuentemente, por lo prec edentemente analizado corresponde HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por el Abogado Pas tor Roche, representante de la parte coadyuvante, la firma COPEL S.A., y por tanto, REVOCAR el Acuer do y Sentencia N° 379 de fecha 3 de agosto de 2015, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala . En cuanto a las costas, las mismas deben ser impuestas a la perdidosa (artículo 203 inc. b) del C. P.C.). ES MI VOTO. Que a su turno, la Ministra Dra. MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS, manifestó que se adhiere al voto del Ministro Preopinante, Dr. Luis María Benítez Riera, que antecede, por los mismos fundamentos. Que a su turno, el Ministro Dr. MANUEL DE JESÚS RAMÍREZ CANDIA dijo: Que comparto plenamente el crit erio esgrimido por el colega preopinante Dr. Luis María Benítez Riera, pues considero que existe una gran coincidencia en los elementos gráficos y fonéticos que conforman las marcas en pugna. Esas similitudes han sido explicadas ampliamente por el colega que antecede, por lo que resultaría o cioso que las volviera a describir. Son justamente esas semejanzas las que tornan imposible la coexistencia de las marcas en litigio (CO PEL-COPPEL) dado que la confusión que devendría de esa posible coexistencia, podría inducir al públi co a engaño, dado que los mismos no aportan la suficiente distintividad, además carecen de los requi sitos indispensables de novedad y originalidad, por haberse demostrado claramente como reitero una s imilar disposición de los elementos mencionados más arriba. Por otra parte, corresponde aclarar que en el Acuerdo y Sentencia N° 956, de fecha 22 de setiembre d el 2021 se ha sostenido que el registro de la marca "COPEL S.R.L." de la clase N° 35, concedido por Registro N° 146594, se encontraba vencido desde el 28/05/2001. Sin embargo, en el presente caso dich a situación no será

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA** EXPEDIENTE: COPPEL S.A. DE C.V. C/ RES. N° 51 DE FECHA 19/02/14 DICT. POR EL MIC. analizada pues los datos mencionados no constan en el expediente judicial en estudio y además la cue stión tampoco ha sido alegada por las partes. Finalmente, en cuanto a las costas, corresponde que sean impuestas en el orden causado, de conformid ad al artículo 193 del Código procesal Civil, por la interpretación que causa la resolución de la cu estión planteada. **ES MI VOTO** Con lo que se dio por terminado el acto firmando S.S.E.E. todo por ante mí que lo certifica quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue: Luis María Benítez Riera Ministro Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candia MINISTRO Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra ANTE MI: Abg. Norma Domínguez V. Secretaria ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO 47 Asunción, 13 de febrero 2010 2:02:24 VISTOS los méritos del Acuerdo que antecede, la **CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA PENAL** RESUELVE: 1) **DECLARAR DESIERTO** el recurso de nulidad. 2) **HACER LUGAR** al recurso de apelación interpuesto por el Abogado Pastor Roche, representante de la parte coadyuvante, la firma COPEL S.A., y en consecuencia, 3) **REVOCAR** el Acuerdo y Sentencia N° 379 de fecha 3 de agosto de 2015, dictado por el Tribunal d e Cuentas, Segunda Sala, por los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolución, 4) **IMPONER** las costas de esta instancia a la parte perdidosa (artículo 203 inc. b) del C.P.C.), 5) **ANOTAR** y notificar. Luis María Benítez Riera Ministro Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candia MINISTRO Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra ANTE MI: Abg. Norma Domínguez V. Secretaria