Jurisprudencia CSJ

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA EXPEDIENTE: BAYER AG C/ RES. N° 544/15 DEL 28 DE DICIEMBRE Y OTRA DICT. POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – DINAPI. ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO Cuarenta y Sis En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los días ________ del mes de _____ ____ del año dos mil_________, estando reunidos en la Sala de Acuerdos los Excmos. Señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, los Dres. LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA, MANUEL DEJESÚS RAM ÍREZ CANDIA Y MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS, por ante mí, la Secretaria autorizante, se trajo el exp ediente caratulado: "BAYER AG C/ RES. N° 544/15 DEL 28 DE DICIEMBRE Y OTRA DICT. POR LA DIRECCIÓN NA CIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-DINAPI", a fin de resolver el Recurso de Apelación interpuesto co ntra el Acuerdo y Sentencia N° 435 de fecha 29/12/2020, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala. Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvió plan tear y votar las siguientes: **CUESTIONES:** Es nula la sentencia recurrida? En caso contrario, se halla ajustada a derecho? Practicando el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: LUIS M ARÍA BENÍTEZ RIERA, MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS Y MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA. **A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA**, el Dr. BENÍTEZ RIERA dijo: Que, el Abogado Wilfrido Fernández, representante de la firma actora BAYER AG, si bien interpuso el recurso de nulidad (fs. 130) y el mismo le fue concedido por A.I. N° 407 de fecha 12/05/2021 (fs. 13 6); por escrito de fs. 139/140 desiste expresamente de dicho recurso, por lo que se lo debe tener po r desistido del mismo. Por otro lado, no se observan en la resolución recurrida vicios o defectos qu e ameriten la declaración de oficio de su nulidad en los términos autorizados por los Arts. 113 y 40 4 del Código Procesal Civil. ES MI VOTO. A su turno los Dres. LLANES OCAMPOS Y RAMÍREZ CANDIA, manifiestan que se adhieren al voto que antece de por los mismos fundamentos. Luis María Benítez Riera Ministro Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra Abg. Norma Domínguez V. Secretaria

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. BENÍTEZ RIERA prosiguió diciendo: Por Acuerdo y Sentencia N° 435 de fecha 29/12/2020 (fs. 127/129), el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, resolvió: 1) NO HACER LUGAR a la presente demanda contenciosa administrativa promovida, y en consecuencia, 2) CONFIRMAR lo s actos administrativos impugnados, la Resolución N° 544/15 del 28 de diciembre, dictada por la Dire cción de Asuntos Marcarios Litigiosos y la Resolución N° 345/18 del 6 de diciembre, dictada por la D irección General de la Propiedad Industrial, 3) IMPONER las costas a la perdidosa, 4) ANOTAR, regist rar, notificar y remitir copia a la Excma. Corte Suprema de Justicia. QUE, antes de entrar a estudiar el fondo de la cuestión debemos realizar una breve síntesis de las c uestiones administrativas que sirvieron de base a la presente demanda. Así tenemos que en fecha 17/0 3/2014 se presenta ante la Dirección de la Propiedad Industrial dependiente del Ministerio de Indust ria y Comercio la firma AGROTEC S.A., a través de su agente Hugo Mersán Galli, a solicitar el regist ro de la marca “BOLT”, en la clase 5. En fecha 27/06/2014 se presenta la firma BAYER AG, bajo patroc inio del Agente Wilfrido Fernández, a deducir oposición contra la solicitud de registro de la marca solicitada, en base a su marca “BELT”, registrada en las clases 1 y 5. Al respecto la Dirección de A suntos Marcarios Litigiosos dictó la Resolución N° 544 de fecha 28/12/2015, resolvió: 1) DECLARAR IM PROCEDENTE y no hacer lugar a la acción deducida por la firma BAYER AG contra AGROTEC S.A., sobre op osición al registro de la marca “BOLT”, clase 5; 2) DISPONER la prosecución de trámites de la solici tud de registro de la marca “BOLT”, clase 05, solicitada por la firma AGROTEC S.A.. La firma BAYER A G se presenta a interponer recurso de apelación contra la Resolución N° 544 del 28/12/2015. En respu esta a dicho recurso, la Dirección General de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria y Comercio dictó la Resolución N° 345 de fecha 6/12/2018 por la cual resolvió: 1) CONFIRMAR la Resoluc ión N° 544 de fecha 28 de diciembre de 2015 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos , 2) DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca “BOLT”, clase 5, so licitada a nombre de AGROTEC S.A. QUE, ya en sede jurisdiccional, la firma BAYER AG se presenta ante el Tribunal de Cuentas, Segunda S ala, a deducir demanda contencioso administrativa contra las Resoluciones N° 544 del 28/12/2015 y N° 345 de fecha 6/12/2018, arriba citadas. Luego de los trámites de rigor dentro del proceso contencio so administrativo, el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, dicto el Acuerdo y Sentencia N° 435 de fech a 29/12/2020, más arriba citado. QUE, contra esta decisión del Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, el Abogado Wilfrido Fernández, en r epresentación de la firma BAYER AG, fundamenta el recurso de apelación interpuesto (fs. 139/140), ar gumentando en resumidas cuentas que el Tribunal se basa en un análisis muy simplista y que el cotejo realizado entre las

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA** ESTAMPA OFICIAL <stamp>Estampilla oficial con fecha 15/03/2024 y firma "J. M. R." en el centro.</stamp> EXPEDIENTE: BAYER AG C/ RES. N° 544/15 DEL 28 DE DICIEMBRE Y OTRA DICT. POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - DINAPI. marcas evidencia las numerosas y claras similitudes e identidades de orden visual (ortográfico), fon ético, conceptual, identidad de cobertura y puntos de venta que impiden el registro de la marca soli citada. Agregó que no puede decirse que por diferir las marcas en el significado en la lengua españo la las mismas no podrán ser confundidas por el consumidor, pudiendo ser relacionadas entre sí, más a un si designan productos similares y son vendidas y exhibidas en lugares donde es posible encontrar un mismo tipo de producto. Siguió diciendo que la notoriedad de la marca BELT en su rubro específico le otorga a su mandante derecho a oponerse, confiriéndole una amplia protección, no solo ante riesg o de confusión o asociación, sino contra todo signo que pudiere diluir su fuerza distintiva o aprove charse de su notoriedad, por lo que las marcas BOLT y BELT no pueden coexistir en el mercado local s in causar perjuicio a su mandante y a los consumidores. Luego de exponer reiterativos argumentos (co n respecto a los fundamentos de la demanda), terminó solicitando se haga lugar al recurso interpuest o y, en consecuencia, se revoque en todas sus partes la resolución recurrida, así como las resolucio nes administrativas demandadas. QUE, de lo precedentemente analizado y transcripto, resulta obvio que el meollo de la cuestión se ci rcunscribe a resolver si la marca solicitada por la firma AGROTEC S.A. (BOLT), y cuya inscripción de bería hacerse en la clase 5, se presta o no a confusión frente a la marca oponente ya inscripta en d icha clase (BELT), de la firma BAYER AG y si pudiera o no inducir al error en el público consumidor. QUE, teniendo como parámetro lo establecido en la Ley 1294/98 de Marcas y entrando a examinar la cue stión, debemos señalar como ya dijera en fallos análogos anteriores, que la esencia de la marca está en poder excluir a otros en el uso de marcas confundibles. El espíritu de la legislación marcaria, conforme la doctrina imperante, es el de evitar la confusión. Tanto es así que ya no se habla de que las marcas deben ser claramente inconfundibles, sino que deben ser claramente distinguibles. Se pon e acento así en la necesidad de una clara diferenciación de las marcas en juicio. En el caso sub-exa mene ¿son las marcas en pleito confundibles? QUE, para poder responder eficazmente a la pregunta precedente, en primer lugar debemos advertir que nos encontramos ante dos marcas, una inscripta (BELT) y Luis Maria Benitez Riera Ministro Dr. Manuel Delgado Ramírez Candia MINISTRO Abg. Norma Dominguez V. Secretaria Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra

la otra solicitada (BOLT), en una clase a la que debe prestarse especial atención, ya que tiene rela ción directa con la salud. Así tenemos que, según el clasificador internacional, la clase 5 correspo nde a: **Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénico y sanitarios para uso médico; a limentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos a limenticios para personas o animales; emplastos, material para apóyitos; material para empaques e im prontas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas. Comprende principalmente los productos farmacéuticos y otros productos para uso médico o veterinario . Y en particular comprende: los productos de higiene personal que no sean de tocador; los pañales p ara bebés e incontinentes; los desodorizantes que no sean para personas o animales; los complementos alimenticios destinados a completar una dieta normal o a beneficiar la salud; los sustitutos de com idas, alimentos y bebidas dietéticas para uso médico o veterinario; los cigarrillos sin tabaco para uso médico. Que, como se puede ver, la transcripta clase 5 del clasificador internacional es sumamen te amplia en cuanto a productos, los que no necesariamente se comercializan en los mismos lugares, y a que nos encontramos ante productos de uso humano, animal y vegetal. Según constancias de autos, la marca registrada (BELT) se aplica con más énfasis en insecticidas para plagas de cultivos, como soj a, poroto, algodón, tabaco, tomate, etc. Ahora bien, sabido es que los tres campos principales en los cuales debe efectuarse el cotejo de los signos marcarios son el gráfico, el fonético y el ideológico (Luis Eduardo Bertone y Guillermo Caba nellas Derecho de Marcas, Tomo II, Editorial Eliasta). Aplicando esto, enfrentando las marcas en lit igio, y basándome en las características que las componen, sostengo que es la totalidad del conjunto lo que debe ser objeto de análisis. Entonces, si bien ambas marcas comparten las letras B-L-T, no e s menos cierto que al ser disímil la vocal que contienen, difieren totalmente en su pronunciación, t odo esto analizado bajo las prescripciones del Art. 2 de la Ley Marcaria No 1294/98. Que, sabiendo que las cuestiones marcarias no se limitan a reglas preestablecidas sino que responden a un análisis prudente realizado por parte del juzgador, del cual se torna imposible prescindir de cierta subjetividad razonable, me posiciono en el papel de público consumidor y la primera impresión que me producen es que las mismas no son confundibles, aprehensión esta que se prolongó en los suce sivos cotejos que he realizado. Considero que el hecho que en ambas marcas el punto de similitud sea n las siglas o letras B – L - T no es razón suficiente ni valedera para impedir el registro de la ma rca solicitada. Es más, la marca oponente no puede impedir un registro con la intención de adueñarse de un término, por el solo hecho de que su marca es mundialmente conocida y aceptada. Me mantengo e n que la marca solicitante goza del elemento de distintividad necesario que impediría al consumidor entrar en confusión o asociación. Por las razones precedentes, considero posible la

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA EXPEDIENTE: BAYER AG C/ RES. N° 544/15 DEL 28 DE DICIEMBRE Y OTRA DICT. POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - DINAPI. existencia y convivencia en el mercado de las marcas en pugna, pues no veo peligro de confusión en e l público consumidor QUE, por tanto, teniendo en consideración las manifestaciones realizadas precedentemente, correspond e NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por la firma BAYER AG y, en consecuencia, CONFI RMAR in totum el Acuerdo y Sentencia N° 435 de fecha 29/12/2020, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, lo cual acarrea como corolario lógico, la confirmación de las Resoluciones N° 544 de fecha 28/12/2015 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos y N° 345 de fecha 6/12/201 8 dictada por la Dirección General de la Propiedad Industrial, dependiente del Ministerio de Industr ia y Comercio. En cuanto a las costas en esta instancia, las mismas deberán ser impuestas al apelant e, en virtud a lo establecido en el artículo 203 inc. a) del CPC. ES MI VOTO. Que, a su turno, el Ministro Dr. MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA dijo: Me adhiero al voto del Dr. Luis María Benítez Riera, por compartir los mismos fundamentos, haciendo la siguiente puntualización: Nuestra Ley de Marcas N° 1294/98 establece en su artículo 2 aquellos signos que no podrán registrars e como marcas. Así, en el inciso g) determina que no podrán registrarse "los signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo, idéntico o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pert enece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se apliquen el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese t ercero, o signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza disti ntiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo". Es decir, nuestro país prohíbe el registro de marcas que constituyen una reproducción, imitación, tr aducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo, idéntico o similar , notoriamente conocido en el sector pertinente del público que pertenece a un tercero. Sin embargo, para considerar que una marca es notoria es necesario tomar en consideración ciertos aspectos, para lo cual cita al autor CARMELO MÓDICA quien expresa: "...a) la extensión de su conocimiento en el pú blico consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para la cual fue concedida; b) l a intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca; c) la antigüedad de la ma rca y su uso constante; d) el análisis de la producción y mercadeo de los productos que distingue la marca..." (Derecho Paraguayo de Marcas, Editorial Arandura, Asunción, pg. 190). En atención a lo expuesto, se llega a la conclusión que en el caso de autos la firma Bayer A.G. no d emostró suficientemente el conocimiento de su marca "BELT" en el sector pertinente, pues agregar doc umentales de registro de la marca en otros países. Abg. Norma Domínguez V. Secretario Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candia Ministro Dra. María Carolina Llanes O. Ministra

no prueba la notoriedad de la marca en Paraguay, conforme a los parámetros a ser considerados, para determinarla como tal. Finalmente, en cuanto a la imposición de costas, disiento respetuosamente del voto del Dr. Luis Marí a Benítez Riera, pues éstas deben ser impuestas en el orden causado, conforme lo establecido en el a rtículo 193 del Código Procesal Civil, por la interpretación que causa la resolución de la cuestión planteada. ES MI VOTO. Que, a su turno, la Ministra Dra. MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS manifiesta que se adhiere al voto de l Ministro Preopinante, Dr. Luis María Benítez Riera, por los mismos fundamentos. Con lo que se dio por terminado el acto firmando S.S.E.E., todo por ante mí que lo certifica quedand o acordada la sentencia que inmediatamente sigue: Luis María Benítez Riera Ministro ANTE MI: Dr. Eulalio Dejardín Ramírez Canilla MINISTRO Abg. Norma Domínguez V. Secretaria Asunción, 17 de febrero 2010 2:00 p.m. VISTOS los méritos del Acuerdo que antecede, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA PENAL RESUELVE: 1) TENER POR DESISTIDO al recurrente del recurso de nulidad planteado. 2) NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por la firma BAYER AG, y en consecuencia: 3) CONFIRMAR in totum el Acuerdo y Sentencia N° 435 de fecha 29/12/2020, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, de conformidad con lo expuesto en el exordio de la presente Resolución. 4) IMPONER las costas de esta instancia al apelante. 5) ANOTAR y notificar. Luis María Benítez Riera Ministro ANTE MI: Abg. Norma Domínguez V. Secretaria Dr. Eulalio Dejardín Ramírez Canilla MINISTRO Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra