Jurisprudencia CSJ

P2. CORTE SUPREMA DE USTICIA JUICIO: «COMPAÑÍA PARAGUAYA DE LEVADURAS S.A. - COPALSA - C/ RES. N° 311 DE FECHA 08-JUNIO- 2016 DICT. POR DINAPI» ICA CIVIL ACUERDO Y SENTENCIA N°. Mil doscientos cincuenta y trof POlC. 2021 28 En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los ٠٠٧٥٨٠٥٢٨٥٥ de días, del mes de diremo!l, del año dos mil veintiuno, estando 00 reunidos en Sala de Acuerdos los señores Ministros de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS, LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA y MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA, por Ante mí, la Secretaria autorizante, se trajo el expediente caratulado: «COMPAÑÍA PARAGUAYA DE LEVADURAS S.A. - COPALSA - C/ RES. N° 311 DE FECHA 08-JUNIO-2016 DICT. POR DINAPI», a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por el abogado Hugo T. Berkemeyer - representante convencional de la parte actora - contra el Acuerdo y Sentencia N° 326 de fecha 5 de octubre de 2020 dictado por el Tribunal de Cuentas-Segunda Sala. Previo estudio de los antecedentes del caso, la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvió plantear las siguientes; CUESTIONES: 1. ¿Es nula la Sentencia apelada? 2. En caso contrario, ¿se halla ella ajustada a Derecho? - Practicado el sorteo de Ley para determinar el orden de la votación, dio el siguiente resultado: LLANES OCAMPOS, BENÍTEZ RIERA y RAMÍREZ CANDIA. 1. A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, la Dra. MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS dijo: Que, la parte recurrente no ha expresado agravios de manera específica con relación al recurso de nulidad, pese a que la interposición de tal recurso se encuentra implícita junto con la del recurso de apelación, conforme dicta el artículo 405 del Código Procesal Civil. Así mismo, no se observan vicios o defectos en la sentencia que ameriten su tratamiento de oficio, en los términos de los artículos 15, 113 y 404 del Código Procesal Civil, por lo que corresponde DECLARAR DESIERTO el recurso de nulidad. ES MI VOTO. Luis María Benitêz Riera Ministro Dr. Menuel Defesús Famírez Candia MINISTRO Dra. Ma ottpa Llanes O. Abg. Norma Dominguez 'V. Secretaria

A sus turnos los Ministros BENÍTEZ RIERA y RAMÍREZ CANDIA, manifiestan que se adhieren al voto de la Ministra preopinante, por los mismos fundamentos. 2. A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, la Ministra LLANES OCAMPOS prosiguió diciendo: Por Acuerdo y Sentencia N° 326 de fecha 5 de octubre de 2020, el Tribunal de Cuentas-Segunda Sala resolvió: «1.- NO HACER LUGAR, a la Acción Contencioso Administrativa en los autos caratulados "COMPAÑÍA PARAGUAYA de LEVADURAS SA - COPALSA C/ Res. N° 311/16 del 8 de junio, dict. por la DIRECCION GRAL. de la PROPIEDAD INDUSTRIAL - DINAPI"; y, en consecuencia. 2.- CONFIRMAR, la Resolución N° 1325 de fecha 22 de noviembre de 2013, dictada por la Sección de Asuntos Litigiosos y la Resolución N° 311/16 del 8 de junio, dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial - DINAPI. 3.- IMPONER, las costas a la parte perdidosa. 4.- NOTIFICAR, registrar….»- ARGUMENTOS DE LAS PARTES: AGRAVIOS DE LA PARTE ACTORA: La representante convencional de la parte actora expresó agravios en los términos del escrito obrante a fs. 88-96. Por medio del referido escrito, la representante de la parte actora solicitó la revocación del Acuerdo y Sentencia N° 326 de fecha 5 de octubre de 2020 dictado por el Tribunal de Cuentas-Segunda Sala. A continuación, una síntesis de los fundamentos de la apelación interpuesta: En primer lugar, la parte apelante manifestó que el análisis efectuado por el Tribunal se circunscribe a la comprobación de la legalidad en el ejercicio de las facultades regladas y discrecionales del órgano emisor del acto administrativo, así como la razonabilidad y proporcionalidad de las mismas. Por otro lado, rechaza los fundamentos del Tribunal respecto a que el prefijo "EMUL" sea utilizado de manera frecuente para distinguir productos comprendidos dentro de la Clase 01 del Nomenclador Internacional, y que si bien existen en la actualidad otras marcas que llevan el prefijo mencionado, tales otros productos no se encuentran dentro de la Clase 01 y no protegen los mismos productos que aquellos de la firma COPALSA.— En tercer lugar, rechaza igualmente lo aseverado por el Tribunal de Cuentas- Segunda Sala, respecto a que en la apreciación sobre la confundibilidad debe 2

CORTE SUPREMA DEJ USTICIA JUICIO: «COMPAÑÍA PARAGUAYA DE LEVADURAS S.A. - COPALSA - C/ RES. N° 311 DE FECHA 08-JUNIO- 2016 DICT. POR DINAPI» ACUERDO Y SENTENCIA N°, reldoscientos eincuanta y tras realizarse en conjunto, y que con ello la fonética de la desinencia le da una suficiente diferenciación a la marca solicitada con respecto a la marca registrada (propiedad de la firma COPALSA). Refuta esta conclusión del Tribunal refiriendo que la confundibilidad se puede dar a través de la asociación entre las marcas, que equivocadamente podrían formar una 'familia de marcas', todas de propiedad de la firma accionante. En ese sentido, argumenta a fs. 94: «..El consumidor perfectamente puede pensar que EMULCAKE es otra marca de las marcas de COPALSA. Ante esta posibilidad dice la ley, deben rechazarse las marcas que inducen a confusión...» Por último, la parte apelante se agravia respecto a la imposición de costas, por tratarse de una cuestión controvertida y opinable. CONTESTACIÓN DE LA PARTE DEMANDADA - DINAPI: Luego de haberse corrido el traslado conforme a la providencia de fecha 13 de mayo de 2021, el representante de la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual - DINAPI - se presentó a contestar los agravios expuestos por su contraparte en los términos del escrito obrante a fs. 101-103 de autos.- La representación de la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual por un lado solicitó se declare desierto el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, y por otro lado, procedió a refutar los extremos alegados por la representante de la firma COPALSA en su respectivo escrito de agravios. Solicitó, por tanto, se declare desierto el recurso, o bien que el mismo sea rechazado, por encontrarse ajustado a derecho el fallo dictado en estos autos por el Tribunal de Cuentas-Segunda Sala.- Con relación a la coadyuvante de la parte demandada, dicha parte no ha presentado escrito alguno de contestación a los agravios de la parte actora, por lo que - en cónsecuencia - el presidente de esta Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dictó la providencia de fecha 30 de junio de 2021, llamando 'Autos para resolver'. Luis María Benítez Riera Ministro Dr. Manuel Deighis Ramírez Condie MANSTRO Dr Abg. Werma Dominguez Secretaria 3

ANÁLISIS JURÍDICO: Procedemos entonces a efectuar un análisis razonado de la resolución apelada, y de los documentos obrantes en autos así como de los argumentos esgrimidos respectivamente por las partes, de todo lo cual se constata que por Resolución N° 1325 de fecha 22 de noviembre de 2013, la Secretaría de Asuntos Litigiosos de DINAPI había declarado improcedente la oposición deducida por la firma "COMPAÑÍA PARAGUAYA DE LEVADURAS S.A. (COPALSA)" en contra del registro de la marca solicitada "EMULCAKE" en la Clase 01 del Nomenclador Internacional - solicitud hecha por la firma "SAPORITI S.A." (fs. 33- 34 de los antecedentes administrativos). Luego de ser apelada, la precitada resolución fue confirmada por la Resolución N° 311 de fecha 8 de junio de 2016 dictada por el Director General de la Propiedad Intelectual, en el sentido de confirmar la resolución apelada, y disponer la prosecución de los trámites de solicitud del registro de la marca 'EMULCAKE' en la Clase 01, solicitada por firma SAPORITI S.A. (fs. 52-53 de los antecedentes administrativos). Considerando tales actos administrativos como lesivos a sus derechos, la firma COPALSA - por intermedio de su representante convencional - se presentó ante el fuero de lo contencioso-administrativo a fin de interponer la presente acción, la cual una vez tramitados los estadios procesales de rigor fue resuelta por el Tribunal de Cuentas-Segunda Sala por medio del Acuerdo y Sentencia N° 326 de fecha 5 de octubre de 2020, en sentido de rechazar las pretensiones de la parte actora y confirmar los actos administrativos. Por ello, la parte actora interpuso recurso de apelación, motivándose así el análisis ante esta instancia de alzada.- Hecha la síntesis de actuaciones que antecede, pasamos entonces a responder a la interrogante: ¿Se encuentra ajustado a derecho el Acuerdo y Sentencia N° 326 de fecha 5 de octubre de 2020, o corresponde que el mismo sea revocado?-.......- A fin de contestar la cuestión, resulta necesario remitirnos primeramente al Artículo 2 de la Ley N° 1294/98, el cual en sus incisos pertinentes establece: "No podrán registrarse como marcas: f) Los signos idénticos o similares a una marca registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca; g) los signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial 4

CORTE SUPREMA DEJ USTICIA JUICIO: «COMPAÑÍA PARAGUAYA DE LEVADURAS S.A. - COPALSA - C/ RES. N° 311 DE FECHA 08-JUNIO- 2016 DICT. POR DINAPI»- ACUERDO Y SENTENCIA N° Mul dosciontos cineuonta y tras de un signo distintivo, idéntico o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se apliquen el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo;" Antes de proseguir con el análisis, vale mencionar que las cuestiones marcarias no se limitan a reglas preestablecidas, sino que responden a un análisis prudente realizado por parte del Juzgador, del cual se torna imposible prescindir de cierta subjetividad razonable. Tal es así que la cuestión de novedad y distintividad no es de solución fácil. Existe una línea tenue entre los signos registrables y los que no lo son. Lo que se busca es que el público consumidor, el comprador frecuente y el titular de la marca, no sean pasibles de confusión al adquirir un producto en el caso del público consumidor, y al comercializar el mismo en el caso del titular de la marca. El fondo de la cuestión planteada en estos autos, radica en determinar si cabe • no la posibilidad de confusión entre la marca solicitada "EMULCAKE" (solicitada) en la Clase 01, frente a la ya registrada marca "EMULCOP" en la Clase 01, esta última de propiedad de la firma accionante de estos autos.- Ahora bien, a través del tiempo, la jurisprudencia y la doctrina han desarrollado ciertos criterios generales que ayudan en la apreciación de la similitud. El primero de ellos, y acaso el más importante, es que los signos deben considerarse en su conjunto, en forma sucesiva y pre-reflexiva. El segundo es que el cotejo debe efectuarse en los tres campos en que la similitud puede manifestarse (gráfico, fonético e ideológico). El tercero es que debe atenderse más a las semejanzas que a las diferencias de detalle. (Luis Eduardo Bertone - Guillermo Cabanellas de las Cuevas, "Derecho de Marčas", Tomo II, 1.989 Editorial Heliasta S.R.L., Pag. 42). Siguiendo la línea doctrinaria, al referitse a la similitud ortográfica, el autor Jorge Otamendi expresa: Es quizás la más habitual en los casos de confusión. Se Luis María Benítez Riera Ministro Abg. Norma Dominguer V. Secretaria Dr. Manuel Desús Ramírez Conia MINISTRO lanes O 5

da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna. Influyen para ello, desde luego, la misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de sílabas o radicales o terminaciones comunes". (Jorge Otamendi, Derecho de Marcas, Segunda Edición, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Pag. 162).- Cotejando las marcas en pugna, desde el ámbito ortográfico, tenemos:- Solicitada: EMUL CAKE Registrada: EMUL COP De ello, observamos que la marca solicitada está compuesta como sigue: E-M-U-L-C-A-K-E; a su vez, la marca registrada, E-M-U-L-C-O-P; de lo cual se entresaca una identidad en el prefijo 'EMUL', al inicio tanto de la marca registrada y al final de la marca solicitada.- No obstante ello, debemos pasar al plano fonético, en el cual podemos afirmar que solamente existe una similitud fonética en el ya referido prefijo 'EMUL', pero que sin embargo, queda excluida cualquier tipo de confusión en el plano fonético puesto que tal prefijo denominativo en la marca registrada constituye la raíz, tanto para la marca registrada como para la solicitada. De tal forma, al pronunciar de manera sucesiva y pre-reflexiva ambas marcas, la identidad notada se da únicamente al pronunciar el prefijo 'emul', y fuera de esto, al pronunciar el resto de la denominación en uno u otro caso, no hay ninguna similitud que pueda conducir a una confusión en el plano fonético. Con ello, me permito concluir que existe diferenciación suficiente entre ambas marcas, lo cual otorga a la marca solicitada la identidad marcaria propia. Por otro lado, pasando al plano ideológico, cabe destacar las consideraciones vertidas por la propia Administración, quien al contestar los agravios de la parte actora expuso: «...la raíz en cuestión (EMUL), resulta común para productos de la clase 01, asociados con productos emulsionantes o levaduras; por lo tanto deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en el análisis ya que los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda intentar monopolizarnos... Las sílabas iniciales (raíz) idéntica y muy similares constituyen factores determinantes para generar confusión, (EMUL) en nuestro caso; por lo tanto, las desinencias deben ser claramente distinguibles a fin de evitar 6

CORTE SUPREMA DE USTICIA JUICIO: «COMPAÑÍA PARAGUAYA DE LEVADURAS S.A. - COPALSA - C/ RES. N° 311 DE FECHA 08-JUNIO- 2016 DICT. POR DINAPI» ACUERDO Y SENTENCIA N° Mil doscientos cincuonta y tros pIc. la confusión entre las marcas. En el caso que nos atañe las desinencias resultan claramente distinguibles evitando de esta manera la confusión, (COP) registrada y (CAKE) solicitada.» (fs. 102 y sgte. de autos).- Sobre el punto, y tal como se refleja de lo transcripto del escrito de contestación presentado por la propia representación de la DINAPI y de los propios actos administrativos impugnados en esta demanda, una denominación genérica no puede ser registrada con exclusividad por una sola persona, precisamente por poseer la misma el carácter de genérico. Tal es la disposición del artículo 16 de la Ley N° 1294/98 que reza: «Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección de exclusividad NO se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen de uso común o necesario en el comercio.» (el destaque es nuestro).- Con todo lo hasta aquí referido, no me resta más que concluir que entre las marcas en pugna no cabe la posibilidad de ningún tipo de confusión para el público consumidor, quedando por tanto excluida cualquier posibilidad de dilución de la marca registrada, contrario a las aseveraciones expuestas por la parte actora.- Igualmente he de referirme a la coexistencia de las marcas, para lo cual vuelvo a referir la opinión del autor Jorge Otamendi, quien expresa cuanto sigue: "Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute la confusión es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la mejor prueba de la inconfundibilidad, y así se lo ha reconocido" ("Derecho de Marcas", Otamendi, Jorge, LexisNexis-Abeledo Perrot 2003, página 141). En este sentido, conforme a todo lo ya apuntado, se observa que el término "EMUL' con el agregado de diferentes desinencias ya se encuentra registrado en el mercado local, lo cual permite presuponer para el presente caso una coexistencia pacífica y no susceptible de generar confusión entre la marca solicitada y la marca registrada.- Resumiendo, con base en todo la previamente expuesto, se desprende que entre las marcas en pugna "EMULCOP" (registrada) y la marca "EMULCAKE" Luis María/Benítez Riera aba Narme Dompuez v. Vitisto Dr. Manuel Delesús Ramírez Condia MINISTRO Dra Ma. Can Secretaria 7

(solicitada) - existen diferencias visuales, fonéticas y conceptuales que las hace disímiles a toda confusión. Es decir que en este caso en particular la marca solicitada no es capaz de causar confusión ni directa ni indirecta en el consumidor, y que ambas marcas pueden coexistir en el mercado.-..... En conclusión, es mi criterio que no existen factores o elementos de confusión entre las marcas "EMULCAKE" (solicitada) y "EMULCOP" (registrada) por lo que corresponde RECHAZAR el recurso de apelación interpuesto y en consecuencia CONFIRMAR el Acuerdo y Sentencia.- En cuanto a las costas, no encuentro mérito alguno para eximir de costas a la parte vencida, por lo que corresponde a la perdidosa de conformidad a lo dispuesto por el artículo 203 inciso a) del Código Procesal Civil. ES MI VOTO. A su turno, el Ministro Dr. Luis María Benítez Riera expresó su adhesión al voto de la Ministra preopinante, por los mismos fundamentos.- A su turno, el Ministro Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candia dijo: que se adhiere al voto de la Dra. María Carolina Llanes Ocampos, en cuanto RECHAZAR el recurso de apelación interpuesto por la firma Compañía Paraguaya de Levaduras S.A., contra el Acuerdo y Sentencia N° 326 de fecha 05 de octubre de 2020, dictado por el Tribunal de Cuentas-Segunda Sala, por compartir los mismos fundamentos. Sin embargo, disiente respetuosamente en cuanto a la imposición de costas, las cuales considera deben ser impuestas en el orden causado, conforme a lo establecido en el artículo 193 del Código Procesal Civil, por la interpretación que causa la resolución de la cuestión planteada. Es mi voto.- Con lo que se dio por terminado el acto firmando SS.EE., todo por ante mí que certifico, quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue: Luis María Benítez Riera Ministro Ante mí: Dr. Manuel Dejesés Ramírez Candia MINISTRO Carolina Llanes O. Mimstra Abg. Norma Dominguez Secretaria 8

CORTE SUPREMA DEJUSTICIA JUICIO: «COMPAÑÍA PARAGUAYA DE LEVADURAS S.A. - COPALSA - C/ RES. N° 311 DE FECHA 08-JUNIO- 2016 DICT. POR DINAPI» ACUERDO Y SENTENCIA N°..1:S? 08 T09/10.7 11 12 Asunción, 28 de diciumbre de 2021.- "VISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede; la Excelentisima CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA PENAL RESUELVE: 1) DECLARAR DESIERTO el Recurso de Nulidad.- 2) RECHAZAR el recurso de apelación interpuesto en estos autos por la firma COMPAÑÍA PARAGUAYA DE LEVADURAS S.A. - COPALSA, y en consecuencia;- 3) CONFIRMAR integramente el Acuerdo y Sentencia N° 326 de fecha 5 de octubre de 2020 dictado por el Tribunal de Cuentas-Segunda Sala. 4) IMPONER las costas a la perdidosa (parte actora). 5) ANOTAR, registrar potificar. - Luis María Ponftez Riera Ministro Ante mí: SECRETABIA UNCIAL N NTENCIOSO иони นอMano Desento Fortrez Cardia MISASTRO Abg. Norme Domínguez V. Secretaria Dra. M Arolina Llanes O. Ministra