Jurisprudencia CSJ

03 06 05 06 の CORTE SUPREMA DEJUSTICIA 10 12) JUICIO: "MARTA LEOPOLDINA BERKEMEYER DE VILLA C/ RESOLUCIÓN N° 313/18 DEL 12 DE NOVIEMBRE, DICTADO POR LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL - DINAPI". .13.1 ICA CIVIL ENACUERDO Y SENTENCIA N°: Mil doscientos cuarenta ПІс. 2021 pEnta Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los... veinti tro s ....días -del mes de... diciembre del año dos mil veintiuno, estando reunidos en la Sala de ó Acuerdos, los Excelentísimos Señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, LUISMARÍA BENÍTEZ RIERA, MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA y MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS, por ante mí la Secretaria autorizante, se trajo a acuerdo el expediente arriba individualizado a fin de resolver los Recursos de Apelación y Nulidad interpuestos contra el Acuerdo y Sentencia N° 345 de fecha 13 de octubre de 2020 del Tribunal de Cuentas Segunda Sala.- Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvió plantear las siguientes:- CUESTIONES ¿Es nula la sentencia apelada? En caso contrario, ¿se halla ajustada a derecho? Practicado el sorteo de ley, para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: LLANES OCAMPOS, BENÍTEZ RIERA Y RAMÍREZ CANDIA.- A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, LA MINISTRA LLANES OCAMPOS DIJO: El representante de la parte demandada desistió expresamente del recurso interpuesto. Por otro lado, no se observan en la Resolución recurrida vicios o defectos que ameriten la declaración de oficio de su nulidad en los términos autorizados por los Arts. 113 y 404 del C.P.C. Corresponde en consecuencia tener por desistido este Recurso. ES MI VOTO.- A SUS TURNOS LOS MINISTROS BENÍTEZ RIERA Y RAMÍREZ CANDIA MANIFIESTAN: Que se adhieren al voto que antecede, por los mismos fundamentos. A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, LA MINISTRA LLANES OCAMPOS PROSIGUIO DICIENDO: Por la resolución recurrida, el Acuerdo y Sentencia N° 345 de fecha 13 de octubre de 202 el Tribunal de Cuentas Segunda Sala resolvió: "1) HACER LUGAR a la acción contencioso administrativa en los autos caratulados: "MARTA LEOPOLDINA BERKEMEYER DE VILLA c/ Res. N° 313/18 del 12 de noviembre, dictada por la DIRECCIÓN GENERAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL - DINAPI y, en consequencia; 2) REVOCAR la Resolución N° 313/18 del 12 de noviembre, dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual - DINAPI. 3) IMPONER las costas a la parte perdidosa. 4) NOTIFICAR, registrar y remitir copia a la Excma. Corte Suprema de Justicia".-... Luis María Benítez Riera Ministro Dr. Manuel Delesús Ramírez Candia Aps. Norma Domnguez V. MINISTRO Secretarla Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra

ARGUMENTOS DE LAS PARTES AGRAVIOS DE LA PARTE DEMANDADA El Abg. Ricardo Cattoni Gubetich, en representación de la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual (DINAPI), argumenta que esa representación se agravia con lo resuelto por el Acuerdo y Sentencia N° 345 de fecha 13 de octubre de 2020 del Tribunal de Cuentas Segunda Sala por falta de fundamentación y adolecer de errores en la aplicación del derecho, según la Ley N° 1294/98 De Marcas, al revocar la Resolución N° 313/18 del 12 de noviembre de 2018, dictada por la Dirección General de Propiedad Industrial.- Transcribe lo medular de la sentencia recurrida y manifiesta que el Tribunal de Cuentas se ha limitado a los aspectos gramaticales y fonéticos de las denominaciones de las marcas en pugna y que respecto a la denominación solicitada por el demandante, "RED LEGAL IBEROMARICANA", tenemos que la mot vedette es "IBEROAMERICA" y que haciendo una investigación más adentrada en internet sobre el significado de la misma, según el diccionario de la RAE versión web, tenemos que: "Iberoamérica: Natural de Iberoamérica, conjunto de países americanos que formaron parte de los reinos de España y Portugal. - Perteneciente o relativo a Iberoamérica o a los iberoamericanos". Prosigue diciendo que conforme ambas definiciones, la denominación solicitada por el demandante hace alusión a la procedencia o zona de utilización del servicio en ambas marcas en pugna, lo que podría generar confusión sobre la procedencia de la marca solicitada. ... Trae a colación el artículo 2° de la Ley de Marcas, que dice: "No podrán registrarse como marcas: f los signos idénticos o similares a una marca registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca" y refiere que en el caso que nos ocupa se corre el riesgo de que se de confusión dentro del público al que se encuentran dirigidas las marcas, puesto que el consumidor podría creer que la marca solicitada es una derivación de la marca registrante. Asimismo, dice que tanto la doctrina como la jurisprudencia exigen que los signos deben ser claramente distinguibles entre sí para poder coexistir pacíficamente, sin atentar contra el interés público.- Solicita finalmente la revocación del Acuerdo y Sentencia N° 345 de fecha 13 de octubre de 2020 dictado por el Tribunal de Cuentas Segunda Sala y la consecuente confirmación de la Resolución N° 313/18 de fecha 12 de noviembre de 2018, dictada por la Dirección General de Propiedad Industrial.- CONTESTACIÓN DE LA PARTE ACTORA A fs. 75/79 la Abg. Marta Leopoldina Berkemeyer de Villa contesta los agravios de la demandada. Como primer punto manifiesta que el escrito de expresión de agravios de la apelante no contiene una crítica razonada del Acuerdo y Sentencia N° 345 de fecha 13 de octubre de 2020 dictado por el Tribunal de Cuentas Segunda Sala, por lo que solicita que se declare desierto el recurso interpuesto.

CORTE SUPREMA DE USTICIA JUICIO: "MARTA LEOPOLDINA BERKEMEYER DE VILLA C/ RESOLUCIÓN N° 313/18 DEL 12 DE NOVIEMBRE, DICTADO POR LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL -DINAPI".- Yg 03. 02 0k 3вIC. 2021 EnE2 Flai.co AQUERDO Y SENTENCIA N°: Mil doscientos cuaronta. *Indica además que el apelante se olvida de que en el cotejo se debe estar a las marcas en su conjunto y no a las partes que la componen, lo que se trata de una efectiva y clara diferenciación necesaria entre las marcas en pugna, agregando que el criterio que debe emplearse en el análisis debe ser minucioso, protector del público consumidor. Refiere que su marca "RED LEGAL IBEROAMERICANA Y ETIQUETA" es completamente diferente a "CLUB DE ABOGADOS IBEROAMERICA", puesto que su marca posee una etiqueta encontrada como antecedente es meramente denominativa y no se ha presentado en sede administrativa a promover oposición, lo cual demuestra que no hay posibilidad de confusión alguna entre ambas marcas. Señala que el preopinante ha aplicado a los hechos concretos la legislación marcaria, al analizar si efectivamente las marcas son susceptibles de causar confusión en el público consumidor, si lesiona los derechos de exclusiva adquiridos por la marca registrada y que en su análisis menciona que debemos situarnos en el papel del público consumidor, mencionando que él como Magistrado debe titular los intereses de los consumidores. Finaliza su escrito diciendo que su marca es especial, novedosa y lícita, requisitos indispensables para obtener el registro de una marca y, por ende, solicita que esta Sala Penal dicte Acuerdo y Sentencia confirmando en todas sus partes la resolución recurrida.- ANÁLISIS JURÍDICO DEL CASO Como antecedente del presente caso tenemos que la Abg. Marta Leopoldina Berkemeyer de Villa solicitó ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial el registro de la marca "RED LEGAL IBEROAMERICANA Y ETIQUETA" para cubrir servicios comprendidos en la Clase 45. Por Resolución N° 313 de fecha 12 de noviembre de 2018 la Directora General de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la referida solicitud de registro de marca, fundado en que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, esa Dirección consideró que la misma incurre en la prohibición de la Ley N° 1294/98 De Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "2° f) los signos idénticos o similares a una marca registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca", por considerar que la solicitud de registro de la marca "RED LEGAL IBEROAMERICANA Y ETIQUETA" es cuasi- idéntica y por ende absolutamente confundible con la marca registrada CLUB DE ABOGADOS IBEROAMÉRICA, concedida con anterioridad. Luis María Benítez Riera Ministro Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candia MINISTRO Carolina Llanes O. Abgi Norma Dominguez V. Secretaria

Contra dicha resolución administrativa la Abg. Marta Leopoldina Berkemeyer de Villa planteó demanda contencioso administrativa, solicitando la revocación de la misma. Por Acuerdo y Sentencia N° 345 de fecha 13 de octubre de 2020 el Tribunal de Cuentas Segunda Sala resolvió hacer lugar a la presente demanda, revocando la Resolución N° 313 de fecha 12 de noviembre de 2018 de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial. El Tribunal consideró que lo que realmente debe marcar la diferencia entre dos construcciones visuales y fonéticas es su conjunto en totalidad, que le da la característica final al nombre y que, en este caso, la fonética compuesta de tres palabras: RED LEGAL IBEROAMERICANA y CLUB DE ABOGADOS IBEROAMÉRICA, les da una diferenciación a todas luces clara y consistente, teniendo en cuenta el conjunto formado, que otorga una identidad propia a la marca solicitada. De igual forma, sostuvo el Tribunal que ambas marcas pueden coexistir en el mercado sin temor a confusión o equivocación por parte del consumidor y sin dañar los derechos que amparan al titular de la marca registrada.- De lo expuesto surge que en esta instancia corresponde determinar si el Acuerdo y Sentencia N° 345 de fecha 13 de octubre de 2020 el Tribunal de Cuentas Segunda Sala fue dictado conforme a derecho y, en consecuencia, si la marca solicitada por la actora "RED LEGAL IBEROAMERICANA Y ETIQUETA" para la clase 45 puede coexistir pacíficamente con la marca registrada "CLUB DE ABOGADOS IBEROAMÉRICA", en la clase 45. El análisis debe realizarse conforme a lo previsto en el artículo 2° de la Ley N° 1294/98 "De Marcas" que dispone: "No podrán registrarse como marcas: (...) I los signos idénticos o similares a una marca registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca... Corresponde realizar entonces un cotejo entre las marcas "RED LEGAL IBEROAMERICANA Y ETIQUETA", solicitada para la clase 45 y "CLUB DE ABOGADOS IBEROAMÉRICA", registrada en la clase 45, a fin de determinar el grado de semejanza o diferencia entre ellas.- encontramos que la solicitada contiene el vocablo "Iberoamericana", mientras que la registrada contiene la palabra "Iberoamérica". Según el diccionario de la Real Academia Española, Iberoamérica es el nombre que recibe el conjunto de países americanos que formaron parte de los reinos de España y Portugal, mientras que "iberoamericano" es el gentilicio que se refiere normalmente solo a lo perteneciente o relativo a Iberoamérica, esto es, a los países americanos de lengua española y portuguesa. En este punto es importante acotar que ambos vocablos deben considerarse como de uso común que, por lo tanto, no pueden ser monopolizados. En un análisis en conjunto, encontramos que las marcas "RED LEGAL IBEROAMERICANA Y ETIQUETA" y "CLUB DE ABOGADOS IBEROAMÉRICA" no son semejantes, en vista a la diferencia que existe entre los vocablos principales "RED LEGAL" y "CLUB DE ABOGADOS". Desde el punto de vista gráfico, ambas marcas son notoriamente diferentes en atención a que la solicitada por la actora, "RED LEGAL IBEROAMERICANA Y ETIQUETA",

CORTE SUPREMA DE USTICIA JUICIO: "MARTA LEOPOLDINA BERKEMEYER DE VILLA C/ RESOLUCIÓN N° 313/18 DEL 12 DE NOVIEMBRE, DICTADO POR LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL - DINAPI".- 2021 FACUERDO Y SENTENCIA N°: Mil doscien tos cuaronta ez Frunco i comprênde la etiqueta, con lo que se constituye en una marca mixta que se compone de se un elemento denominativo (las palabras "Red Legal Iberoamericana") y un elemento gráfico, "segtin'se constata a fs. 7 de autos; mientras que la registrada es una marca denominativa, formada solo por las palabras Club de Abogados Iberoamérica.- Por otra parte, en el análisis del plano fonético se advierten diferencias sustanciales entre ambas marcas, puesto que al excluir del cotejo los vocablos "Iberoamericana" e "Iberoamérica", no se advierten semejanzas fonéticas entre "Red Legal" y "Club de Abogados".- El espíritu de la legislación marcaria conforme la doctrina imperante es el de evitar la confusión; tanto es así que no se habla de que las marcas deben ser claramente inconfundibles sino claramente distinguibles, remarcando así la importancia de la diferenciación de las marcas en pugna. En este sentido, realizado el estudio y comparación de las marcas en litigio se concluye que la marca solicitada "RED LEGAL IBEROAMERICANA Y ETIQUETA" confundible con la marca registrada "CLUB DE ABOGADOS IBEROAMÉRICA", puesto que ambas son distintas visual, fonética y gramaticalmente, además de que la marca solicitada se halla compuesta de una etiqueta, no dándose los supuestos de similitud que pudieran inducir directa o indirectamente al público consumidor, pudiendo coexistir pacíficamente en el mercado comercial. A todo esto cabe agregar que no hubo oposición alguna por parte del/la titular de la marca "CLUB DE ABOGADOS IBEROAMÉRICA"...... En definitiva, la decisión del Tribunal de Cuentas Segunda Sala de revocar el acto administrativo impugnado se encuentra ajustada a derecho. Así, sobre la base de todo lo expuesto se concluye que no corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, corresponde confirmar el Acuerdo y Sentencia N° 345 de fecha 13 de octubre de 2020 del Tribunal de Cuentas Segunda Sala.- En cuanto a las costas, las mismas deben ser impuestas a la apelante, la parte demandada, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 203 inc. a) del Código Procesal Civil. Es mi voto. A SU TURNO, EL MINISTRO LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA DIJO: Que se adhiere al voto de la Ministra preopinante, por los mismos fundamentos.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, EL MINISTRO MANUEL DEJESUS RAMIREZ CANDIA DIJO: Que se adhiere al voto de la Dra. María Carolina Llanes Ocampos, en cuanto a RECHAZAR el recurso de apelación interpuesto la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual, contra el Acuerdo y Sentencia Nro. 345 de fecha 13 de Luis María Benítez Riera Ministro Br. Manuel Dejesús Ramírez Candia MINISTRO Ministra Abg. Norma Dominguez V. Secretaria

octubre del 2020, dictado por el Tribunal de Cuentas-Segunda Sala, por compartir los mismos fundamentos, agregando lo siguiente: Al realizar el cotejo marcario, lo que se busca es que el público consumidor, el comprador frecuente y el titular de la marca, no sea pasible de confusión al adquirir un producto en el caso del público consumidor, y al comercializar el mismo en el caso del titular de la marca. En ese sentido, los autores Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, en cuanto a los criterios generales que ayudan a la apreciación de la similitud al realizar el análisis señalan: "El primero de ellos, y acaso el más importante, es que los signos deben considerarse en su conjunto, en forma sucesiva y pre-flexiva. El segundo es que cotejo debe efectuarse en los tres campos en que la similitud puede manifestarse (gráfico, fonético e ideológico). El tercero es que debe atenderse más a las semejanzas que a las diferencias de detalle". ("Derecho de Marcas", Tomo II, 1989 Editorial Heliasta S.R.L., Pág. 42).- De lo procedentemente transcripto, se concluye que el análisis de las marcas controvertidas debe realizarse en los tres campos en los que la similitud pudiera manifestarse, tal como fue realizado por la Ministra preopinante y que resolvió finalmente declarar procedente el registro de la marca solicitada. Ahora bien, es también importante recalcar que los signos que componen las marcas deben ser siempre analizados en su conjunto y no en forma excluida, tal como fue realizado por la Administración en la Resolución Nro. 313 de fecha 12 de noviembre del 2018 y cuando manifestó en su escrito de expresión de agravios que las marcas en pugna "RED LEGAL IBEROAMERICANA Y ETIQUETA" - solicitada- y "CLUB DE ABOGADOS IBEROAMERICA" -registrada- comparten la denominación "IBEROAMERICA", en consecuencia ambas hacen alusión la procedencia o zona de utilización del servicio, lo cual podría generar confusión sobre la procedencia.- Al respecto, en cuanto al análisis en conjunto de las marcas en pugna, el autor JORGE OTAMENDI señala bajo el acápite "PAUTAS O REGLAS PARA DECIDIR LA CONFUSIÓN": " En principio, es el conjunto el que debe ser objeto del análisis y nos sus partes integrantes separadas en forma arbitraria Por ello debe tenerse cuenta "la primera impresión que deja la aprehensión fresca y espontánea de los vocablos" y corresponde "preguntarse si la impresión producida por la segunda recuerda la impresión dejada por la primera". En definitiva, así actuará el público consumidor que ha de dejarse llevar por el recuerdo que tenga, por esa impresión que tuvo de la marca que antes vio." (Derecho de marcas, Editorial LexisNexis - Abeledo-Perrot, Año 2003, pg. 136).-... . Por otra parte, la marca solicitada "RED LEGAL IBEROAMERICANA Y ETIQUETA" para la clase Nro. 45 del Nomenclátor Internacional de Niza, reúne los requisitos de novedad, distintividad y especialidad conforme a lo establecido en la legislación marcaria, Ley Nro. 1294/98, artículo 1, que establece: "Son marcas todos los signos que sirvan para distinguir productos o servicios. Las marcas podrán consistir en una o más palabras, lemas, emblemas, monogramas, sellos, viñetas, relieves; los nombres, vocablos de fantasía, las letras y números con formas o combinaciones distintas; las combinaciones y disposiciones de colores, etiquetas, envases y envoltorios. Podrán consistir también en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos o de sus envases o envolturas, o

CORTE SUPREMA DE USTICIA JUICIO: "MARTA LEOPOLDINA BERKEMEYER DE VILLA C/ RESOLUCIÓN N° 313/18 DEL 12 DE NOVIEMBRE, DICTADO POR LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL - DINAPI". DIC. 2021 16. ACUERDO Y SENTENCIA N°: Mil doscientos cuarenta 1601201 de los medios o lugar de expendio de los productos o servicios correspondientes. Este listado es meramente enunciativo" 10/00|tz til Finalmente, en lo que respecta a las costas, disiento respetuosamente de la Dra. Llanes Ocampos, pues considere que corresponde sean impuestas en el orden causado, de conformidad al artienlo 193 del Código Procesal Civil, por la interpretación que causa la resolución de la cuestión planteada. Es mi voto.- Con lo que se dio por terminado el acto firmando SS.EE todo por ante mí, que lo conifico quedando aporta ip la sentencia que inmediatamente sigue:. Luis María Benítez Ri Ministro Ante mí: і оло Dr. Manuel Dejen is Ramirez Candia MINISTRO Abe. Narma Pamifeuez V. Secretaria ACUERDO Y SENTENCIA N°: Ministro 1240 Asunción, 23 de diciembil del 2021. VISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede; la, CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA PENAL RESUELVE: 1. TENER POR DESISTIDO el Recurso de Nulidad interpuesto por el representante de la Dirección de la Propiedad Industrial (DINAPI). 2. NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, CONFIRMAR el Acuerdo y Sentencia N° 345 de fecha 13 de octubre de 2020 dictado por el Tribunal de Cuentas Segunda Sala, por los fundamentos expuestos en el exordio de la presente Resolución 3. IMPONER las costas a la parte perdidosas CIA 4. ANOTAR, registrar y notificar.- * Ante mí: Luis María Benítez Riera Ministro SECRETARIA JUDICAL IV CONTENCIOSO a1400 ISTICIA ADMINISTRATIVO ASEMA OE Dr. Manuol Dejesús Ramirez Candia MINISTRO Abg. Norma Dominguez V. Secretaria