Jurisprudencia CSJ

CORTE SUPREMA DE USTICIA JUICIO: "BAYER AKTIENGESELLSCHAFT C/ RES N° 81/19 DEL 27 DE MARZO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL - DINAPI".- 90° ACUERDO Y SENTENCIA N°: Mil doscientos treinta y ocho 2 DIC. 2021 D3. En la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a lo... Veintitro s .......días del mes de. ...dicsembil.....del año dos mil veintiuno, estando reunidos en la Sala de Acuerdos, los Excelentísimos Señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA, MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA y MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS, por ante mí la Secretaria autorizante, se trajo a acuerdo el expediente arriba individualizado a fin de resolver los Recursos de Apelación y Nulidad interpuestos contra el Acuerdo y Sentencia N° 191 de fecha 23 de junio de 2020 del Tribunal de Cuentas Segunda Sala.- Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvió plantear las siguientes: CUESTIONES ¿Es nula la sentencia apelada? En caso contrario, ¿se halla ajustada a derecho? Practicado el sorteo de ley, para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: LLANES OCAMPOS, BENÍTEZ RIERA Y RAMÍREZ CANDIA.- A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, LA MINISTRA LLANES OCAMPOS DIJO: El representante de la parte demandada no fundamentó el recurso interpuesto. Por otro lado, no se observan en la Resolución recurrida vicios o defectos que ameriten la declaración de oficio de su nulidad en los términos autorizados por los Arts. 113 y 404 del C.P.C. Corresponde en consecuencia declarar desierto este Recurso. ES MI VOTO.- A SUS TURNOS LOS MINISTROS BENÍTEZ RIERA Y RAMÍREZ CANDIA MANIFIESTAN: Que se adhieren al voto que antecede, por los mismos fundamentos. . A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, LA MINISTRA LLANES OCAMPOS PROSIGUIO DICIENDO: Por la resolución recurrida, el Acuerdo y Sentencia N° 191 de fecha 23 de junio de 2020 el Tribunal de Cuentas Segunda Sala resolvió: "1) HACER LUGAR a ta presente demanda contencioso administrativa instaurada en estos autos por la firma contribuyente BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, contra la Resolución N° 81 del 27 de marzo de/2019, dietada por la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual - DINAFÍ, por los fundamentos expuestos en el considerando de la presente resolución y, en consecuencia; 2) REYOCAR la Resolución N° 81 del 27 de marzo de 2019, dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual - DINAPI, de conformidad a lo expuesto en el exordio de la presente resolución. 3) IMPONER las costas en el orden causado.. 4) ANOTAR, registrar, notificał y remitir copia a la Exama. Corte Suprema de Justicia".—.... Luis María Benitez Riera Ministro Dr. Manuol Delesús Ramírez Candla MINISTRO Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra Abg. Norma Dominguez y. Secretaría

ARGUMENTOS DE LAS PARTES AGRAVIOS DE LA PARTE DEMANDADA El Abg. Ricardo Cattoni Gubetich, en representación de la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual (DINAPI), a fs. 68/70 expresó agravios en contra del Acuerdo y Sentencia recurrido. En resumen, transcribió la parte del fallo en donde el preopinante manifestó que la marca ya registrada está compuesta por siete letras y la solicitada por seis letras, en donde la única diferencia es la letra M, que por más mínima que sea, diferencia a ambas palabras y que, en cuanto al análisis del campo fonético, surge que las marcas en pugna tampoco tienen una pronunciación idéntica, pues se presenta de igual manera, la misma diferencia en el campo visual. Al respecto, sostiene que el argumento esgrimido por el Tribunal de Cuentas se ha limitado a los aspectos gramaticales y fonéticos de las denominaciones de las marcas en pugna, DELARO (solicitante) y DELAROM (registrada).- Con respecto al aspecto fonético, dice que contrastando las marcas en pugna, la solicitada DELARO para productos de la Clase 5 y DELAROM marca registrada en la clase 5, se evidencia que ambas constituyen marcas denominativas, presentando la denominación de la solicitante DELARO plena identidad con la denominación de la marca registrada DELAROM, distinguiéndose solo por la letra final M. Agrega que además de la identidad fonética y ortográfica existente entre ambas marcas en pugna, debe considerarse el hecho que ambas carecen de etiqueta y que ambas quedarían registradas en la misma clase de productos, tornando aún mayor la posibilidad de confusión entre las mismas por parte del público consumidor.- Transcribe el artículo 2° de la Ley de Marcas, que dice: "No podrán registrarse como marcas: f los signos idénticos o similares a una marca registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca" y cita al doctrinario argentino Jorge Otamendi, quien explica que la confusión directa hace que un comprador adquiera un producto determinado convencido de que está comprando otro y que la confusión indirecta se da cuando el comprador cree que el producto que desea tiene un origen, un fabricante determinado, o que ese producto pertenece a una línea de productos de un fabricante distinto al que realmente los fabricó, concluyendo que en el caso que nos ocupa se corre el riesgo de que se den los dos tipos confusión.— Solicita finalmente la revocación del Acuerdo y Sentencia N° 191 de fecha 23 de junio de 2020 dictado por el Tribunal de Cuentas Segunda Sala.- CONTESTACIÓN DE LA PARTE ACTORA A fs. 73/77 el Abg. Hugo T. Berkemeyer, en representación de la parte actora, contesta los agravios de la demandada y primeramente manifiesta que ese escrito no contiene una crítica razonada del Acuerdo y Sentencia N° 191 de fecha 23 de junio de 2020 dictado por el Tribunal de Cuentas Segunda Sala, y que es solo la reproducción de argumentos ya alegados en el escrito de contestación de demanda en su oportunidad, ni ha expresado el daño o perjuicio que la resolución causa, lo que es esencial para que proceda la apelación.-

0S CORTE SUPREMA DEJUSTICIA JUICIO: "BAYER AKTIENGESELLSCHAFT C/ RES. N° 81/19 DEL 27 DE MARZO DE LA DIRECCION GENERAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL - DINAPI". 2 Loc. 2021 Por ôtra parte, señala que el Tribunal de Cuentas Segunda Sala hizo un análisis pormenorizado de todas las actuaciones obrantes en autos, resolviendo la revocación de las resbluciones dictadas en sede administrativa objeto de la presente demanda. En relación a los argumentos esgrimidos por la adversa, señala que si bien ambas marcas son parecidas, DELARO y DELAROM no serán confundibles en ningún sentido ya que DELARO fue solicitada en la clase 5 para preparaciones dirigidas a eliminar animales dañinos como fungicidas y herbicidas; en cambio DELAROM es un producto para seres humanos, específicamente una crema anti age (para combatir los signos de la edad), por lo que alega que los canales de comercialización son bien diferentes, ya que DELAROM se vende en farmacias y DELARO por vendedores especializados a compañías dedicadas a la siembra de soja y otros productos agrícolas.- Menciona también que la afirmación sostenida por el apelante se aleja totalmente de la realidad, pues sostiene que entre las marcas DELARO (solicitada) y DELAROM (registrada) no existe riesgo de confusión, en cuanto al origen de los productos, crema vs. fungicida, puesto que la clase 5 incluye productos demasiado diferentes que en ningún caso van a superponerse en lugares de venta o para los mismos consumidores, por lo que no hay posibilidad de que encuentren el herbicida de Bayer y compren eso en vez de la crema antiage. Concluye diciendo que la Ley de Marcas en su artículo 2° establece que no podrán registrarse como marcas los signos idénticos o similares a una marca registrada o solicitada con anterioridad por un tercero para los mismos productos o servicios o para productos o servicios diferentes cuando pudiera causar riesgo de confusión o de asociación y que en este caso no existe ese riesgo de confusión o de asociación. Solicita en consecuencia la confirmación de la sentencia recurrida, protestando costas. ANÁLISIS JURÍDICO DEL CASO El fondo de la cuestión consiste en determinar si el Acuerdo y Sentencia N° 191 de fecha 23 de junio de 2020 dictado por el Tribunal de Cuentas Segunda Sala se encuentra ajustado a derecho. En la referida resolución el Tribunal hizo lugar a la presente demanda contencioso administrativa promovida por la firma Bayer Aktiengesellschaft y revocó el acto administrativo impugnado. La resolución se fundamenta en que del parecido existente entre las marcas en pugna "DELARO" solicitada para amparar productos de la Clase 5 y la registrada en la clase 5 "DELAROM" no se está buscando quitar una ventaja comercial ni mucho menos incurrir en una competencia desleal, teniendo en cuenta que ambas marcas identifican a productos destinados a distintos sectores de la población y comercializados en lugares diferentes Agrega que tampoco existió en el proceso administrativo oposición alguna para el registro de la marca del actor, lo que considera otro indicador importante de que ambas marcas podrían coexistir pacíficamente cada una en su rubro.-.. Luis María Benítez Riera Ministro Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candia ADg. Notma Paringuee V. Secretaria MINISTRO Ministra

Para resolver la cuestión citada anteriormente corresponde remitirnos a las constancias de autos. Así, tenemos que la marca "DELARO" fue solicitada para amparar productos de la clase 5: "Preparaciones para eliminar animales dañinos, fungicidas, herbicidas", mientras que la registrada "DELAROM" tiene cobertura dentro de la misma clase 5, para: "productos farmacéuticos para la piel, preparaciones veterinarias, productos higiénicos para uso médico, sustancias dietéticas adaptadas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes, cera dental, desinfectantes, preparaciones para el baño de uso médico, toallas, paños y pantalones higienicos, preparaciones químicas para fines medicos o farmacéuticos, hierbas medicinales, tés de hierbas con fines medicinales, azúcar para uso médico, aleaciones de metales preciosos para fines dentales", según consta a fs. 6 de autos. . El Art. 2° de la Ley N° Ley 1294/98 "De Marcas", establece que no podrán registrarse como marcas: "los signos idénticos o similares a una marca registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca". Seguidamente corresponde realizar un cotejo entre las marcas en pugna: "DELARO" solicitada para amparar productos de la Clase 5 y la registrada en la clase 5 "DELAROM"-. Cotejando en primer lugar en el plano visual las marcas DELARO y DELAROM, se observa que la marca solicitada contiene todos los vocablos de la marca registrada, agregándole solo la letra M. Así, en los planos fonético y visual de las marcas en pugna, es claro que existe una similitud entre ellas, ya que ambas marcas comparten el vocablo "DELARO". No obstante, cabe considerar la amplitud de la clase 5, en la cual está registrada la marca DELAROM y para la cual se solicitó la marca DELARO; ya que esta última se solicitó para amparar productos específicamente detallados: "Preparaciones para eliminar animales dañinos, fungicidas, herbicidas", destinados a la agricultura, por lo que no podría existir confusión en el público consumidor de productos totalmente diferentes cubiertos por la marca DELAROM, que consisten en productos farmacéuticos para la piel, preparaciones veterinarias, productos higiénicos para uso médico, sustancias dietéticas adaptadas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes, cera dental, desinfectantes, preparaciones para el baño de uso médico, toallas, paños y pantalones higiénicos, preparaciones químicas para fines médicos o farmacéuticos, hierbas medicinales, tés de hierbas con fines medicinales, azúcar para uso médico, aleaciones de metales preciosos para fines dentales.- En conclusión, no se dan los supuestos de similitud que pudieran inducir directa o indirectamente al público consumidor, pudiendo en consecuencia ambas marcas coexistir pacíficamente en el mercado comercial. A todo esto cabe agregar que no hubo oposición alguna por parte del/la titular de la marca "DELAROM" En el Acuerdo y Sentencia N° 191 de fecha 23 de junio de 2020 el Tribunal de Cuentas Segunda Sala arribó a la misma conclusión, por lo que en estas condiciones cabe concluir que el fallo apelado se encuentra ajustado a derecho, siendo procedente la confirmación del mismo.

CORTE SUPREMA DEjUSTICIA JUICIO: "BAYER AKTIENGESELLSCHAFT C/ RES. N° 81/19 DEL 27 DE MARZO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL - DINAPI". 90 05 72 DIC. 2021 Fg De conformidad a los fundamentos expuestos no corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, corresponde confirmar in otting ! Aquerdo y Sentencia N° 191 de fecha 23 de junio de 2020, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala. En cuanto a las costas, las mismas deben ser impuestas a la parte apelante en virtud de lo dispuesto en los Art. 203 inc. a) y 205 del Código Procesal Civil. ES MI VOTO.- A SU TURNO EL MINISTRO LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA, MANIFIESTA: Que se adhiere al voto de la Ministra preopinante, por los mismos fundamentos. A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, EL MINISTRO MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA PROSIGUIÓ DICIENDO: Que disiente respetuosamente de la opinión de la Dra. Llanes Ocampos, por fundamentos que expone a continuación:- En el presente caso es necesario determinar la posibilidad o no de confusión entre las marcas "DELAROM" -marca registrada para la Clase Nro. 5 del Nomenclátor Internacional de Niza, propiedad de la firma Delarom- y "DELARO" -marca solicitada para la Clase Nro. 5 del Nomenclator Internacional de Niza, por la firma Bayer Aktiengesellschaft. Así, consultada la página web' de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, en la parte de "Consulta de Marcas" se advierte que la marca DELAROM -Registro Nro. 466467- fue concedida para amparar y proteger "Productos farmacéuticos para la piel; preparaciones veterinarias; productos higiénicos para uso médico; sustancias dietéticas adaptadas para uso medico; alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes, cera dental; desinfectantes; preparaciones para el baño de uso médico; toallas, paños y pantalones higiénicos; preparaciones químicas para fines médicos o farmacéuticos; hierbas medicinales; tés de hierbas con fines medicinales; azúcar para uso médico; aleaciones de metales preciosos para fines dentales, comprendidos en la clase 05 (CINCO) del Decreto No. 8562 del año 2012. "- Mientras que, la marca DELARO fue solicitada para amparar y proteger "Preparaciones para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas comprendidos en la clase 05 del Decreto Nro. 8562 del año 2012." (fs. O1 de los A.A.). Ahora bien, por Decreto Nro. 8562 de fecha 09 de marzo del 2012, nuestro país adoptó el texto de la Clasificación Internacional de la Décima Edición del Arreglo de Niza; el farmacéuticos y yeterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para 1https://servicios.dinapi.gov.py/ Luis María Benítez Riera Ministro Abg. Norma Dominguez k. Secretaria Dr. Manuel D-ina Remirez Condla MINISTRO ina Llanes O.

empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.".- En ese sentido, es importante señalar que conforme lo establecido en el artículo 30 de la Ley Nro. 1294/98 "El uso de la marca registrada debe realizarse tal como aparece en el registro, pero si este uso difiere respecto a detalles o elementos secundarios no será motivo para la cancelación del registro. El uso realizado en relación a uno o alguno de los productos o servicios incluidos en una clase implicará la justificación del uso para todos los productos o servicios de la clase."—- Por tanto, si bien es cierto que en principio ambas marcas -registrada y solicitada- estarían destinadas a consumidores distintos como ha sido señalado por la Ministra preopinante, también es cierto, que nada obsta que puedan ser utilizadas para abarcar la protección total de los productos señalados en la clasificación de la décima edición, pues la misma Ley de Marcas señala que el uso realizado en relación a uno o alguno de los productos incluidos en una clase implica la justificación del uso para todos los productos de esa misma clase, supuesto que acarrearía una confusión en el público consumidor, pues las marcas en análisis son similares en los planos ortográficos y fonéticos, diferenciándose únicamente por la letra "M" agregada a la terminación de la marca registrada; asimismo, tampoco contienen etiquetas -en el plano grafico- las cuales ayuden en la diferenciación. Es decir, nada impediría a que concedida la marca DELARO, ésta fuera utilizada para proteger todos los productos de la clase nro. 5 del Nomenclátor Internacional de Niza -incluidos los productos protegidos por la firma DELAROM-, además de los señalados en su solicitud de registro. Dicha situación conllevaría a la confusión en el público consumidor. Por otra parte, cabe resaltar que conforme lo establecido en el artículo 2 de la Ley Nro. 1294/98 "No podrán registrarse como marcas: J) Los signos idénticos o similares a una marca registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca;".— Por consiguiente, se llega a la conclusión de que no es posible la coexistencia pacífica entre las marcas en análisis, en consecuencia, debe ser confirmado el acto administrativo impugnado en esta demanda, Resolución Nro. 81 de fecha 27 de marzo del 2019 dictado por la Dirección General de la Propiedad Industrial.- Por tanto, corresponde HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por el Abg. Ricardo Cattoni, en representación de la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual. En cuanto a las costas, corresponde que sean impuestas en el orden causado, de conformidad al artioulo 193 del/Código Procesal Civil, por la interpretación que causa la resolución de la cuestión planteada Con lo que se dio por terminado el acto firmando SS.EE todo por ante mí, que lo certifico quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue: Luis María/ Benítez Riera Ministro Ante mí: Dr. Manuel Dejes is Ramirez Candia MINISTRO Abg. Norma Dominguez V. Socretaria

CORTE SUPREMA DEJUSTICIA JUICIO: "BAYER AKTIENGESELLSCHAFT C/ RES. N° 81/19 DEL 27 DE MARZO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL - DINAPI": ACUERDO Y SENTENCIA N°: 1238 15105/0770 VISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede; la, 22 Frenco Asunción, 23 de diciembil Asistente del 2021. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA PENAL RESUELVE: 1. DECLARAR DESIERTO el Recurso de Nulidad.- 2. NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, CONFIRMAR el Acuerdo y Sentencia N° 191 de fecha 23 de junio de 2020 dictado por el Tribunal de Cuentas Segunda Sala, por los fundamentos p puestos en el exordio de la presente Resolución.- 3. IMPONER las costas a la parte perdidosa A ANOTAR, registrar y notificar. SECRETARIA CONTENCIOSO HIOISnP Luis María Benítez Riera Ministro Ante mí: Dr. Manuel Defesús Fanírez Candia MINISTRO (Лолиа Abg. Norma Domínguez V. Secretaria