Jurisprudencia CSJ

01 ESTADIS 16 曽 CORTE Expediente: "CARLOS LUIS INSFRAN MICOSSI C/ SUPREMA RESOLUCIÓN NRO. 310/16 DEL 08 DE JUNIO DICTADA POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA DE JUSTICIA PROPIEDAD INTELECTUAL". - ACUERDO Y SENTENCIA NRO. Mil ciento cuarenta y mueve 2021 En la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los diecises - dias del mes de noviembre del año dos milyantiuno estando reunidos en la Sala Penal, LUIS MARIA BENITEZ RIERA, MANUEL I DEJESUS RAMÍREZ CANDIA y MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS, por ante mí, la Secretaria Autorizante, se trajo a acuerdo el expediente: "CARLOS LUIS INSFRAN MICOSSI C/ RESOLUCIÓN NRO. 310/16 DEL 08 DE JUNIO DICTADA POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL", a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por el Abg. Hugo T. Berkemeyer, contra el Acuerdo y Sentencia Nro. 341 de fecha 09 de octubre del 2020, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala . Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvió plantear las siguientes: CUESTIONES: 1. ¿És nula la Sentencia recurrida? - 2. En caso contrario, ¿se halla ajustada a Derecho? - Practicado el sorteo de la Ley para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: RAMIREZ CANDIA, LLANES OCAMPOS y BENITEZ RIERA. -. : A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, EL DR. RAMÍREZ CANDIA, DIJO: El Abg. Hugo T. Berkemeyer no interpuso el recurso de nulidad contra el Acuerdo y Sentencia Nro. 341 de fecha 09 de octubre del 2020, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala. Por otra parte, no se advierte en ta resolución recurrida vicios o defectos que justifiquen la declaración de oficio de nulidad en los términos autorizados por los Artículos 113 y 404 del Código Procesal Civil, por lo que corresponde desestimar la nulidad. Es mi voto! A SU TURNO, LOS DRES. LLANES OCAMPOS y BENÍTEZ RIERA, DIJERON: Que se' adhieren al voto del Ministro preopinante, Dr. Ramírez Candia, por compartir los mismos fundamentos. Lais María Benitez Riera Sans Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra Abg. Norma Dominguez/V Secretaria Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candi: MINISTRO

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, EL DR. RAMIREZ CANDIA, PROSIGUIÓ DICIENDO: Por Acuerdo y Sentencia Nro. 341 de fecha 09 de octubre del 2020, el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, resolvió: "1. NO HACER LUGAR, a la presente acción contenciosa administrativa en los autos "CARLOS LUIS INSFRAN MICOSSI C/ RESOLUCIÓN NRO. 310/16 DEL 08 DE JUNIO DICTADA POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL" y, en consecuencia; 2. CONFIRMAR, la Resolución Nro. 1273/2012 del 29 de noviembre dictada por la Secretaría de Asuntos Litigiosos y la Resolución Nro. 310/2016 del 08 de junio dictada por la Dirección General de la Propiedad Industrial, por ajustarse a derecho y por haber sido dictado dentro del principio de legalidad que deben regir los actos administrativos; 3. IMPONER, las costas a la parte perdidosa; 4. NOTIFICAR, registrar..". El fundamento del Tribunal de Cuentas para rechazar la demanda se basó en que, realizado el cotejo marcario en los campos en los cuales se puede dar la confusión, entre las marcas en pugna "Le Nua y etiqueta" - marca solicitada- y "Castor y etiqueta" -marca registrada, ambas de la clase nro. 30 del nomenclátor internacional- resulta que se presentan diferencias substanciales entre una marca y otra, por tanto, los actos administrativos que resolvieron ordenar la prosecución de la marca solicitada, se ajustan a las prescripciones establecidas en la Ley Nro. 1294/98. - Al momento de expresar agravios, el Abg. Hugo T. Berkemeyer manifestó -en resumen- que, el magistrado preopinante comenzó sus consideraciones exponiendo los antecedentes en forma correcta, ahora bien, en el análisis se observa desvío de sus apreciaciones apartándose de los derechos que le asisten a su parte. El recurrente manifestó que en la parte denominativa no existe riesgo de confusión, sin embargo, es en la totalidad de la marca como se presentará al público, donde existirá el riesgo de confusión. Aclaró que la oposición al registro marcario se presentó a raíz de la similitud de las etiquetas, no de las denominaciones. Que la marca "Le Nua y etiqueta" fue solicitada para la misma clase -nro. 30- donde se encuentra registrada la marca "Castor y etiqueta, por ende, los productos

DEL 01 للنا خثل ١١٦ CORTE RECIBA CIVIL SUPREMATADST 2021 DE USTICIA® lise Colmán 08 Expediente: "CARLOS LUIS INSFRAN MICOSSI C/ RESOLUCIÓN NRO. 310/16 DEL 08 DE JUNIO DICTADA POR LA DIRECCION NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL". - Lic. comercializados por una y otra serán de la misma clase y en consecuencia el consumidor no estará midiendo el ancho de la tipología de las letras. Continuó expresando que la denominación "Le Nua" aparece muy pequeña en la base del castor, y es el castor el que es el elemento principal, en ese sentido, el castor es el distintivo de la marca de su mandante, lo que producirá una asociación indeseada. Apoyó su oposición en base a lo establecido en el artículo 15 y 2 inciso f) de la Ley Nro. 1294/98. En cuanto a la imposición de costas a su parte, se agravió pues expuso que se trata de una cuestión controvertida y opinable, lo cual dependerá de la sana crítica del juez. —- Como antecedentes del caso, se advierte que la señora Elba María Vega solicitó el registro de la marca "Le Nua y etiqueta" para la clase nro. 30 del nomenclátor internacional; ante dicha solicitud se le opuso el señor Carlos Luis Insfran Micossi en base a su marca registrada "Castor y etiqueta" clase nro. 30 del nomenclátor internacional. La Secretaría de Asuntos Litigiosos de la DINAPI resolvió por Resolución Nro. 1273 de fecha 29 de noviembre del 2012 declarar improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por Carlos Luis Insfran Micossi contra Elba María Vega disponiendo la prosecución del trámite del registro de la marca "Le Nua y etiqueta". Asimismo, por Resolución Nro. 310 de fecha 08 de junio del 2016, el Director General de la Propiedad Industrial resolvió confirmar la Resolución Nro. 1273 de fecha 29 de noviembre del 2012. Corresponde analizar en esta instancia, si la resolución dictada por el Tribunal de Cuentas se ajusta o no a derecho, conforme lo dispuesto por la legislación marcaria, Ley Nro. 1294/98. En ese sentido, es importante señalar que tratándose de marcas, la cuestión de novedad y distintividad no es de solución fácil. Existe ina línea tenue entre los signos registrables y los que no lo són. Lo que se buscar es que el público consumidor, el comprador frecuente y el titular de la marca, no sea pasible de confusión al adquirir un producto en el caso del público consumidor, y al comercializar el mismo en el caso del titular de la marca. Luis María Benítez/Riera Ministro Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candi: MINISTRO Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra Abg. Norma Dominguez V Secretaria

Cabe apuntar lo señalado en doctrina por Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, en cuanto a los criterios generales que ayudan a la apreciación de la similitud al realizar el análisis. "El primero de ellos, y acaso el más importante, es que los signos deben considerarse en su conjunto, en forma sucesiva y pre-flexiva. El segundo es que cotejo debe efectuarse en los tres campos en que la similitud puede manifestarse (gráfico, fonético e ideológico). El tercero es que debe atenderse más a las semejanzas que a las diferencias de detalle". ("Derecho de Marcas", Tomo II, 1989 Editorial Heliasta S.R.L., Pág. 42).—- Habiendo dicho esto, corresponde analizar si cabe o no la posibilidad de confusión entre las marcas "Le Nua y etiqueta" solicitada por la señora Elba María Vega para la clase nro. 30 y la marca registrada "Castor y etiqueta" propiedad del señor Carlos Luis Insfran Micossi, de la clase nro. 30 del nomenclátor internacional. — Antes de comenzar el análisis, corresponde hacer las siguientes puntualizaciones: 1) La marca es el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro (artículo 1 de la Ley Nro. 1294/98); 2) La marca registrada concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo, concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o a asociación entre los productos o servicios cualesquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos (artículo 15 de la Ley Nro. 1294/98); 3) La legislación marcaria prohíbe el registro de marcas idénticas o similares a otras registradas con anterioridad, así como señala los casos en los cuales no se podrá registrar una marca (artículo 2 de la Ley Nro. 1294/98); 4) Lo que se busca evitar en el público consumidor, al momento de comprar un producto o adquirir un servicios, es la confusión. Ahora bien, esta no es definida en la legislación marcaria, por tanto, es necesario recurrir a la doctrina, en ese sentido, Jorge OTAMENDI, señala que la confusión tiene dos variantes indeseables, las cuales son directa e indirecta. En ese sentido señala:

RECREALO CORTE ESTADISTA CIVIL 2021 SUPREMA 16 lL. DE USTICIA Lic. Yante Colman Expediente: "CARLOS LUIS INSFRAN MICOSSI C/ RESOLUCIÓN NRO. 310/16 DEL 08 DE JUNIO DICTADA POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL". - ...confusión directa La que hace que el comprador adquiera un producto determinado convencido de que está comprando otro. Es la forma clásica y más común de confusión. La confusión indirecta también engaña al consumidor, aunque en forma diferente. Se da cuando el comprador cree que el producto que desea tiene un origen, un fabricante determinado, o que ese producto pertenece a una línea de productos de un fabricante distinto de quien realmente los fabricó." (Derecho de marcas, Editorial LexisNexis - Abeledo-Perrot, Año 2003, pg. 118). Habiendo expuesto esto, corresponde hacer el cotejo marcario entre las marcas en pugna, así, en el análisis del aspecto ortográfico y fonético se aprecia que tanto la marca solicitada "Le Nua y etiqueta" (dos palabras, dos sílabas, cinco letras) como la marca registrada "Castor y etiqueta" (una palabra, dos sílabas, seis letras) presentan diferencias sustanciales, pues en definitiva se escriben de forma disímil y en consecuencia su pronunciación es diferente. Prosiguiendo con el análisis, en el aspecto grafico/visual, base para la oposición señalada por el apelante, se observa que lo siguiente: Castor. Marca solicitada Marca registrada Como podrá apreciarse, ambas marcas presentan una etiqueta distintiva, es decir, sen marcas mixtas (denominación y figura). El animal utilizado por ambas es un castor, sin embargo, en la marca solicitada la figura del castor constituye una figura cuya dimensión hace que resalte en forma Luis María Benítez Riera Ministro Dra. Ma. CarolinaIlanes O. Ministra Abg. Norma Dominguez V. Secretaria Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candi MINISTRO

preponderante, mientras que, en la marca registrada, la figura del castor es diminuta y lo que resalta es la denominación "CASTOR". Así, las etiquetas de las marcas en pugna presentan diferencias considerables, tal como fue sostenido por el Tribunal de Cuentas. Por tanto, en base a las consideraciones expuestas precedentemente, se llega a la conclusión de que es posible la coexistencia pacífica entre las marcas en pugna al no encontrarse elementos susceptibles de causar confusión, configurando la marca solicitada "LE NUA y etiqueta" una marca que reúne los requisitos de novedad, distintividad y especialidad conforme a lo establecido en la legislación marcaria, Ley Nro. 1294/98, artículo 1, que establece: "Son marcas todos los signos que sirvan para distinguir productos o servicios. Las marcas podrán consistir en una o más palabras, lemas, emblemas, monogramas, sellos, viñetas, relieves; los nombres, vocablos de fantasía, las letras y números con formas o combinaciones distintas; las combinaciones y disposiciones de colores, etiquetas, envases y envoltorios. Podrán consistir también en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos o de sus envases o envolturas, o de los medios o lugar de expendio de los productos o servicios correspondientes. Este listado es meramente enunciativo". - En consecuencia, corresponde RECHAZAR el recurso de apelación interpuesto por el Abg. Hugo T. Berkemeyer y, por consiguiente, CONFIRMAR el Acuerdo y Sentencia Nro. Nro. 341 de fecha 09 de octubre del 2020, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala. En cuanto a las costas, corresponde que sean impuestas en el orden causado, en ambas instancias, de conformidad al artículo 193 del Código Procesal Civil, por la interpretación que causa la resolución de la cuestión planteada. A SU TURNO, LOS DRES. LLANES OCAMPOS y BENITEZ RIERA, DIJERON: Que se adhieren al voto del Ministro preopinante, Dr. Ramírez Candia, por compartir los mismos fundamentos.

(22 23/00 CORTE RECIBIDO SUPREMA ESTADISTI DE JUSTICIA, 6 NO. 2021 Lic. Vanise Colmán S Expediente: "CARLOS LUIS INSFRAN MICOSSI C/ RESOLUCIÓN NRO. 310/16 DEL 08 DE JUNIO DICTADA POR LA DIRECCION NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL". - た80 60 Con lo que se dio por terminado el acto firmado SS.EE todo por ante mí, que lo certifico quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue: Luis María Benítez Riera Ministro Ante mí: Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra И опка отимно И Abg. Norma Domínguez V. Secretaria Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candi MINISTRO | ACUERDO Y SENTENCIA Nro. 1149 Asunción, 16 de noviembredel 2021.- VISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede, la Excelentísima; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA PENAL RESUELVE: 1. DESESTIMAR la nulidad del Acuerdo y Sentencia Nro. 341 de fecha 09 de octubre del 2020, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala. 2. RECHAZAR el recurso de apelación interpuesto por el Abg. Hugo T. Berkemeyer y, en consecuencia, CONFIRMAR el Acuerdo y Sentencia Nro. 341 de fecha 09 de octubre del 2020, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala por los fundamentos expuestos en la resolución 3. IMPONER las costas en el orden causado, en base al artículo 193 del Código Procesal Civil. 4. ANOTAR, registrar y notificar. Ante mí: Luis María Borítez Riera Ministro aul DraMa. Carolina Llanes O. Ministra Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candi MINISTRO лолита опишего 14 Abg. Norma Dominguez VI Secretaria