Jurisprudencia CSJ

20 CORTE Expediente: "COMPANÍA PARAGUAYA DE LEVADURAS S.A. -COPALSA C/ RESOLUCION NRO SUPREMA 367 DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2017 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL". - CD6JUSTICIA 2021 F ACUERDO Y SENTENCIA NRO. Mil ochenta y nueve En la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno sestando reunidos en la Sala Penal, LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA, MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA y MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS, por ante mí, la Secretaria Autorizante, se trajo a acuerdo el expediente: "COMPAÑÍA PARAGUAYA DE LEVADURAS S.A. -COPALSA CI RESOLUCIÓN NRO. 367 DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2017 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL", a fin de resolver los recursos de nulidad y apelación interpuestos por el Abg. Ricardo Cattoni, en representación de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, contra el Acuerdo y Sentencia Nro. 268 de fecha 07 de agosto del 2020, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala. Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvió plantear las siguientes: CUESTIONES: 1. ¿Es nula la Sentencia recurrida? - 2. En caso contrario, ¿se halla ajustada a Derecho? - Practicado el sorteo de la Ley para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: RAMIREZ CANDIA, BENITEZ RIERA y LLANES OCAMPOS. - A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, EL DR. RAMÍREZ CANDIA, DIJO: Si bien el Abg. Ricardo Cattoni en su escrito de expresión de agravios no diferenció la fundamentación de los recursos interpuestos -de nulidad y de apelación- del escrito presentado, se observa que señaló que la septencia es arbitraria y carece de fundamentación, por no haber tratado ni resuelto sobre el punto planteado por su parte en la contestación de la demanda -aspecto visual- entre las marcas en pugna, violando lo dispuesto en el artículo 159 del C.P.C. incisos b) y c). En ese sentido, dichas cuestiones atañen al recurso de nulidad; ahora bien, la nulidad de la sentencia debe ser de interpretación restrictiva - última ratio- y en atención a que la cuestión Luis Marta/Benítez Riera Ministro aull Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra Dr. Manuel Deleces Ramírez Candia MINISTRO

alegada puede ser igualmente analizada en el marco del recurso de apelación, debe estarse por dicha solución, a fin de preservar el acto jurisdiccional debido a que la nulidad se encuentra reservada para casos muy puntuales, referentes a vicios de forma del proceso o de la resolución judicial que no puedan ser reparados por otra vía procesal.- Entonces, al ser la nulidad una sanción grave que solo debe declararse cuando no existan otras alternativas, el agravio respecto al aspecto visual de las marcas en pugna, que fuera omitido por el Tribunal de Cuentas, será resuelto cuando se analice el recurso de apelación. En consecuencia, por los motivos expuestos corresponde desestimar el recurso interpuesto. . A SU TURNO, LOS DRES. BENÍTEZ RIERA y LLANES OCAMPOS, DIJERON: Que se adhieren al voto del Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candia, por compartir los mismos fundamentos. A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, EL DR. RAMÍREZ CANDIA, PROSIGUIÓ DICIENDO: Por Acuerdo y Sentencia Nro. 268 de fecha 07 de agosto del 2020, el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, resolvió: "1. HACER LUGAR, a la presente demanda contencioso administrativa instaurada en autos por la firma "COMPAÑÍA PARAGUAYA de LEVADURAS S.A. -COPALSA" contra la Resolución Nro. 650 del 02 de julio del 2013 dictada por la Secretaría de Asuntos Litigiosos y la Resolución Nro. 367 del 13 de diciembre del 2017 dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual -DINAPI, por los fundamentos expuestos en el considerando de la presente resolución y en consecuencia; 2. REVOCAR, la Resolución Nro. 650 del 02 de julio del 2013 dictada por la Secretaría de Asuntos Litigiosos y la Resolución Nro. 367 del 13 de diciembre del 2017 dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual -DINAPI, de conformidad a lo expuesto en el exordio de la presente resolución; 3. IMPONER LAS COSTAS, en el orden causado; 5. ANOTAR, registrar....". El fundamento del Tribunal de Cuentas para hacer lugar a la demanda se basó en que, del cotejo realizado entre las marcas en pugna HELASAP y

CORTE SUPREMA Expediente: "COMPANIA PARAGUAYA DE LEVADURAS S.A. -COPALSA C/ RESOLUCIÓN NRO. 367 DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2017 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL". - USTICIA GELAÇOP existen coincidencias confundibles tanto gramaticales, como fonéticas. Jo cual les lleva a deducir que podrían resultar fácilmente confundibles para el consumidor, más aún porque los productos comercializados están en la misma clase, nro. 35 del nomenclator internacional. Al momento de expresar agravios, el Abg. Ricardo Cattoni manifestó en resumen que, el Tribunal se limitó a analizar los aspectos gramaticales y fonéticos de las denominaciones de las marcas en pugna, no tratando ni resolviendo sobre un punto elemental sobre el aspecto visual, el cual fue expuesto en la contestación de la demanda y cual consiste en que la marca solicitante -HELASAP- posee logotipo, el cual dota de mayor distintividad con relación a la marca del demandante el cual es meramente denominativa. Continuó manifestando que, en el aspecto fonético, de igual manera ortográfico, si bien la pronunciación de la raíz es similar, la fonética de la desinencia, SAP y COP, otorga una diferenciación innegable. Como antecedentes del caso, se advierte que la firma Saporiti del Paraguay S.A. solicitó el registro de la marca "HELASAP y logotipo" para la clase nro. 35 del nomenclátor internacional, que ante dicha solicitud se le opuso la firma Compañía Paraguaya de Levaduras S.A. -COPALSA- en base a su marca "GELACOP" registrada en las clases nro. 29, 30 y 35 del nomenclátor internacional. Ante la oposición suscitada, la Secretaría de Asuntos Litigiosos de la DINAPI resolvió por Resolución Nro. 650 de fecha 02 de julio del 2013 declarar improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por COPALSA contra la firma Saporiti del Paraguay S.A., disponiendo la prosecución del trámite del registro de la marca HELASAP y ADoy. Kalagotipo. Asimismo, por Resolución Nro. 367 de fecha 13 de diciembre del S°2017, el Director General de la Propiedad Industrial resolvió confirmar la Resolución Nro. 650 de fecha 02 de julio del 2013. — Así, corresponde analizar si la resolución dictada por el Tribunal de Cuentas se ajusta o no a derecho conforme lo dispuesto por la legislación Luis María Benftez Riera Ministro leel Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra Dr. Manuel Dolesús Ramírez Candla HINISTRO

marcaria, Ley Nro. 1294/98. Para lo cual es importante señalar que, tratándose de marcas, la cuestión de novedad y distintividad no es de solución fácil. Existe una línea tenue entre los signos registrables y los que no lo son. Lo que se busca es que el público. consumidor, el comprador frecuente y el titular de la marca, no sea pasible de confusión al adquirir un producto en el caso del público consumidor, y al comercializar el mismo en el caso del titular de la marca. Igualmente, cabe apuntar lo señalado en doctrina por Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, en cuanto a los criterios generales que ayudan a la apreciación de la similitud al realizar el análisis. "El primero de ellos, y acaso el más importante, es que los signos deben considerarse en su conjunto, en forma sucesiva y pre-flexiva. El segundo es que cotejo debe efectuarse en los tres campos en que la similitud puede manifestarse (gráfico, fonético e ideológico). El tercero es que debe atenderse más a las semejanzas que a las diferencias de detalle". ("Derecho de Marcas", ", Tomo II, 1989 Editorial Heliasta S.R.L., Pág. 42). • De lo procedentemente transcripto corresponde analizar si cabe o no la posibilidad de confusión entre las marcas "HELASAP y logotipo" solicitada por la firma Saporiti del Paraguay S.A. para la clase nro. 35 y la marca "GELACOP" registrada por la firma COPALSA en las clases nro. 29, 30 y 35.- En ese sentido, en el análisis del aspecto ortográfico, se aprecia que tanto la marca solicitada "HELASAP" como la marca registrada "GELACOP" cuentan con 7 letras y 3 sílabas. En el aspecto fonético, se diferencian desde la raíz de la denominación, pues la letra "H" -HELASAP- no se pronuncia en español, es decir, no representa ningún fonema, siendo la letra con la cual se. pronuncia primero la "E", mientras que en la marca registrada el inicio de la pronunciación comienza con la letra "G" -GELACOP. Igualmente, cabe señalar que la pronunciación de las terminaciones "SAP" y "COP" ", difieren totalmente. Ahora bien, en el aspecto gráfico/visual -señalado por el apelante-, se observa que la marca solicitada "HELASAP y logotipo" agrega una etiqueta

5S 4 102 CORTE SUPREMA Expediente: "COMPANÍA PARAGUAYA DE LEVADURAS S.A. -COPALSA C/ RESOLUCION NRO 367 DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2017 DICTADA POR LA DIRECCION DE PROPIEDAD INDUSTRIAL". - DE USTICIA distintiva (is, 26), por lo cual se constituye en una marca mixta (denominativa y figurativa). Al ser así, la marca solicitada evocará ciertos recuerdos en el st] consumidor, al asociarla con la etiqueta. - Así, de todo lo analizado precedentemente, se llega a la conclusión de que es posible la coexistencia pacífica entre las marcas en pugna "HELASAP y logotipo" y "GELACOP" al no encontrar elementos susceptibles de causar confusión, configurando la marca solicitada una marca que reúne los requisitos de novedad, distintividad y especialidad conforme a lo establecido en la legislación marcaria, Ley Nro. 1294/98 en su artículo 11. En consecuencia, corresponde HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por el Abg. Ricardo Cattoni, en representación de la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual y por tanto, REVOCAR el Acuerdo y Sentencia Nro. 268 de fecha 07 de agosto del 2020, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, disponiéndose la prosecución del trámite de registro de la marca "HELASAP y logotipo" de la clase nro. 35 del nomenclátor Internacional Niza. - En relación a las costas en esta instancia, corresponde que sean impuestas en el orden causado, de conformidad al artículo 193 del Código Procesal Civil, por la interpretación que causa la resolución de la cuestión planteada. Es mi voto. A SU TURNO, LOS DRES. BENÍTEZ RIERA y LLANES OCAMPOS, DIJERON: Que se adhieren al voto del Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candia, por compartir los mismos fundamentos. -_ Abuy. Karinna Penoni Luis María Benítez Riera Ministro : Manuel Delesús Ramírez Candia MINISTRO Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra 1 Artículo 1. Son marcas todos los signos que sirvan para distinguir productos o servicios. Las marc as podrán consistir en una o más palabras, lemas, emblemas, monogramas, sellos, viñetas, relieves; los nombres, vocablos de fantasia las letras y números con formas o combinaciones distintas; las combinaciones y disposiciones de coldres, etiquetas, envases y envoltorios. Podrán consistir también en la forma. pr esentación o acondicionamiento de los productos o de sus envases o envolturas, o de los medios o lugar de expen dio de los productos o servicios correspondientes. Este listado es meramente enunciativo. -

Con lo que se dio por terminado ehacto firmado SS.EE todo por ante mi, que lo certifico quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue: Ante mi: Luis María Benítez Rier MiT 18450 Dr. Manue Delpads Ramire MINISTRO dla Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra (ACUERDO Y SENTENCIA Nro. 1000 Aboy. Karme Asunción, 2 de noviembre del 2021 Secretar .- VISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede, la Excelentisima:- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA PENAL RESUELVE: 1. DESESTIMAR el recurso de nulidad interpuesto por el Abg. Ricardo Cattoni, en representación de la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual, contra el Acuerdo y Sentencia Nro. 268 de fecha 07 de agosto del 2020, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala. 2. HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por el Abg. Ricardo Cattoni, en representación de la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual y en consecuencia, REVOCAR el Acuerdo y Sentencia Nro. 268 de fecha 07 de agosto del 2020, dictado por el Tribunal de Guentas, Segunda Sala, dictado por el Tribunal de Cuentas, • Mor a rabof n aden causado en es a aicul 150 el Código Procesar ANOTAR, registrar y notificar. Luis María/Benítez Riera Ministro Anemi Caus Dra. Ma. Carolina Ilanes O. Ministra Di: Manuel Defecte Femirez Candia L tanod ADOg Penoni * SECRETARIA CONTENCIOSO PI ADMINISTRATIVO