Jurisprudencia CSJ

TH B1 CORTE SUPREMA DEJUSTICIA =xpediente "LABORATORIOS SAVAL S.A. CONTRA RESOLUCIÓN NRO. 60 DEL 05 DE ABRIL DEL 2018 Y OTRA DICTADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL".- ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO Mil ochenta y Tres la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los COS dias del mes de noviembre del año dos mil veintiuno si estando reunidos en la Sala Penal, MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA, MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS y LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA por ante mí, la Secretaria Autorizante, se trajo a acuerdo el expediente: "LABORATORIOS SAVAL S.A. CONTRA RESOLUCIÓN NRO. 60 DEL 05 DE ABRIL DEL 2018 Y OTRA DICTADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL" a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por el Abg. Rodrigo Herreros, en representación de la firma Laboratorios Saval S.A. contra el Acuerdo y Sentencia Nro. 03 del 05 de febrero del 2020, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala. Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvió plantear las siguientes: CUESTIONES: 1. ¿Es nula la Sentencia recurrida?. 2. En caso contrario, ¿se halla ajustada a Derecho?. Practicado el sorteo de la Ley para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: RAMIREZ CANDIA, BENÍTEZ RIERA y LLANES OCAMPOS. - A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, EL MINISTRO MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA, DIJO: El recurrente no interpuso el recurso de nulidad contra la citada resolución, pero al ser de carácter público, corresponde su estudio de oficio. En ese sentido no se observa que la resolución recurrida contenga vicios o defectos procesales que ameriten su declaración despulidad, en los términos autorizados por los Artículos 113 y 4040el Codigo Procesal Civil. Corresponde en consecuencia, DESESTIMAR la nulidad Luis María Benitez Riera Ministo Даши Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candia MINISTRO

A SU TURNO, LOS MINISTROS LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA Y MARÍA CAROLINA LLANES, DIJERON: Que se adhieren al voto del Ministro Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candia, por compartir sus mismos fundamentos. - A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, EL MINISTRO MANUEL DEJEÚS RAMÍREZ CANDIA PROSIGUIÓ DICIENDO: Por Acuerdo y Sentencia Nro. 03 del 05 de febrero del 2020, el Tribunal de Cuentas, Primera Sala resolvió: "1. NO HACER LUGAR A LA PRESENTE DEMANDA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA PROMOVIDA POR EL Abogado Rodrigo Benigno Herreros Ortega en nombre y representación de la firma "Laboratorios Saval S.A." en los autos caratulados: "LABORATORIOS SAVAL S.A. CONTRA RESOLUCIÓN NRO. 60 DEL 05 DE ABRIL DEL 2018 Y OTRA DICTADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL"; 2. CONFIRMAR el acto administrativo impugnado, Resolución Nro. 60 de fecha 05 de abril del 2018; 3. IMPONER las costas a la parte actora; 4; ANOTAR, registrar, notificar y remitir copia a la Excelentísima Corte Suprema de Justicia". El fundamento del Tribunal de Cuentas para rechazar la demanda se basó en que las marcas en pugna "ALEXIA" , propiedad de la firma Laboratorios Saval S.A., registrada para la clase Nro. 05 del nomenclátor internacional y la marca solicitada por la firma Base Base S.A. "ALEXIA", para la clase 03 del nomenclátor internacional, si bien ortográfica y fonéticamente son iguales, dichas marcas protegen productos distintos al ser de distintas clases, en consecuencia difícilmente el consumidor final pueda confundirse al momento de adquirir un producto u otro. Motivo por el cual el Tribunal consideró que la marca solicitada reúne los requisitos de novedad y especialidad para ser registrada como una marca nueva. - Al momento de expresar agravios, el Abg. Rodrigo Herreros manifesto que el Tribunal no logró fundamentar, aunque sea mínimamente las supuestas diferencias existentes entre las marcas en pugna, que en efecto a más de reconocer la identidad existente entre las marcas, el Tribunal expuso

CORTE SUPREMA BE USTICIA Expediente "LABORATORIOS SAVAL S.A. CONTRA RESOLUCIÓN NRO. 60 DEL 05 DE ABRIL DEL 2018 Y OTRA DICTADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA PROPIEDAD un criterio erróneo e imprudente, pues si bien las marcas en pugna protegen productos de clases distintas, éstas clases se encuentran estrechamente "relacionadas entre si. El recurrente manifiesta que los productos amparados por la clase Nro. 05 -productos farmacéuticos- y los productos amparados por la clase Nro. 03 -lociones, jabones, dentifricos- son comercializados en los mismos lugares y que ambos productos son de aplicación directa en el cuerpo del consumidor. Asimismo el Abg. Rodrigo Herreros invoca el artículo 15' y el artículo 2 inciso f)2 de la Ley Nro. 1294/98 para sostener su oposición al registro de marca. Culminó solicitando que sea revocado el Acuerdo y Sentencia Nro. 03 del 05 de febrero del 2020. - Como antecedentes de la cuestión se aprecia que en sede administrativa se presentó la firma Base Base S.A. con el objeto de solicitar la inscripción de la marca "ALEXIA" , para proteger productos de la clase Nro. 03 del nomenclátor internacional. A dicha solicitud se opuso la firma Laboratorios Saval S.A. en base a su registro de marca "ALEXIA" que distingue productos de la clase Nro. 05 del nomenclator internacional. Por medio de la Resolución Nro. 614 del 07 de noviembre del 2016, la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos resolvió rechazar la oposición deducida, por considerar que las marcas en pugna protegen productos de distintas clases. Posteriormente, fue interpuesto el recurso de reconsideración por la firma opositora, y la Dirección General de la Propiedad Industrial por medío de la Resolución Nro. 60 del 05 de abril del 2018 resolvió Confirmar la Resolución recurrida y en consecuencia ordenó la prosecución Abog. deilos tramites de la solicitud de registro de la marca "ALEXIA"/ para la clase Nro. 03 del nomenclator internacional. autl Luis María Benítez Riera MiuiSなり Dr. Manuel Dejesús Ramirez CAndia MINISTRO Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra ' Articalo 15. El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derec ho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesio ne sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indir ectamente a confusión o a asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos. 2 Artículo 2.- No podrán registrarse como marcas: f) los signos idénticos o similares a una marca re gistrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes/cuand o pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca;

Al analizar el fondo de la cuestión, corresponde determinar la posibilidad o no de confusión entre las marcas en pugna "ALEXIA" marca registrada para la clase Nro. 05 y "ALEXIA" marca solicitada para la clase Nro. 03 y en consecuencia si la resolución dictada por el Tribunal de Cuentas, se ajusta o no a derecho. En la doctrina, los autores Guillermo Cabanellas y Luis Eduardo Bernote señalan que: "A través del tiempo se han desarrollado ciertos criterios generales que ayudan a la apreciación de la similitud entre las marcas. El primero de ellos, y acaso el más importante, es que los signos deben considerarse en su conjunto, en forma sucesiva y pre flexiva. El segundo es que el cotejo debe efectuarse en los tres campos en que la similitud puede manifestarse (gráfico, fonético e ideológico). El tercero es que debe atenderse más a las semejanzas que a las diferencias de detalle". (Luis Eduardo Bertone - Guillermo Cabanellas de las Cuevas, "Derecho de Marcas" ", Tomo II, 1989 Editorial Heliasta S.R.L., Pag. 42). En ese sentido, al cotejar las marcas en pugna se advierte que, si bien estas comparten la misma composición ortográfica y en consecuencia fonéticamente se pronuncian igual, éstas protegen y amparan productos de clases distintas. A saber, Paraguay adopta el sistema de Clasificación de Niza, onceava edición, versión 2019, la cual indica que en la clase Nro. 03 se protegen los siguientes productos: "Productos cosméticos y preparaciones de tocador no medicinales; dentifricos no medicinales; productos de perfumería, aceites esenciales; preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar"; Mientras que la clase Nro. 05 se protegen los siguientes productos: * "Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; suplementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e impresiones dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas".

20 CORTE SUPREMA DE USTICIA Expediente: "LABORATORIOS SAVAL S.A. CONTRA RESOLUCIÓN NRO. 60 DEL 05 DE ABRIL DEL 2018 Y OTRA DICTADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL".- O7， En ese aspecto es importante resaltar que la Ley de Marcas Nro. 1294/98 en su artículo 7, establece el sistema uniclase, el cual implica que si'con una marca se pretende proteger productos o servicios de otras clases, el interesado debe realizar una solicitud de registro independiente para cada clase que se desee. Al respecto, dicha norma dispone: "El registro de una marca se concederá para una sola clase de la nomenclatura oficial. Para registrar una marca en varias clases se requiere una solicitud independiente para cada una de ellas" ". En el caso de autos se observa que marca registrada posee protección para productos de la clase Nro. 05 más no de la clase Nro. 03 solicitada por la firma Base Base S.A. Por otra parte, cabe señalar que consultada la pagina web de la DINAPI se aprecia que la marca "ALEXIA" amparada para proteger productos de la clase Nro. 03 de la firma Base Base S.A. contaba con un registro marcario concedido en el año 2004, por Registro de Marca Nro. 269466 del 15 de julio del 2004 y que la marca opositora "ALEXIA" amparada para proteger productos de la clase Nro. 05. de la firma Laboratorios Saval S.A. fue concedida por Registro de Marca Nro. 326845 el 17 de diciembre del 2009. Es decir, desde el año 2009 hasta el 2014 -año en el que la firma Base Base S.A. pretendió registrar nuevamente la marca ALEXIA (fs. 28)- las marcas en pugna se encontraban coexistiendo pacíficamente en el mercado. Por las consideraciones expuestas precedentemente soy del parecer que la marca solicitada reune los requisitos de novedad, distintividad y especialidad de acuerdo a lo establecido en la legislacion marcaria. Motivo por el cual se debe RECHAZAR el recurso de apelación interpuesto por el Abg. Rodrigo Herreres, en representación de la firma Laboratorios Saval S.A. Abog. Kl yen consecuencia CONFIRMAR el Acuerdo y Sentencia Nro. 03 del 05 de febrero del 2020, el Tribunal de Cuentas, Primera Sala. En relación a las costas del juicio en esta instancia, las mismas deben ser impuestas en el Luis María Benítez Riera Vaul 3https://servicios.dinapi.gov.py/expediente/expediente_agente.php Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra Dr. Menuel Dejesús Ramírez Candla MINISTRO

orden causado, conforme a lo establecido en el Art. 193 del Código Procesal Civil, por la interpretación que causa la resolución de la cuestión planteada. - A SU TURNO, LOS MINISTROS LUIS MARIA BENITEZ RIERA Y MARÍA CAROLIA LLANES OCAMPOS, DIJERON: Que se adhieren al voto del Ministro Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candia, por compartir sus mismos fundamentos. Con lo que se dio por terminado el acto firmado SS.EE todo porante mi, que lo certifico quedando acordada la sentencia que inmediatamente aull Luis María Benítez Riera Ministro Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra Ante mí: Dr. Manuel Dejesús Ramfrez Candia MINISTRO VISTOS:(op reitos del Acuerdo que antecede, la Excelentisima ... CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA PENAL RESUELVE: 1. DESESTIMAR la nulidad del Acuerdo y Sentencia Nro. 03 del 05 de febrero del 2020 dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala. 2. RECHAZAR el recurso de apelación interpuesto por el Abg. Rodrigo Herreros, en representación de la firma Laboratorios Saval S.A. y en consecuencia CONFIRMAR el Acuerdo y Sentencia Nro. 03 del 05 de febrero del 2020, el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, de conformidad a los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolución.- 3. IMPONER las costas, en el orden causado. 4. ANOTAR, registrar y notificar.- 3 i Ante mí: POD * Dr. Manuel Dejesús Ramíres MINISTRO Сваш SECRETARIADrd: Ma. Carolina Llanes O. Ministra JUDIGIAL IV En ADMINISTRATIVO USi ADOS Karinna Penoni Secretaria