Jurisprudencia CSJ

EPUBLICA 04 PASA CORTE SUPREMA DEJUSTICIA 00 01 02 03 04 05 RECIBIDO ESTASTICA CIVIL SSL 11-2021 ES 09 10 JUICIO: «INTERNATIONALE DES COIFFEURS DE DAMES I.C.D. INTERCOIFFURE INTERBEAUTE- MONDIAL C/ RES. N° 85 DE FECHA 28 DE MARZO DE 2019 DICT. POR DINAPI»- ACUERDO Y SENTENCIA Nº Mil noventa y tres En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los dos días, del mes de novembre.. del año dos mil veintiuno, estando Streunidos en Sala de Acuerdos los señores Ministros de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS, LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA Y MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA, por Ante mí, la Secretaria autorizante, se trajo el expediente caratulado: «INTERNATIONALE DES COIFFEURS DE DAMES I.C.D. INTERCOIFFURE INTERBEAUTE-MONDIAL C/ RES. N° 85 DE FECHA 28 DE MARZO DE 2019 DICT. POR DINAPI», a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por el abogado Hugo T. Berkemeyer representante convencional de la parte actora - contra el Acuerdo y Sentencia N° 263 de fecha 07 de agosto de 2020 dictado por el Tribunal de Cuentas-Segunda Sala. Previo estudio de los antecedentes del caso, la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvió plantear las siguientes; 8 CUESTIONES: 1. ¿Es nula la Sentencia apelada? 2. En caso contrario, ¿se halla ella ajustada a Derecho? Practicado el sorteo de Ley para determinar el orden de la votación, dio el siguiente resultado: LLANES OCAMPOS, BENÍTEZ RIERA y RAMÍREZ CANDIA.- Karinna Penoni Abog Sechtar LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, la Dra. MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS dijo: Que, la parte recurrente no ha expresado agravios de manera específica con relación al recurso de nulidad, pese a que la interposición de tal recurso se encuentra implícita junto con la del recurso de apelación, conforme dicta el artículo 405 del Código Procesal Civil. Así mismo, no se observan vicios o defectos en la sentencia que que ameriten su tratamiento de oficio, Luis María Benítez Riera Ministro M Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candia MINISTRO Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra 1

en los términos de los artículos 15, 113 y 404 del Código Procesal Civil, por lo que corresponde DECLARAR DESIERTO el recurso de nulidad. ES MI VOTO. A sus turnos los Ministros BENÍTEZ RIERA y RAMÍREZ CANDIA, manifiestan que se adhieren al voto de la distinguida Ministra preopinante por los mismos fundamentos. 2. A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, la Ministra LLANES OCAMPOS prosiguió diciendo: Por Acuerdo y Sentencia N° 263 de fecha 07 de agosto de 2020, el Tribunal de Cuentas-Segunda Sala resolvió: «1.- NO HACER LUGAR a la Acción Contencioso Administrativa en los autos caratulados "INTERNATIONALE DES COIFFEURS DE DAMES I.C.D. INTERCOIFFURE INTERBEAUTÉ MONDIAL c/ Res. N° 85/19 del 28 de marzo, dict. por la DIRECCIÓN NACIONAL de la PROPIEDAD INTELECTUAL – DINAPI"; y, en consecuencia. 2.- CONFIRMAR, la Resolución N° 376 de fecha 23 de octubre de 2014 dictada por la Sección de Asuntos Litigiosos y la Resolución N° 0085 de fecha 28 de marzo de 2019, dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial - DINAPI, por ajustarse a derecho y por haber sido dictado dentro del principio de legalidad que deben regir a los actos administrativos. 3.- IMPONER, las costas a la parte perdidosa. 4.- NOTIFICAR, registrar y remitir copia a la Excelentísima Corte Suprema de Justicia». ARGUMENTOS DE LAS PARTES: AGRAVIOS DE LA PARTE ACTORA: El representante de la parte actora expresó agravios con respecto al recurso de apelación en los términos del escrito obrante a fs. 139-148, refutando por medio de dicho escrito los fundamentos expuestos por el Tribunal de grado inferior.- En tal sentido, primeramente refiere que el Tribunal no ha hecho un análisis profundo de las marcas en cuestión al concluir que entre las marcas en pugna existe una diferencia de clases, puesto que no solo ambas marcas se encuentran en la misma clase, sino que la marca de su mandante goza de protección del nombre comercial, por ser una marca notoria. Por otro lado, el apelante señala que la marca que se intenta registrar no es sino una mera imitación de la marca notoria y famosa en el mundo, propiedad de 2

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA JUICIO: «INTERNATIONALE DES COIFFEURS DE DAMES I.C.D. INTERCOIFFURE INTERBEAUTE- MONDIAL C/ RES. N° 85 DE FECHA 28 DE MARZO DE 2019 DICT. POR DINAPI». ACUERDO Y SENTENCIA Nº 1093 INTERNATIONALE DES COIFFEURS DE DAMES I.C.D. INTERCOIFFURE – INTERBEAUTE – MONDIAL'. Con relación a la supuesta coexistencia pacífica entre las marcas en pugna, el abogado de la parte actora refiere que su mandante posee la exclusividad sobre la denominación 'Intercoiffure', y que los juzgadores han obviado totalmente el hecho que ésta denominación forma parte del nombre comercial de la firma accionante de estos autos – denominación que se encuentra en uso público desde el año 1925. En tal orden de ideas, a fs. 145 el apelante argumenta: «... De esto se desprende que el registro marcario solicitado con la denominación "Zuni Ríos Intercoiffure", de ninguna manera puede constituir marca y mucho menos coexistir con la marca y nombre comercial de mi representada, por cuanto que el mismo vulnera los preceptos normativos que establecen la prohibición de registro cuando el signo marcario solicitado constituye un signo confundible y atenta contra los derechos prioritarios de signos que forman parte de marcas y nombre comerciales famosos y notorios.» (sic). Seguidamente destaca que la denominación 'Intercoiffure' no puede considerarse de uso común – contrario a lo resuelto por el Tribunal – puesto que dicha denominación se encuentra protegida como marca notoria y nombre comercial desde el año 1925, por lo que tampoco puede considerarse que puede coexistir con otro signo exactamente igual en el mercado. Con todo lo argumentado, el apelante pone de relieve que «...De permitirse el registro de la marca "ZUNI RÍOS INTERCOIFFURE Y ETIQUETA" en clase 44, Abog. Secretaria Acta No. 21815/2012, a nombre de la Sra. Gladys Zunilda Ríos, se produciría la dilución de la marca registrada por mi mandante, lo que significa que al poder ser usadas denominaciones similares o confundibles con las marcas anteriormente registradas, éstas irán perdiendo su alto grado de distintividad...» (sic, fs. 147 última parte y sgte.). Luis María Benítez Riera Ministro Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candia MINISTRO 3

Igualmente, el representante convencional de la parte actora se agravia respecto a la imposición de costas.- De tal modo y por todo lo expuesto en el escrito de agravios, finaliza su presentación solicitando la revocación del Acuerdo y Sentencia dictado en autos por el Tribunal de Cuentas-Segunda Sala, con costas a la adversa. # CONTESTACIÓN DE LA PARTE DEMANDADA – DINΑΡΙ: Luego de haberse corrido el traslado conforme a la providencia de fecha 18 de enero de 2021, el representante de la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual DINAPI se presentó a contestar los agravios expuestos por su contraparte en los términos del escrito obrante a fs. 158-161, refutando los argumentos de la parte actora, conforme a lo que en síntesis se procede a transcribir a continuación: «...al verificar el cotejo realizado por los órganos administrativos, podemos notar, a nivel denominativo, que “ZUNI RÍOS INTERCOIFFURE" (marca solicitada) cuenta con tres palabras las primeras dos nombres propios y una última palabra compuesta por la unión de otras dos en idioma ingles; que INTERCOIFFURE es de uso común para los servicios de la clase 44, ya que es la derivación de la palabra inglesa COIFFURE traducida al castellano como: tocado, peinado. «Que, cabe resaltar la palabra referida no es susceptible de apropiación; caso contrario, se estaría eliminando el uso comercial de la misma y que se puede afirmar que en denominación pretendida, el elemento fuerte es el nombre ZUNI RÍOS, siendo Intercoiffure de uso común y descriptiva de la clase 44, por tanto, un elemento débil en la denominación general.» (sic, fs. 160). En virtud de ello, el representante de la DINAPI solicita el rechazo del recurso de apelación interpuesto.- ## ANÁLISIS JURÍDICO: Procedemos entonces a efectuar un análisis razonado de la resolución apelada, y de los documentos obrantes en autos así como de los argumentos esgrimidos respectivamente por las partes, de todo lo cual se constata que por Resolución N° 376 de fecha 23 de octubre de 2014, la Directora de Asuntos Marcarios Litigiosos de la DINAPI había declarado improcedente la oposición 4

20 CORTE SUPREMA DE USTICIA JUICIO: 02 1,03 之 «INTERNATIONALE DES COIFFEURS DE DAMES I.C.D. INTERCOIFFURE INTERBEAUTE- MONDIAL C/ RES. N° 85 DE FECHA 28 DE MARZO DE 2019 DICT. POR DINAPI» ECBOO ISTICA CIVIL 1D11- 2021 ACUERDO Y SENTENCIA N° 1043 deducida porda firma "INTERNATIONALE DES COIFFEURS DE DAMES I.C.D. ASISE INTERCONFURE INTERBEAUTÉ-MONDIAL" en contra del registro de la marca solicitada "ZUNI RÍOS INTERCOIFFURE Y ETIQUETA" en la Clase 44 del Nomenclador Internacional.- Luego de ser apelada, la precitada resolución fue confirmada por la Resolución N° 0085 de fecha 28 de marzo de 2019 dictada por la Directora General Interina de la Propiedad Intelectual, en el sentido de confirmar la resolución precedente, y disponer la prosecución de los trámites de solicitud del registro de la marca "ZUNI RÍOS INTERCOIFFURE Y ETIQUETA" en la Clase 44, Acta N° 21815 de fecha 10 de mayo de 2012, solicitada por la señora Gladys Zunilda Ríos. Considerando tales actos administrativos como lesivos a sus derechos, la firma "INTERNATIONALE DES COIFFEURS DE DAMES I.C.D. INTERCOIFFURE-INTERBEAUTÉ-MONDIAL" - por intermedio de su representante convencional - se presentó ante el fuero de lo contencioso- administrativo a fin de interponer la presente acción, la cual una vez tramitados los estadios procesales de rigor fue resuelta por el Tribunal de Cuentas-Segunda Sala por medio del Acuerdo y Sentencia N° 263 de fecha 7 de agosto de 2020, en sentido de rechazar las pretensiones de la parte actora y confirmar los actos administrativos. Por ello, la parte actora interpuso recurso de apelación, motivándose así el análisis ante esta instancia de alzada.- Hecha la síntesis de actuaciones que antecede, pasamos entonces a responder a la interrogante: ¿Se encuentra ajustado a derecho el Acuerdo y Sentencia N° 263 bug. de fecha de agosto de 2020, o corresponde que el mismo sea revocado?—- A fin de contestar la cuestión, resulta pues necesario remitirnos primeramente al Artículo 2 de la Ley N° 1294/98, el cual en sus incisos pertinentes establece: "No podrán pegistrarse como marcas: ) Los signos idénticos o similares a una marca registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los/ mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes cuando puatenan causar resgo Luis María Benítez Riera Ministro Dra. Ma. Carolind Llanes O. Ministra Br. Manuel Dejesús Ramírez Candie MINISTRO - 5

de confusión o de asociación con esa marca; g) los signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo, idéntico o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se apliquen el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo;".. Antes de proseguir con el análisis, vale mencionar que las cuestiones marcarias no se limitan a reglas preestablecidas, sino que responden a un análisis prudente realizado por parte del Juzgador, del cual se torna imposible prescindir de cierta subjetividad razonable. Tal es así que la cuestión de novedad y distintividad no es de solución fácil. Existe una línea tenue entre los signos registrables y los que no lo son. Lo que se busca es que el público consumidor, el comprador frecuente y el titular de la marca, no sean pasibles de confusión al adquirir un producto en el caso del público consumidor, y al comercializar el mismo en el caso del titular de la marca.- El fondo de la cuestión planteada en estos autos, radica en determinar si cabe o no la posibilidad de confusión entre la marca solicitada "ZUNI RÍOS INTERCOIFFURE" (solicitada) en la Clase 44, frente a la ya registrada marca "INTERCOIFFURE MONDIAL en la Clase 44, esta última de propiedad de la firma accionante de estos autos. " Ahora bien, a través del tiempo, la jurisprudencia y la doctrina han desarrollado ciertos criterios generales que ayudan en la apreciación de la similitud. El primero de ellos, y acaso el más importante, es que los signos deben considerarse en su conjunto, en forma sucesiva y pre-reflexiva. El segundo es que el cotejo debe efectuarse en los tres campos en que la similitud puede manifestarse (gráfico, fonético e ideológico). El tercero es que debe atenderse más a las semejanzas que à las diferencias de detalle. (Luis Eduardo Bertone Guillermo Cabanellas de las Cuevas, "Derecho de Marcas", Tomo II, 1.989 Editorial Heliasta S.R.L., Pag. 42). Siguiendo la línea doctrinaria, al referirse a la similitud ortográfica, el autor Jorge Otamendi expresa: "Es quizás la más habitual en los casos de confusión. Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna. Influyen para ello, desde 6

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA JUICIO: «INTERNATIONALE DES COIFFEURS DE DAMES I.C.D. INTERCOIFFURE INTERBEAUTE- MONDIAL C/ RES. N° 85 DE FECHA 28 DE MARZO DE 2019 DICT. POR DINAPI»- ACUERDO Y SENTENCIA Nº 1093 luego, la misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de sílabas o radicales o terminaciones comunes". (Jorge Otamendi, Derecho de Marcas, Segunda Edición, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Pag. 162). Cotejando las marcas en pugna, desde el ámbito ortográfico, tenemos: | Solicitada: | ZUNI RÍOS | INTERCOIFFURE | | Registrada: | INTERCOIFFURE | MONDIAL | De ello, observamos que la marca solicitada está compuesta como sigue: Z-U-N-I / R-Í-O-S / I-N-T-E-R-C-O-I-F-F-U-R-E; a su vez, la marca registrada, I-N-T-E-R-C-O-I-F-F-U-R-E / M-O-N-D-I-A-L; de lo cual se entresaca una identidad en la denominación 'Intercoiffure', al inicio tanto de la marca registrada y al final de la marca solicitada. No obstante ello, debemos pasar al plano fonético, en el cual podemos afirmar que solamente existe una similitud fonética en la ya referida denominación 'Intercoiffure', pero que sin embargo, queda excluida cualquier tipo de confusión en el plano fonético puesto que tal denominación en la marca registrada constituye la raíz, y en la/marca solicitada constituye su final o desinencia. De tal forma, al pronunciar de manera sucesiva y pre-reflexiva ambas marcas, la identidad notada se da únicamente al pronunciar el vocablo 'Intercoiffure', y fuera de esto, al pronunciar el resto de la denominación en uno u otro caso, no hay ninguna similitud que pueda Abog. Karinna Peñon conducir a una confusión en el plano fonético. Con ello, me permito concluir que existe diferenciación suficiente entre ambas marcas, lo cual otorga a la marca solicitada la identidad marcaria propia. Por otro lado, pasando al plano ideológico, cabe destacar las consideraciones vertidas por la propia Administración en la Resolución Nº 0085/19, de entre lo cual se desprende: <<...el hecho de compartir la palabra 'Intercoiffure no las tornan Luis María Benítez Riera Ministro Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candla MINISTRO Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra 7

idénticas, máxime teniendo en cuenta que la palabra referida no es susceptible de apropiación; caso contrario, se estaría eliminando el uso comercial de la misma. [...] según la base de datos de la Institución, se encuentran coexistiendo los siguientes registros de marcas, todas compartiendo la palabra 'Intercoiffure': "Leo Intercoiffure y Etiqueta", Reg. Nº 318.103, Clase 44; "Cel-Mar Intercoiffure", Reg. N° 439.580, Clase 44; "Yan Carlos Intercoiffure", Reg. N° 301.727, Clase 44, y todas a nombre de diferentes titulares.» (sic, fs. 33 de autos). Sobre el punto, y tal como se refleja de lo transcripto del escrito de contestación presentado por la propia representación de la DINAPI y de los propios actos administrativos impugnados en esta demanda, una denominación genérica no puede ser registrada con exclusividad por una sola persona, precisamente por poseer la misma el carácter de genérico. Con todo lo hasta aquí referido, no me resta más que concluir que entre las marcas en pugna no cabe la posibilidad de ningún tipo de confusión para el público consumidor, quedando por tanto excluida cualquier posibilidad de dilución de la marca registrada, contrario a las aseveraciones expuestas por la parte actora. Igualmente he de referirme a la coexistencia de las marcas, para lo cual vuelvo a referir la opinión del autor Jorge Otamendi, quien expresa cuanto sigue: "Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute la confusión es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la mejor prueba de la inconfundibilidad, y así se lo ha reconocido" ("Derecho de Marcas", Otamendi, Jorge, LexisNexis-Abeledo Perrot 2003, página 141). En este sentido, conforme ya se indicara, la propia Administración lo tiene demostrado conforme a las constancias de su base de datos que el término 'INTERCOIFFURE' con el agregado de diferentes variantes como desinencia o como raíz, ya se encuentra registrado en el mercado local, lo cual permite presuponer para el presente caso una coexistencia pacífica y no susceptible de generar confusión entre la marca solicitada y la marca registrada.. Resumiendo, en base a todo lo previamente expuesto, se desprende que entre las marcas en pugna "INTERCOIFFURE MONDIAL" (registrada) y la marca "ZUNI RÍOS INTERCOIFFURE y Etiqueta" (solicitada) existen diferencias visuales, fonéticas y conceptuales que las hace disímiles a toda confusión. Es decir 8

20 21 22 23 00 01 ESTADISTIC CA DEL PA -31-2021 CORTE SUPREMA DEJUSTICIA 60 JUICIO: «INTERNATIONALE DES COIFFEURS DE DAMES I.C.D. INTERCOIFFURE INTERBEAUTE- MONDIAL C/ RES. N° 85 DE FECHA 28 DE MARZO DE 2019 DICT. POR DINAPI> ACUERDO Y SENTENCIA No. 1093 61 BL 4L 91 que en este caso en particular la marca solicitada no es capaz de causar confusión ni directa ni indirecta en el consumidor, y que ambas marcas pueden coexistir en el mercado.- En conclusión, no existen factores o elementos de confusión entre las marcas "ZUNI RÍOS INTERCOIFFURE y Etiqueta" (solicitada) y "INTERCOIFFURE MONDIAL" (registrada) por lo que corresponde RECHAZAR el recurso de apelación interpuesto y en consecuencia CONFIRMAR el Acuerdo y Sentencia.- En cuanto a las costas, corresponde imponerlas a la perdidosa de conformidad al principio general contenido en el artículo 192 del Código Procesal Civil, y el artículo 203 inciso a) del mismo cuerpo legal. ES MI VOTO. A su turno el Ministro Dr. Luis María Benítez Riera manifestó que se adhiere al voto de la distinguida Ministra preopinante por los mismos fundamentos.- A su turno, el Ministro Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candia prosiguió diciendo: Que comparto la postura de la Dra. María Carolina Llanes Ocampos, en cuanto a rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra el Acuerdo y Sentencia Nº 263 de fecha 07 de agosto del 2020, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, por compartir los mismos fundamentos.- Ahora bien, en lo que respecta al agravio presentado en relación a la imposición de costas, las cuales el Tribunal de Cuentas impuso a la perdidosa, Abog Karinna considero que éstas deben ser impuestas en el orden causado, conforme a lo establecido en el articulo 193 del Código Procesal Civil, por la interpretación que causa la resolución de la cuestión planteada.- Por los motivos, expuestos precedentemente, corresponde HACER LUGAR PARCIALMENTE al recurso de apelación interpuesto por la parte actora y en Luis María Benítez Riera Ministro Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candia MINISTRO Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra 9

consecuencia revocar el tercer punto del Acuerdo y Sentencia Nº 263 de fecha 07 de agosto de 2020, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala y consiguientemente imponer las costas en dicha instancia en el orden causado. En cuanto a las costas en esta instancia corresponde sean impuestas conforme lo establecido en el artículo 203, inciso c) del Código Procesal Civil. ES MI VOTO. Con lo que se dio por terminado el acto firmado SS.EE., todo por ante mí que certifico, quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue: Luis María Benitez Riera Ministro Ante/mí: Abog. Karinna Penoni Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candia MINISTRO Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra Secretaña Asunción, 2 de noviembre de 2021.- Y VISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede; la Excelentísima CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA PENAL RESUELVE: 1) DECLARAR DESIERTO el Recurso de Nulidad. 2) RECHAZAR el recurso de apelación interpuesto en estos autos por el abogado Hugo T. Berkemeyer en representación de la firma "INTERNATIONALE DES COIFFEURS DE DAMES I.C.D. INTERCOIFFURE-INTERBEAUTÉ- MONDIAL", en consecuencia;- 10

# CORTE SUPREMA DE JUSTICIA JUICIO: «INTERNATIONALE DES COIFFEURS DE DAMES I.C.D. INTERCOIFFURE INTERBEAUTE- MONDIAL C/ RES. N° 85 DE FECHA 28 DE MARZO DE 2019 DICT. POR DINAPI» ACUERDO Y SENTENCIA N°. 1093 3) CONFIRMAR íntegramente el Acuerdo y Sentencia N° 263 de fecha 7 de agosto de 2020 dietado por el Tribunal de Cuentas-Segunda Sala; y como lógico corolario;- 4) IMPONER las costas a la perdidosa en ambas instancias.- 5) ANOTAR, registrar y notificar.- Ante mí: Luis María Benítez Riera Ministro Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candia MINISTRO Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra Abog. Karina Penoni Secretaria PODER JUDICIAL SECRETARIA JUDICIAL IV CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 11