Jurisprudencia CSJ

Expediente: "COPEL S.A. C/ RESOLUCIÓN NRO. 207 DEL 28/09/17 Y OTRA DICTADAS POR LA DIRECCIÓN NACIONA L DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL".- ACUERDO Y SENTENCIA NRO. **Novecientos cincuenta y seis** - En la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los días del mes de **setiembre** del año dos mil veintiuno. - estando reunidos en la Sala Penal, LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA, MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA y MARÍA C AROLINA LLANES OCAMPOS, por ante mí, la Secretaria Autorizante, se trajo a acuerdo el expediente: "C OPEL S.A. C/ RESOLUCIÓN NRO. 207 DEL 28/09/17 Y OTRA DICTADAS POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PROPIE DAD INDUSTRIAL", a fin de resolver los recursos de nulidad y apelación interpuestos por el Abg. Ánge l Peralta, en representación de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, contra el Acuerdo y Sentencia Nro. 88 del 22 de julio del 2020, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala. Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvió plan tear las siguientes: **CUESTIONES:** 1. ¿Es nula la Sentencia recurrida? - 2. En caso contrario, ¿se halla ajustada a Derecho? - Practicado el sorteo de la Ley para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: RAMÍ REZ CANDIA, LLANES OCAMPOS y BENÍTEZ RIERA. **A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, EL DR. RAMÍREZ CANDIA, DIJO:** El recurrente no fundamentó expres amente el recurso de nulidad interpuesto. Por otra parte, del estudio de la resolución recurrida no se observan vicios o defectos procesales que ameriten de oficio su declaración de nulidad en los tér minos autorizados por los artículos 113 y 404 del Código Procesal Civil. Por lo que corresponde DECL ARAR DESIERTO el recurso de nulidad interpuesto. Es mi voto. **A SU TURNO, LOS DRES. LLANES OCAMPOS Y BENÍTEZ RIERA, DIJERON:** Que se adhieren al voto del Minis tro preopinante, Dr. Ramírez Candia, por compartir los mismos fundamentos. Luis María Benítez Riera Ministro Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra Abg. Norma Domínguez V. Secretaría

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, EL DR. RAMÍREZ CANDIA, PROSIGUIÓ DICIENDO: Por Acuerdo y Sentencia Nro. 88 del 22 de julio del 2020, el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, resolvió: “1. HACER LUGAR a la presente demanda contencioso administrativa promovida en el juicio caratulado: “COPEL S.A. C/ RES OLUCIÓN NRO. 207 DEL 28/09/217 Y OTRA DICTADAS POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL” y en consecuencia, corresponde; 2. REVOCAR los actos administrativos impugnados, RESOLUCIÓN NRO. 16 1 DEL 12/03/13 y RESOLUCIÓN NRO. 207 DEL 28/09/17, dictadas por la DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PROPIEDA D INDUSTRIAL (DINAPI), de conformidad a los argumentos expuestos en el exordio de la presente resolu ción; 3. IMPONER las costas a la perdidosa; 4. ANOTAR, registrar, notificar…”. El fundamento del Tribunal de Cuentas para hacer lugar a la demanda, se basó en que, entre las marca s en pugna COPEL y COPPEL se advierte una coincidencia casi plena, pues éstas presentan similitudes extremas en cuanto a su grafía, ortografía y fonética, teniendo en cuenta que el único elemento disí mil entre ellas es la letra “p”, lo cual lleva a deducir a prima facie que existe una elevadísima po sibilidad de confusión para el consumidor. Igualmente, el sostuvo que COPEL goza de derecho de prela ción, teniendo en cuenta el registro de su nombre comercial el cual data del año 1982, además del an tecedente del registro de marca “COPEL S.R.L. y Logotipo” registrada en la clase Nro. 35. Finalmente concluyó que ambas marcas tienen por finalidad rubros afines, circunstancia que también arroja posi bilidad de confusión. Al momento de expresar agravios, el Abg. Ángel Peralta Heisecke manifestó que el Tribunal se limitó a los aspectos gramaticales y fonéticos de las marcas en pugna, no tratando ni resolviendo sobre los puntos expuestos en el escrito de contestación. El representante de la DINAPI expresó que la firma COPPEL S.A. DE C.V. posee en nuestro país los registros de las marcas COPPEL, TODO CON FACILIDADES ( slogan), Registro Nro. 318905/2008; SU CREDITO EN COPPEL VALE MAS QUE EL DINERO

Expediente: "COPEL S.A. C/ RESOLUCIÓN NRO. 207 DEL 28/09/17 Y OTRA DICTADAS POR LA DIRECCIÓN NACIONA L DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL".- (slogan), Registro Nro. 318906/2008; BANCOPEL Y ETIQUETA, Registro Nro. 317013/2008; EN COPPEL LA TI ENE FACIL (slogan), Registro Nro. 319133/2008. Además, que la marca COPPEL ha sido solicitada para l a clase Nro. 35, en tanto que el derecho invocado por la adversa es el registro de Nro. 331274 del 2 9 de abril del 2010 de la marca COPEL en la clase Nro. 16, por ende, la protección se da en clases d istintas. Por último, manifestó que existe diferencia sustancial en el logotipo de ambas marcas, lo cual diluye la posibilidad de confusión. Como antecedentes del caso, se observa que, por Resolución Nro. 161 del 12 de marzo del 2013, la Sec retaría de Asuntos Litigiosos de la DINAPI resolvió declarar improcedente la oposición deducida por la firma COPEL S.A. contra la firma COPPEL S.A. DE C.V., en cuanto a su solicitud de registro para l a marca COPPEL Y ETIQUETA, clase Nro. 35. Posteriormente, fue dictada la Resolución Nro. 207 del 28 de setiembre del 2017, por la cual el Director General de la Propiedad Industrial resolvió confirmar la Resolución Nro. 161 del 12 de marzo del 2013 y, en consecuencia, ordenar la prosecución de los t rámites de la solicitud de registro de la marca COPPEL Y ETIQUETA, clase Nro. 35, solicitada a favor de COPPEL S.A. DE C.V. El fundamento de la persecución del registro marcario, sostenido por la DINA PI, se fundamentó en que, si bien existen similitudes entre las marcas en pugna, ellas no cuentan co n identidad absoluta debido a la adición de una letra P en la solicitud y además la misma cuenta con una etiqueta lo cual hace que las marcas sean distinguibles, evitándose la confusión en el consumid or. Así, corresponde analizar si la resolución dictada por el Tribunal de Cuentas se ajusta o no a derec ho conforme lo dispuesto por la legislación marcaria, Ley Nro. 1294/98. Para lo cual es importante s eñalar que, tratándose de marcas, la cuestión de novedad y distintividad no es de solución fácil. Ex iste una línea tenue entre los signos registrables y los que no lo son. Lo que se busca es que el pú blico consumidor, el comprador frecuente y el titular de la marca, no sea posible de confusión al ad quirir un Luis María Benítez Riera Ministro Dr. Manuel Jesús Ramírez Cand MINISTRO Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra

producto en el caso del público consumidor, y al comercializar el mismo en el caso del titular de la marca. Igualmente, cabe apuntar lo señalado en doctrina por Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, en cuanto a los criterios generales que ayudan a la apreciación de la similitud al reali zar el análisis. "El primero de ellos, y acaso el más importante, es que los signos deben considerar se en su conjunto, en forma sucesiva y pre-flexiva. El segundo es que cotejo debe efectuarse en los tres campos en que la similitud puede manifestarse (gráfico, fonético e ideológico). El tercero es q ue debe atenderse más a las semejanzas que a las diferencias de detalle". ("Derecho de Marcas", Tomo II, 1989 Editorial Heliasta S.R.L., Pág. 42). De lo procedentemente transcripto corresponde analizar si cabe o no la posibilidad de confusión entr e las marcas "COPPEL Y ETIQUETA" solicitada por la firma COPPEL S.A. DE C.V. para la clase Nro. 35 y la marca "COPEL" registrada por la firma COPEL S.A. en la clase Nro. 16 y "COPEL S.R.L." de la clas e Nro. 35. En primer lugar, corresponde mencionar que consultada la página web de la DINAPI¹, por los registros de marcas aludidos -sostenidos para la oposición- por la firma COPEL S.A. se advierte que el regist ro de marca "COPEL S.R.L." de la clase Nro. 35 concedido por Registro Nro. 146594 se encuentra venci do desde el 28/05/01. Por otra parte, el registro de la marca "COPEL" de la clase Nro. 16 se encuent ra concedido y vigente por Registro Nro. 504847 hasta el 29/04/2030. Por tanto, la base de la oposic ión marcaría y sobre la cual versará el análisis es en relación a la marca "COPPEL Y ETIQUETA" solic itada para la clase Nro. 35 y "COPEL" registrada en la clase Nro. 16. En ese sentido, en el análisis del aspecto ortográfico, se aprecia que la marca solicitada "COPPEL Y ETIQUETA" cuenta con 6 letras en su denominación, mientras que la marca registrada "COPEL" cuenta c on 5 ¹https://servicios.dinapi.gov.py/

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Expediente: "COPEL S.A. C/ RESOLUCIÓN NRO. 207 DEL 28/09/17 Y OTRA DICTADAS POR LA DIRECCIÓN NACIONA L DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL". letras, siendo ambas marcas de 2 sílabas. En el aspecto fonético, coinciden en la pronunciación. Aho ra bien, en el aspecto gráfico, la marca solicitada agrega una etiqueta distintiva (fs. 70) y de igu al forma se percata, consultada la página web de la DINAPI antes citada, que la marca registrada COP EL en la clase Nro. 16 es una marca mixta, por tanto, también posee etiqueta propia. Sobre el punto, es importante señalar que, al ser ambas marcas mixtas, las etiquetas de cada una evo carán ciertos recuerdos en el consumidor, lo cual llamará su atención, otorgando una diferencia a se r notada en el público consumidor. Por otra parte, es importante mencionar que los servicios protegidos por la marca solicitada "COPPEL Y ETIQUETA" son los comprendidos en la clase Nro. 35 del Nomenclátor Internacional Niza. Al respect o dicha clase protege servicios de publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comer cial; trabajos de oficina. Mientras que, la marca registrada "COPEL" protege productos de la clase N ro. 16 del Nomenclátor Internacional Niza, es decir, protege: "papel y cartón; productos de imprenta ; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería y artículos de oficina, excepto mu ebles; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material de dibujo y material para artistas; pinceles; material de instrucción y material didáctico; hojas, películas y bolsas de mater ias plásticas para embalar y empaquetar; caracteres de imprenta, clichés de imprenta". Con lo expuesto, se puede concluir que las marcas en pugna protegen cosas distintas, pues en efecto, la marca solicitada se requiere para proteger servicios, mientras que la marca registrada protege p roductos y en ese sentido, se descarta la posibilidad de confusión en el plano ideológico. Cabe apun tar que nuestro país adopta el sistema uniclase (artículo 7º de la Ley Nro. 1294/98), por tanto, si la marca registrada "COPEL" deseaba proteger su denominación en la clase Nro. 35 (hoy pretendida) de bió hacer un registro **2 Artículo 7. El registro de una marca se concederá para una sola clase de la nomenclatura oficial . Para registrar una marca en varias clases se requiere una solicitud independiente para cada una de ellas.** Luis María Benítez Riera Ministro Dr. Manuel Delesús Ramírez Candil MINISTRO Abg. Norma Domínguez V. Secretaria Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra

independiente en dicha clase o en su caso, renovar el registro de marca con el que contaba anteriorm ente, lo cual no realizó. Por consiguiente, de todo lo analizado precedentemente, concibo la posibilidad de coexistencia pacíf ica entre las marcas en pugna al no encontrar elementos susceptibles de causar confusión, configuran do la marca solicitada una marca que reúne los requisitos de novedad, distintividad y especialidad c onforme a lo establecido en la legislación marcaria, Ley Nro. 1294/98 en su artículo 13. En consecue ncia, corresponde HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por el Abg. Ángel Peralta, en repr esentación de la DINAPI, y por tanto, REVOCAR el Acuerdo y Sentencia Nro. 88 del 22 de julio del 202 0, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, disponiéndose la prosecución del trámite de reg istro de la marca "COPPEL Y ETIQUETA" de la clase Nro. 35 del Nomenclátor Internacional Niza. En relación a las costas en esta instancia, corresponde que sean impuestas en el orden causado, de c onformidad al artículo 193 del Código Procesal Civil, por la interpretación que causa la resolución de la cuestión planteada. Es mi voto. A SU TURNO, LA DRA. MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS, DIJO: Comparto el razonamiento y la decisión del respetado colega de Sala que me procedió en el estu dio del presente recurso, a lo que solo me permito agregar que el artículo 7 de la Ley Nro. 1294 dis pone: "El registro de una marca se concederá para una sola clase de la nomenclatura oficial. Para re gistrar una marca en varias clases se requiere una solicitud independiente para cada una de ellas." Refuerzo con dicha fundamentación la forma del sentido dado a la resolución de recurso. En cuanto a las costas, también entiendo que las mismas corran por su 3 **Artículo 1.** Son marcas todos los signos que sirvan para distinguir productos o servicios. Las marcas podrán consistir en una o más palabras, lemas, emblemas, monogramas, sellos, viñetas, relieve s; los nombres, vocablos de fantasía, las letras y números con formas o combinaciones distintas; las combinaciones y disposiciones de colores, etiquetas, envases y envoltorios. Podrán consistir tambié n en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos o de sus envases o envolturas, o de los medios o lugar de expendio de los productos o servicios correspondientes. Este listado es meram ente enunciativo.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Expediente: "COPEL S.A. C/ RESOLUCIÓN NRO. 207 DEL 28/09/17 Y OTRA DICTADAS POR LA DIRECCIÓN NACIONA L DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL". Orden, por la misma fundamentación, el artículo 193 del Código de ritos, a lo que considero que tamb ién debe ser mencionada que una de las partes también interesadas en el juicio, que intervino en el pleito de carácter de tercero coadyuvante y a quien igualmente beneficiará, no respondió al traslado que resultó cumplido también a su parte (fs. 233), perdiendo el derecho a hacerlo en esta instancia (fs. 239). Es mi voto. A SU TURNO, EL DR. LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA, DIJO: Que se adhiere al voto del Ministro Manuel Dejesú s Ramírez Candia, por compartir los mismos fundamentos. Con lo que se dio por terminado el acto firmado SS.EE todo por ante mí, que lo certifico quedando ac ordada la sentencia que inmediatamente sigue: Ante mi: Luis María Benítez Riera Ministro Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candia MINISTRO Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra Abg. Norma Domínguez V. Secretaria

ACUERDO Y SENTENCIA Nro. 956.- Asunción, 22 de septiembre del 2021. VISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede, la Excelentísima; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA PENAL RESUELVE: 1. DECLARAR DESIERTO el recurso de nulidad interpuesto por el Abg. Ángel Peralta, en representación de la DINAPI, contra el Acuerdo y Sentencia Nro. 88 del 22 de julio del 2020, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala. 2. HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por el Abg. Ángel Peralta, en representación de la DINAPI, y, en consecuencia, REVOCAR el Acuerdo y Sentencia Nro. 88 del 22 de julio del 2020, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, disponiéndose la prosecución del trámite de registro de la marca "COPPEL Y ETIQUETA" de la clase Nro. 35 del Nomenclátor Internacional Niza, por los fundamentos expuestos en la resolución. 3. IMPONER las costas en el orden causado, en base al artículo 193 del Código Procesal Civil. 4. ANOTAR, registrar y notificar. Ante mi: Luis María Bonet Riera Ministro Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candil MINISTRO Abg. Norma Domínguez V. Secretaria Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra