Jurisprudencia CSJ

EXPEDIENTE: PIRO´Y S.A. INDUSTRIALIZADORA DE FRÍO C/ RES. N° 332/18 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DICT. P OR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: No ciento treinta y dos En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los días veintiuno del mes de... d iciembre... del año dos mil veintiuno, estando reunidos en la Sala de Acuerdos los Excmos. Señores M inistros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, los Dres. LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA, MANUEL DEJ ESÚS RAMÍREZ CANDIA Y MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS, por ante mí, la Secretaria autorizante, se traj o el expediente caratulado: "PIRO´Y S.A. INDUSTRIALIZADORA DE FRÍO C/ RES. N° 332/18 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DICT. POR LA DIRECCION NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL", a fin de resolver el Recurso de Apelación interpuesto contra el Acuerdo y Sentencia N° 203 de fecha 1/07/2020, dictado por el Tr ibunal de Cuentas, Segunda Sala. Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvió plan tear y votar las siguientes: **CUESTIONES:** Es nula la sentencia recurrida? En caso contrario, se halla ajustada a derecho? Practicando el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: LUIS M ARÍA BENÍTEZ RIERA, MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS Y MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA. **A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA**, el Dr. BENÍTEZ RIERA dijo: QUE, si bien la parte demandada, la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, solo interpuso el r ecurso de apelación (fs. 175) contra el Acuerdo y Sentencia N° 203 de fecha 1/07/2020, dictado por e l Tribunal de Cuentas, Segunda Sala; el Tribunal de Cuentas por A.I. N° 545 del 19/08/2020 (fs. 179) concedió recursos de nulidad y apelación. Así, por imperio del artículo 405 del CPC ("La interposic ión del recurso de nulidad podrá hacerse independiente, conjunta o separadamente con el de apelación , en el cual se lo considerará implícito..."), debemos referirnos al recurso de nulidad. Luis María Benítez Riera Ministro Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candia MINISTRO Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra Abg. Norma Domínguez V. Secretaria

Que, luego de un análisis pormenorizado de la sentencia recurrida, no se observan en ella vicios o d efectos que ameriten la declaración de oficio de su nulidad en los términos autorizados por los Artí culos 113 y 404 del Código Procesal Civil. ES MI VOTO, A su turno los Dres. RAMÍREZ CANDIA Y LLANES OCAMPOS, manifiestan que se adhieren al voto que antece de por los mismos fundamentos. **A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA**, el Dr. BENÍTEZ RIERA dijo: Por Acuerdo y Sentencia N° 203 de fecha 1/07/2020, el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, resolvió: 1 ) HACER LUGAR a la demanda contencioso administrativa instaurada por la firma Piro´y S.A. Industrial izadora de Frío, 2) REVOCAR la Resolución N° 434 de fecha 13/10/2016 dictada por la Secretaría de As untos Litigiosos y la Resolución N° 332 de fecha 20/11/2018 dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual - DINAPI, 3) IMPONER las costas a la perdida, 4) ANOTAR, registrar, notificar y remitir copia a la Excma. Corte Suprema de Justicia. QUE, antes de entrar a estudiar el fondo de la cuestión debemos realizar una breve síntesis de las c uestiones administrativas que sirvieron de base a la presente demanda. Así tenemos que en fecha 23/0 9/2014 se presenta ante la Dirección de la Propiedad Industrial dependiente del Ministerio de Indust ria y Comercio la firma Shopping Todo Hogar S.A., a través de su agente Raquel Toñanez Ortiz, a soli citar el registro de la marca “LUMINOCENTRO”, en la clase 35. En fecha 13/05/2015 se presenta la fir ma Piro´y S.A. Industrializadora de Frío, bajo patrocinio del Agente Hugo Berkemeyer, a deducir opos ición contra la solicitud de registro de la marca solicitada (LUMINOCENTRO) en base a su marca “LUMI NOTECNIA”, registrada en la clase 35. Al respecto la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos dictó la Resolución N° 434 de fecha 13/10/2016, por la cual resolvió: 1) DECLARAR IMPROCEDENTE y no hacer lugar a la acción deducida por la firma Piro´y S.A. Industrializadora de Frío sobre oposición al re gistro de la marca “LUMINOCENTRO”, clase 35, 2) DISPoner la persecución del trámite de registro de l a marca “LUMINOCENTRO”, clase 35, a favor de la firma SHOPPING TODO HOGAR S.A. La firma Piro´y S.A. Industrializadora de Frío se presenta a interponer recurso de apelación contra la Resolución N° 434 de fecha 13/10/2016. En respuesta a dicho recurso, la Dirección General de la Propiedad Industrial d el Ministerio de Industria y Comercio dicta la Resolución N° 332 de fecha 20/11/2018 por la cual res olvió: 1) CONFIRMAR en todas sus partes la Resolución N° 434 de fecha 13/10/2016 dictada por la Dire cción de Asuntos Marcarios Litigiosos, 2) DISPoner la persecución de trámites de la solicitud de reg istro de la marca “LUMINOCENTRO”, clase 35, de la firma Shopping Todo Hogar S.A. QUE, ya en sede jurisdiccional, la firma Piro´y S.A. Industrializadora de Frío se presenta ante el T ribunal de Cuentas en fecha 12/02/2019 a deducir demanda contencioso administrativa contra las Resol uciones N° 434 de fecha 13/10/2016

EXPEDIENTE: PIRO´Y S.A. INDUSTRIALIZADORA DE FRÍO C/ RES. N° 332/18 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DICT. P OR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos y N° 332 de fecha 20/11/2018 dictada por Di rección de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria y Comercio. Luego de los trámites de rigor dentro del proceso contencioso administrativo, el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, dicto el Acuerdo y Sentencia N° 203 de fecha 1/07/2020, más arriba citado. QUE, contra esta decisión del Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, el Abogado Ricardo Cattoni Gubetich , en nombre y representación de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), fundamenta el recurso de apelación interpuesto (fs. 182/183), argumentando en resumidas cuentas que la resoluci ón recurrida adolece de superficialidad dada por circunscribirse al análisis y cotejo meramente gram atical y ortográfico entre las marcas en pugna, evidentemente insuficiente para discernir la registr abilidad de la marca solicitada en razón de que en la mencionada clase existen varias marcas registr adas con el radical LUMI para proteger productos relativos al rubro iluminación. Agregó que esto imp lica que la marca Luminotecnia ha venido coexistiendo pacíficamente con otras marcas con el mismo ra dical. Manifestó que comparando la desinencias de las denominaciones, TECNIA y CENTRO, no presentan semejanza alguna, por lo que mal podría afirmarse que las mismas son susceptibles de confusión entre los consumidores. Luego de otras ponencias, terminó solicitando se dicte sentencia, revocando la re solución recurrida, rechazando la demanda y confirmando las resoluciones administrativas impugnadas. QUE, de lo precedentemente analizado y transcripto, resulta obvio que el meollo de la cuestión se ci rcunscribe a resolver si la marca solicitada por la firma Shopping Todo Hogar S.A. (LUMINOCENTRO), y cuya inscripción debería hacerse en la clase 35, se presta o no a confusión frente a la marca opone nte ya inscrita en dicha clase, de la firma Piro´y S.A. Industrializadora de Frío (LUMINOTECNIA) y s i pudiera o no inducir al error en el público consumidor. QUE, entrando a examinar la cuestión, debo señalar como ya dijera en fallos análogos anteriores, que la esencia de la marca está en poder excluir a otros en el uso de marcas confundibles. El espíritu de la legislación marcaria, conforme la Luis María Benfiez Riera Ministro Dr. Manuel Delgado Remirez Canda Ministro Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra Abg. Norme Dominguez V. Secretaria

doctrina imperante, es el de evitar la confusión. Tanto es así que ya no se habla de que las marcas deben ser claramente inconfundibles, sino que deben ser claramente distinguibles. Se pone acento así en la necesidad de una clara diferenciación de las marcas en pugna. En el caso sub-examine ¿son las marcas en pleito confundibles? | | | | | | | LUMINOCENTRO (Marca solicitada) | LUMINOTECNIA (Marca oponente registrada) | Que, luego de contrastar las marcas en pugna y para llegar a un veredicto sobre la confundibilidad o no de las mismas, resulta imperioso realizar el análisis de diferenciación gráfica, fonética e ideo lógica, los tres campos principales en los cuales debe efectuarse el cotejo de los signos marcarios según los autorizados autores marcarios Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas (Derecho de Marc as, Tomo II, Editorial Eliasta). Así, sabiendo que las cuestiones marcas no se limitan a reglas preestablecidas sino que responden a un análisis prudente realizado por parte del juzgador, del cual se torna imposible prescindir de cie rta subjetividad razonable y, colocándome en el papel de público consumidor y contrastando las marca s en pugna, la primera impresión que me producen es que las mismas no son confundibles, aprehensión esta que se prolongó en los sucesivos cotejos que he realizado. Es decir la percepción de las marcas enfrentadas no me provoca una sensación espontanea de semejanzas capaz de suscitar equivocos entre ellas. Considero que el hecho que en ambas marcas el punto de similitud sea la palabra LUMINO no es razón s uficiente ni valedera para impedir el registro de la marca solicitada. Es así que, la marca oponente no puede impedir un registro con la intención de adueñarse de un término (LUMINO) por el solo hecho de que su marca, a su criterio, es prestigiosa y reconocida, es más, justamente por ello, por ser u na marca reconocida y de notoria trayectoria, tiene su público consumidor bien formado e instruido q ue difícilmente caiga en confusión. Me mantengo en que la marca solicitante goza del elemento de dis tintividad necesario que impediría al consumidor entrar en confusión (directa-indirecta) o asociació n. Que, en conclusión y por las razones precedentes, considero posible la existencia y convivencia en e l mercado de las marcas en pugna, pues no veo peligro de confusión en el público consumidor. Como di je, la marca oponente no puede impedir un registro, con la intención de adueñarse de un término (en este caso la raíz), por el solo argumento de un supuesto aprovechamiento de notoriedad, dilución, co nfusión o asociación, cuestiones estas que no fueron debidamente probadas en autos. Que, de lo precedentemente expuesto, concluyo sin temor a equivocos, que las marcas en pugna son inc onfundibles, no existiendo riesgo de error, confusión, asociación o dilución, ni perjuicio para que ambas marcas puedan coexistir pacíficamente. Por lo tanto, corresponde HACER LUGAR al recurso de ape lación deducido por el Abogado Ricardo Cattoni Gubetich, en representación de la Dirección

EXPEDIENTE: PIRO' Y S.A. INDUSTRIALIZADORA DE FRÍO C/ RES. N° 332/18 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DICT. POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), y en consecuencia, REVOCAR el Acuerdo y Sentencia N° 203 de fecha 1 de julio de 2020, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segundo Sala; lo cual acarrea como corolario lógico, la confirmación de las Resoluciones N° 434 de fecha 13/10/2016 de la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos y N° 332 de fecha 20/11/2018 dictada por la Dirección Nacional de la P ropiedad Industrial, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio. En cuanto a las costas, las mismas deberán ser impuestas al perdidoso, en virtud a lo establecido en el artículo 203 inc. b) de l CPC. ES MI VOTO. Que a su turno, el Dr. MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA dijo: Que disiente respetuosamente de la opinió n del Ministro Luis María Benítez Riera, en cuanto a hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el representante de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, por los motivos que expone a continuación: En el presente juicio se discute la posibilidad de confusión entre las marcas LUMINOTECNIA (marca re gistrada, propiedad de la firma PIROY S.A. INDUSTRIALIZADORA DE FRÍO) y LUMINOCENTRO (marca solicita da por la firma SHOPPING TODO HOGAR S.A.) ambas pertenecientes a la clase nro. 35 del nomenclátor in ternacional. En ese sentido, para responder la interrogante planteada es necesario efectuar el cotej o marcario en los campos en los cuales la similitud puede manifestarse, es decir, gráfico, ortográfi co fonético e ideológico. En la doctrina, los autores Guillermo Cabanellas y Luis Eduardo Bernote señalan que: "A través del t iempo se han desarrollado ciertos criterios generales que ayudan a la apreciación de la similitud en tre las marcas. El primero de ellos, y acaso el más importante, es que los signos deben considerarse en su conjunto, en forma sucesiva y pre flexiva. El segundo es que el cotejo debe efectuarse en los tres campos en que la similitud puede manifestarse (gráfico, fonético e ideológico). El tercero es que debe atenderse más a las semejanzas que a las diferencias de detalle". (Luis Eduardo Bertone – G uillermo Cabanellas de las Cuevas, “Derecho de Marcas”, Tomo II, 1989 Editorial Heliasta S.R.L., Pág . 42). Así, en el aspecto ortográfico se puede apreciar que la marca del oponente –LUMINOTECNIA- se compone de 5 sílabas, 12 letras. Mientras que la marca solicitada –LUMINOCENTRO- se compone de 5 sílabas, 1 2 letras. En el aspecto fonético, ambas marcas comienzan con la denominación “LUMINO” advirtiéndose que las terminaciones son distintas para una y otra. Pese a contar con terminaciones diferentes, enc uentro configurada la similitud fonética, pues las marcas al ser pronunciadas tienen un sonido simil ar. En cuanto al aspecto gráfico, no se advierten logotipos designados para las marcas en pugna por lo cual, no corresponde Luis María Benítez Riera Ministro Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candia MINISTERIO Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra

el estudio de este campo. Ahora bien, en lo que hace al **aspecto ideológico**, encuentro que ambas marcas evocan similares ideas, que deriva del contenido de sus signos, pues en definitiva ambas prot egen servicios de la misma clase, nro. 35¹ del nomenclátor internacional. Por tanto, del análisis de las marcas en pugna, arribo a la conclusión de que se podría producir la confusión en el consumidor en el momento de adquirir uno u otro servicio, puesto que las marcas que la identifican son bastante similares y serían utilizados para los mismos fines. Asimismo, es importante mencionar que nuestra legislación marcaría, Ley Nro. 1.294/98, establece en su artículo Nro. 2, inciso f) que: "No podrán registrarse como marcas: f) Los signos idénticos o sim ilares a una marca registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos producto s o servicios, o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca;" Por consiguiente, del análisis comparativo entre las marcas en pugna, considero que la marca solicit ada "LUMINOCENTRO" no reúne los requisitos de novedad, distintividad y especialidad. En base a todo lo precedentemente expuesto, soy del parecer que corresponde RECHAZAR el recurso de a pelación y en consecuencia CONFIRMAR el Acuerdo y Sentencia Nro. 203 del 01/07/2020 dictado por el T ribunal de Cuentas, Segunda Sala. En relación a las costas del juicio, las mismas deben ser impuestas en el orden causado, conforme a lo establecido en el Art. 193 del Código Procesal Civil, por la interpretación que causa la resoluci ón de la cuestión planteada. Es mi voto. A su turno, la Ministra Dra. MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS, manifiesta que se adhiere al voto del Mi nistro Preopinante, Dr. Luis María Benítez Riera, por los mismos fundamentos. Con lo que se dio por terminado el acto firmando S.S.E.E. todo por ante mí que lo certifica quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue: Luis María Benítez Riera Ministro Dr. Manuel Delgado Ramírez Canda MINISTRO Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra ANTE MI: Abg. Norma Domínguez V. Secretaria ¹ Publicidad; gestión, organización y administración de negocios comerciales; trabajos de oficina.

EXPEDIENTE: PIRO Y S.A. INDUSTRIALIZADORA DE FRÍO C/RES. N° 332/18 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DICT. PO R LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. Asunción, 20 de Septiembre 2.021.- VISTOS los méritos del Acuerdo que antecede, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA PENAL RESUELVE: 1) HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por el Abogado Ricardo Cattori Gubetich, en repre sentación de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), y en consecuencia; 2) REVOCAR el Acuerdo y Sentencia N° 203 de fecha 1 de julio de 2020, dictado por el Tribunal de Cue ntas, Segundo Sala; lo cual acarrea como corolario lógico, la confirmación de las Resoluciones N° 43 4 de fecha 13/10/2016 de la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos y N° 332 de fecha 20/11/2018 d ictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio: de conformidad con lo expuesto en el exordio de la presente Resolución. 3) IMPONER las costas a la perdidosa (art. 203 inc. b) del CPC). 4) ANOTAR y notificar. Luis María Benítez Riera Ministro Dr. Manuel Delgado Ramírez Ccndia MINISTRO ANTE MÍ: Abg. Norma Dominguez Secretaria Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra