Jurisprudencia CSJ

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Expediente: "AKZO NOBEL N.V. C/ RESOLUCIÓN N° 60 DEL 21 DE OCTUBRE DE 1998 DE LA SECRETARIA DE ASUNT OS LITIGIOSOS U LA N° 114 DEL 2 DE JULIO DE 2002 DE LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL" ACUERDO Y SENTENCIA NUMERO OCHO CIENTOS VEINTIUNO EN la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a diecinueve días , del mes de agost o ,del año dos mil veintiuno, estando reunidos en la Sala de Acuerdos los Excmos. Señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, los Dres. LUIS MARIA BENITEZ RIERA, MANUEL DEJESUS RAMI REZ CANDIA y CESAR A. GARAY, por ante mí la Secretaria autorizante, se trajo el expediente caratulad o: "AKZO NOBEL N.V. C/ RESOLUCIÓN N° 60 DEL 21 DE OCTUBRE DE 1998 DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS LITIGI OSOS U LA N° 114 DEL 2 DE JULIO DE 2002 DE LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL", a fin de resolv er los Recursos de Apelación y Nulidad contra el Acuerdo y Sentencia №917,de fecha 17 de setiembre d el 2012, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala. CUESTIONES ¿Es nula la Sentencia apelada?________________________ En caso contrario, se halla ella ajustada a derecho?______________ Practicando el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: BENITE Z RIERA, GARAY, RAMIREZ. A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. BENITEZ RIERA dijo: El Abog. VICTOR ABENTE BRUN, no ha funda do expresamente el Recurso de Nulidad planteado, por lo que se lo debe tener por desistido. Por otro lado, no se observan en la resolución recurrida vicios o defectos que ameriten la declaración de of icio de su nulidad en los términos autorizado por los Arts. 113 y 404 del Código Procesal Civil. Cor responde consecuentemente desestimar este recurso. Luis Mario Benitez Riera Ministro Dr. Manuel Dejesus Ramirez Candia MINISTRO Cesar Antonio Garay Abg. Norma Dominguez V. Secretaria

El Ministro César Antonio Garay, dijo: El Abogado Víctor Abente Brun no fundamentó éste Recurso. Tam poco no se advierten vicios o defectos que ameriten anular de oficio el Fallo recurrido, en los térm inos que autorizan los Artículos 113 y 404, del Código Procesal Civil. Corresponde declarar Desierto el Recurso. Así voto. A su turno, el Ministro Manuel Dejesús Ramírez Candia, manifiesta que se adhiere al voto que anteced e, por los mismos fundamentos. **A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA**, el Dr. **BENITEZ RIERA** prosiguió diciendo: Por Acuerdo y Sent encia N° 917 de fecha 17 de septiembre de 2012, el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, resolvió: 1) N O HACER LUGAR a la presente acción contenciosa administrativa, planteada por la firma AKZO NOBEL N.V ., contra Resoluciones N° 60, de fecha 21 de octubre de 1998, de la SECRETARÍA DE ASUNTOS LITIGIOSOS ; y la N° 114, del 2 de julio de 2002, dictada por la DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL y, en con secuencia, 2) CONFIRMAR las Resoluciones N° 60 de fecha 21 de octubre de 1998, de la SECRETARÍA DE A SUNTOS LITIGIOSOS; y la N° 114 del 2 de julio de 2002, dictada por la DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDU STRIAL. 3.-) IMPONER LAS COSTAS a la perdidosa, la parte actora...” Que, el Abog. VICTOR ABENTE BRUN, ha fundado el recurso de apelación interpuesto en los términos del escrito obrante a fs. 301 a 307 de autos, expresando en su parte sustancial que: "...las marcas en pugna son suficientemente distinguibles una de la otra, ya que ambas responden al nombre comercial d e las empresas titulares de las mismas, las cuales se dedican a rubros distintos y tienen una larga trayectoria en el mercado además del hecho de que la marca solicitada es una marca mixta, a diferenc ia de la oponente, es decir, está compuesta por una parte denominativa y otra gráfica (diseño), que le aporte un grado aún mayor de novedad. En su parte denominativa demuestra notorias diferencias gra maticales con la marca oponente, ya que consta de dos elementos (AKZO y NOBEL), a diferencia de la m arca oponente que consta de uno solo, NOBEL, que no es desde ningún punto de vista el elemento princ ipal o preponderante en la marca solicitada. Además el cotejo marcario debe hacerse analizando las m arcas en su conjunto, es decir, sin

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA** Expediente: "AKZO NOBEL N.V. C/ RESOLUCIÓN N° 60 DEL 21 DE OCTUBRE DE 1998 DE LA SECRETARIA DE ASUNT OS LITIGIOSOS U LA N° 114 DEL 2 DE JULIO DE 2002 DE LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL" **AGUERDO Y SENTENCIA NUMERO ... ochocientos veintiuno** desmembrarlas, y es ahí donde resaltan las claras diferencias entre una y otra marca en los planos g ramatical, visual y fonético..." Concluyó solicitando la revocación del fallo recurrido. Que, por A.I. n° 59 de fecha 04 de febrero de 2016, ésta Sala Penal resolvió: "DAR por decaído el De recho que han dejado de utilizar la parte demandada Ministerio de Industria y Comercio y la parte Co adyuvante Firma Industrias Gráficas Nobel S.A., para presentar escrito de contestación del traslado que se les corriera por la parte apelante..." QUE, antes de entrar a estudiar el fondo de la cuestión debemos realizar una breve síntesis de las c uestiones administrativas que sirvieron de base a la presente litis. Así tenemos que por Resolución N° 60 de fecha 21 de octubre de 1998, resolvió: "Art. 1º DECLARAR procedente y hacer lugar a la acci ón deducida por la firma INDUSTRIAS GRAFICAS NOBEL S.A. contra la firma AKZO NOBEL N.V. sobre oposic ión al registro de marca "AKZO NOBEL y Diseño", clase 2. Art. 2º RECHAZAR la solicitud de registro d e la marca "AKZO NOBEL y Diseño", clase 2, Exp. N° 3.968/94, solicitada por la firma AKZO NOBEL N.V. .." Asimismo, por Resolución N° 114 de fecha 2 de julio de 2002, el Director de la Propiedad Industr ial resolvió: "Art. 1º CONFIRMAR en todas sus partes la Resolución N° 60 de fecha 21 de octubre de 1 998, dictada por la Sección de Asuntos Litigiosos, dependiente de ésta Dirección. Art. 2º RECHAZAR l a solicitud de registro de la marca "AKZO NOBEL" Y DISEÑO, clase 2, Expte. N° 3968/94 solicitada por la firma AKZO NOBEL N.V..." Luis María Benítez Riera Ministro Dr. Manuel Dejesús Ramírez G. MINISTRO Abg. Norma Domínguez V. Secretaria César Antonio Gómez

QUE, analizadas las constancia de autos, observamos que la cuestión a dilucidar se circunscribe a re solver si la marca solicitada por la firma AKZO NOBEL y diseño, cuya inscripción solicita en la clas e 2, se presta o no a confusión frente a la marca oponente “NOBEL” y si pudiera o no inducir al erro r en el público consumidor. QUE, teniendo como parámetro lo establecido en la Ley 1294/98 de Marcas y entrando a examinar la cue stión, debo señalar como ya dijera en fallos análogos anteriores, que la esencia de la marca está en poder excluir a otros en el uso de marcas confundibles. El espíritu de la legislación marcaria, con forme la doctrina imperante, es el de evitar la confusión. Tanto es así que ya no se habla de que la s marcas deben ser claramente inconfundibles, sino que deben ser claramente distinguibles. Se pone a cento así en la necesidad de una clara diferenciación de las marcas en pugna. En el caso sub-examine ¿son las marcas en pleito confundibles? Que, basándome en las características que adornan a las marcas en litigio, sostengo que es la totali dad del conjunto lo que debe ser objeto de análisis. Así, sabiendo que las cuestiones marcarias no s e limitan a reglas preestablecidas sino que responden a un análisis prudente realizado por parte del juzgador, del cual se torna imposible prescindir de cierta subjetividad razonable y, colocándome en el papel de público consumidor y contrastando las marcas en pugna, la primera impresión que me prod ucen es que las mismas no son confundibles, aprehensión esta que se prolongó en los sucesivos cotejo s que he realizado. Es decir la percepción de las marcas enfrentadas no me provoco una sensación esp ontanea de semejanzas capaz de suscitar equívocos entre ellas. QUE, si bien ambas marcas comparten una misma palabra y resulta innegable la similitud, no es menos cierto que existen diferencias que las separan, una de ellas es que la marca solicitada AZKO NOBEL y DISEÑO, es una marca mixta, que va acompañada de la figura del torso de un hombre con los brazos ex tendidos, mientras la marca oponente tiene una tipografía especial diferente a la de la marca solici tada. Es así que sostengo que la marca solicitante goza del elemento de distintividad necesario que impediría al consumidor entrar en confusión. QUE, por otro lado, la marca solicitante, al ser una marca internacional y mundialmente conocida, in scrita ya en varios países

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA** Expediente: "AKZO NOBEL N.V. C/ RESOLUCIÓN N° 60 DEL 21 DE OCTUBRE DE 1998 DE LA SECRETARIA DE ASUNT OS LITIGIOSOS U LA N° 114 DEL 2 DE JULIO DE 2002 DE LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL" **QUERIDO Y SENTENCIA NUMERO .....Ochocientos veintiuno.** ///... Cont. Pág. 3 además de su país de origen, goza de la protección de las normas que rigen la cuestión, que en este caso están contenidas tanto en la Ley 1294/98 De Marcas como en el Convenio de París, ratificado en nuestro país por Ley 300/94. Consecuentemente, podemos concluir sin temor a equívocos, que las marcas en pugna son inconfundibles , no existiendo perjuicio para que ambas marcas puedan coexistir pacíficamente. QUE, por tanto, en base a las consideraciones precedentes y a las normas legales citadas, soy de par ecer que el Acuerdo y Sentencia No 917 de fecha 17 de septiembre de 2012, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, debe ser revocado. En cuanto a las costas en esta instancia, las mismas debe rán ser impuestas al perdedor, en virtud a lo establecido en el artículo 192 del CPC. ES MI VOTO. A la segunda cuestión planteada, el señor Ministro César Antonio Garay prosiguió diciendo: Adhiero j uzgamiento a la opinión del Ministro preopinante en lo que concierne al sentido de revocar la Resolu ción recurrida, pero por las siguientes motivaciones; Por el Fallo recurrido, el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, resolvió: "1.-) NO HACER LUGAR a la pr esente acción contenciosa administrativa planteada por la firma AKZO NOBEL N.V. contra Resoluciones N° 60 del 21 de octubre de 1998 de la SECRETARIA DE ASUNTOS LITIGIOSOS, y la N° 114, del 2 de julio de 2.002 dictada por la DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL y, en consecuencia, 2.-) CONFIRMAR las Resoluciones N° 60 de fecha 21 de Luis María Boniféz Riera Ministro Dr. Manuel Dejesús Ramírez Canc. MINISTRO César Antonio Garay

octubre de 1.998 de la SECRETARIA DE ASUNTOS LITIGIOSOS; y la N° 114, del 2 de julio de 2.002, dicta da por la DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL; 3.-) IMPONER LAS COSTAS, a la perdidosa, la parte ac tora y; 4.-) NOTIFICAR, anotar…”.__________________ El Tribunal, con ese juzgamiento dejó expresa constatación que tuvo en primacía factores visuales, o rales, ortográficos, conceptuales e ideológicos para llegar a tal conclusión. Además, afirmó que eso s elementos fueron esenciales para hallar suficiente posibilidad de confusión en dichas marcas._____ _____________ El Artículo 2º, de la Ley N° 1.294/98, norma: “No podrán registrarse como marcas: f) los signos idén ticos o similares a una marca registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mism os productos o servicios, o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar riesgo de c onfusión o de asociación con esa marca; g) los signos que constituyan una reproducción, imitación, t raducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo, idéntico o simila r, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquie ra que sean los productos o servicios a los que se apliquen el signo, cuando su uso y registro fuese n susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifiquen un aprov echamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la maner a o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo”. Asimismo, el Artículo 16 del mismo Cuerpo legal reza: “Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de ele mentos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen de uso común o necesario en el comercio”.__________________ Así expuesta, la Ley impone como primer paso la confrontación o cotejo marcario para luego valorar l os efectos de signos gráficos y fonéticos que acaecen espontáneamente en el consumidor desprevenido cuando más son las semejanzas que las diferencias entre marcas. Para apreciar si la que es cuestiona da puede generar confusión, el Juzgador habrá de situarse en condiciones vivenciales normales y usua les del consumidor ante los citados efectos gráficos, fonéticos. Y también la

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA** Expediente: "AKZO NOBEL N.V. C/ RESOLUCIÓN N° 60 DEL 21 DE OCTUBRE DE 1998 DE LA SECRETARIA DE ASUNT OS LITIGIOSOS U LA N° 114 DEL 2 DE JULIO DE 2002 DE LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL" Inducción psicológica advirtiendo que la protección no se extiende a los consumidores irreflexivos e indolentes, desatentos, distraídos, etc. Surge notoriamente que hubieron errores de apreciación y juzgamiento entre una y otra marca, pues so n evidentes las diferencias existentes entre ambas que hace que sea muy difícil ocasionar confusión visual entre "AKZO NOBEL y Diseño" (AKZO NOBEL N.V.) del accionante y "NOBEL" de INDUSTRIAS GRÁFICAS NOBEL S.A. Esta última se dedica al rubro y labores de imprenta, estampación, impresos, etc., muy c onocidas por sus marcas, entre otras, de cuadernos "Avón". La marca Akzo Nobel y Diseño ya coexiste en nuestro medio y se encuentra registrado como "Nobel", en otras clases como son los números 1,3,5, 7,9,10,17,19,21,22,23,24,30,35,36,37,41,42. El nombre comercial es uso exclusivo del titular, pudiendo registrarlo como signo marcario tal y com o lo establece el Artículo 72, de la Ley N° 1294/98, que reza: "El nombre comercial podrá estar cons tituido por la designación, el nombre del comerciante, la razón social adoptada, la enseña o sigla u sada legalmente en relación a una determinada actividad comercial, y constituye propiedad a los efec tos de ésta ley". Las circunstancias que provocaron ésta Acción, han sido demostradas por la demandante. El consumidor de los productos clase 02, ofrecidos por AKZO NOBEL Y DISEÑO, no son comunes y corrientes, siendo d e especial preferencia, por lo que no cabe la posibilidad -racional e intelectiva- de confundir una marca con la otra al momento de sus adquisiciones. La trayectoria comercial de AKZO NOBEL N.V., es d e <signature>Guadry Cecilia Andújar González </signature>

larga data y hasta reconocida incluso en el exterior, según se advierten de las instrumentales obran tes a fs. 134/44, las que a su vez no fueron controvertidas por la adversa. Recapitulando a manera de epílogo: no hay motivos legales ni fundamentos jurídicos que lleven a otra conclusión que no sea la admisión de coexistencia pacífica en el ámbito empresarial y comercial del medio, solicitada por AKZO NOBEL Y DISEÑO en la clase 02, con la marca registrada NOBEL propiedad d e Industrias Gráficas Nobel S.A., clase 02. Por ello, corresponde en Derecho, revocar el Acuerdo y S entencia Número 917, dictado el 17 de Septiembre del 2.012, por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala . Y por consiguiente, la Resolución N° 60, fechada 21 de Octubre de 1.998, de la Secretaría de Asunt os Litigiosos; y la Resolución N° 114, del 2 de Julio del 2.002, dictadas por la Dirección de la Pro piedad Industrial. En cuanto a las Costas, teniendo que hubo opiniones disímiles en el Fallo recurrido en las interpret aciones de hechos como Derechos, se encuentra previsto y normado por el Artículo 193, del Código Pro cesal Civil, a modo de exceptuar la regla general impuesta en el Artículo 192, del mismo Cuerpo lega l y por exégesis que requiere el juzgamiento, aquí la Parte contraria tuvo razón probable para funda r su Derecho y litigar. Cabe a plenitud imponerlas en el orden causado en esa Instancia. Es mi voto. A su turno, el Ministro Manuel Dejesús Ramírez Candia, manifiesta que se adhiere al voto que anteced e, por los mismos fundamentos. Con lo que se dio por terminado el acto firmando S.S.E.E. todo por ente mí que lo certifica quedando acordada la Sentencia que inmediatamente sigue: Ante mi: Luis María Benítez Rica Ministro Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candia MINISTRO Abg. Norma Domínguez V. Secretaria

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA** Expediente: "AKZO NOBEL N.V. C/ RESOLUCIÓN N° 60 DEL 21 DE OCTUBRE DE 1998 DE LA SECRETARIA DE ASUNT OS LITIGIOSOS U LA N° 114 DEL 2 DE JULIO DE 2002 DE LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL" Ochoientos veintiuno VISTOS los méritos del Acuerdo que antecede, la ; **CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA PENAL** RESUELVE: 1) DECLARAR DESIERTO el Recurso de Nulidad interpuesto. 2) HACER LUGAR al Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado VICTOR ABENTE BRUN, en representac ión de la firma AKZO NOBEL N.V., y en consecuencia; 3) REVOCAR el Acuerdo y Sentencia N°-917.de fecha 17 de Septiembre de 2012, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, de conformidad con lo expuesto en el exordio de la Resolución. 4) IMPONER las Costas en el orden causado. 5) ANOTAR y notificar. Ante mí: Luis María Benítez Riera Misionero Dr. Manuel Dejesús Ramírez Cand MINISTRO César Antonio Garay Abg. Norma Domínguez V. Secretaria Enmendado: 2021 Vale Abg. Norma Domínguez V. Secretaria