Jurisprudencia CSJ

1 Corte Suprema de Justicia EXPEDIENTE: "SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG c/ Resolución 711 de fecha 04 de diciembre de 2013 y otra dictadas por el M.I.C' __ 01 82 MR3AM111 ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO Leixientos setenta y nueve.- ¿Enta ciudadade Asunción, República del Paraguay, a los secte días del mes de ili año dos mil veintiuno, estando reunidos en la Sala de Acuerdos, los Ministros de lascorte Suprema de Justicia, Sala Penal, MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS, MANUEL DE JESÚS RAMÍREZ CANDIA y EUGENIO JIMÉNEZ ROLÓN, quien integra esta Sala Penal, por ante mí el Secretario autorizante, se trajo a acuerdo el expediente arriba individualizado a fin de resolver el recurso de apelación y la nulidad interpuestos contra el Acuerdo y Sentencia 395 de fecha 14 de agosto de 2015, dictada por la Segunda Sala del Tribunal de Cuentas. Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvió plantear las siguientes:- CUESTIONES ¿Es nula la sentencia apelada? En caso contrario, ¿se halla ajustada a derecho? Practicado el sorteo de ley, para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: LLANES, RAMÍREZ y JIMÉNEZ. A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, LA SEÑORA MINISTRA LLANES OCAMPOS SOSTUVO: La parte impetrante no se refirió en concreto al estudio de la nulidad, tampoco se detectaron méritos para un pronunciamiento de oficio, como lo autoriza el artículo 113 del Código Procesal Civil, por lo que la desestimación deviene ineludible. Es mi voto.- A SU TURNO, EL MINISTRO RAMÍREZ CANDIA MANIFESTÓ SU ADHESIÓN AL VOTO QUE ANTECEDE.- A SU TURNO, EL MINISTRO JIMENEZ ROLÓN SOSTUVO: La parte recurrente no fundamentó espeefficamente el recurso de nulidad (fs. 237/240). No se advierten, en la resolución recurida, vicios que ameriten ur pronunciamiento oficioso ex art. 113 del código rocesal Civil Por tanto, corresponde declaral desierto este recurso. Ministro MINISTRO Dra. Ma. Carelina Llanes O. Ministra Abg. Torma Dominguez V. Sackataria /

2 ./|/... A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, LA MINISTRA LLANES OCAMPOS PROSIGUIO SOSTENIENDO: el Tribunal de Cuentas hizo lugar a la presente demanda contencioso administrativa, por lo que resulta la firma que había solicitado con éxito el registro de la marca FUELPAR S.A (con logo) para la clase 37, lo que la constituye en una marca mixta, ya que posee la titularidad de las mismas en las clases 4 y 37 (fs. 86/89), lo que afirma tiene resguardo de la legislación nacional e internacional en materia de propiedad intelectual. El Tribunal de Cuentas, consideró que el emblema de la marca solicitada (una gota de aceite), es "imitación" del emblema de SHELL (una concha marina), por lo que el sentenciante entendió que el consumidor, podría reabastecer de combustibles derivados del petróleo de manera inadvertida, en la confusión de creer estar haciéndolo en estaciones de servicios del emblema SHELL, lo que resulta descalificado por el apelante basado en que en uno de los logos se encuentra invertido respecto al otro, ya que la gota de aceite cae y la concha marina se yergue, con el agregado que en el territorio nacional, no posee una sola estación de servicio bajo dicho emblema (SHELL) desde el año 2006. En cuanto a los colores de la marca opositora - recurrida ante esta instancia - el Tribunal consideró que la combinación de colores amarrillo y rojo resultan de uso exclusivo de la marca opositora, contraviniendo el artículo 18 de la Ley N° 1.294/98, que lo trascribe, indicando que son colores primarios, por tanto comunes, y que no requirieron de mayor gestión de la titular para el diseño, con cita de jurisprudencia de un Tribunal Europeo que aprovecha en su favor. El registro de la marca, pese a la oposición de la marca actora, no implicó violentar derecho alguno de marcas registradas con anterioridad, ya que resultó de análisis por parte del órgano administrativo competente. En cuanto al fundamento del a quem, de proteger a firmas que habían invertido en el país, a modo que las mismas continúen haciéndolo, no sólo valió obrar informes y pruebas cumplidas en autos como la que destaca obrante a fojas 379/382, sino al hecho que la SHELL ya se retiró el territorio nacional desde el año 2006, vendiendo la totalidad de sus acciones por lo que la parte apelante se cuestiona como puede disputar el mercado una firma nacional con otra que ya no opera a nivel local, por lo que la decisión apelada favorece a futuras inversiones de capital extranjero, por sobre inversiones presentes y nacionales. El emblema SHELL únicamente tiene distribuidora de lubricantes derivados de petróleo, no de combustibles, por lo que no resulta competencia con la marca registrada con posterioridad, con la aclaración que su representada opera sólo a nivel nacional, a diferencia de la marca opositora que es de nivel internacional. Concluye su argumentación sosteniendo que una firma extranjera, busca desprestigiar a una firma nacional, buscando interrumpir el normal desempeño del rubro en que opera ésta última. Solicita se haga lugar al recurso de ...///...

3 Corte Suprema de Justicia TA001 1.02 ,03 apelación Sea revocado el fallo recurrido.—. CONTESTACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN DELA MARCA ACTORA ¿Ante b'fundamentación al recurso de apelación interpuesto por la parte apelante, hace resistencia con la siguiente contra argumentación, que la disputa radica sobre dos marcas figurativas, lo que limita al campo de lo puramente visual, lo que no puede resultar analizado con la descripción de figuras o imágenes, debiendo resultar debatido sobre el conjunto que la conforma, lo que sostiene que resulta como el consumidor final lo encontrará en el mercado paraguayo. El calificativo de "imitación" dado por el Tribunal, considera acertado, y sostiene además que la reproducción de lo imitado no necesariamente debe ser exacta e idéntica, sino que, como el presente caso, puede contener elementos que los asimile o composiciones que en general puedan resultar semejables, y generar confusión a simple vista, como el del caso de estos autos, conforme la figura gráfica y a color que presenta a fojas 246 del expediente judicial, con la que busca probar su referencia entre la extrema similitud de la marca FUELPAR y la de SHELL, calificando de imitación de la primera, respecto de la segunda. En cuanto a la falta de esfuerzo por llegar a los colores de la firma SHELL, contesta su representante que es absurdo que exponga ello como cuestionamiento, para que su representada haya incurrido en la misma falta de esfuerzo, utilizando un diseño muy similar y con exactamente los mismos colores, lo que más bien, a decir de la recurrida, juega en contra de la apelante, ante la existencia de muchos otros colores lo que le resta originalidad y creatividad, lo que se traduce, siempre de la argumentación de la apelada, en la obtención de beneficios que aprovecharía del prestigio y reconocimiento que posee su mandante (SHELL). En un supuesto nacionalismo, alega la parte apelante que con su decisión el Tribunal de Cuentas, favoreció a un capital extranjero en detrimento de otro nacional, que genera fuentes de trabajos, lo que resulta contradicho basado en que nada tiene que ver la procedencia de las propietarias de marcas y que de fallar siempre a favor de los titulares nacionales, implicaría quebrantar el bien precautelado por ley de marcas, como de otros tantos convenios internacionales de la materia, lo que expone como desconpcimiento de la especialidad de la apelante en cuanto a originalidad, novedad y particularidad, exisidas a todas las marcas que serán registradas. Con fundámento en el artículo de la Ley 1:194/98, no pueden resultar registrados signos idénticos o similares a una..///... Eujenio Jimenez K | Ministro Dr. Manuel Daiecés Feminez Cancia EINISTRO Dra. Ma. Carolina Llanes O Ministra Abg. Norma Dominguez&

4 ...///... marca registrada para los mismos productos o servicios cuando pudieren causar confusión o asociación de marca. Reseña que la marca FUELPAR es casi idéntica a la marca notoria, ya que tanto la marca como el diseño de la firma SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG es de notable fama a nivel nacional como mundial, se trata de la misma clase y por ende mismo servicio y, había sido registrada con bastante anterioridad por su mandante, lo que es entendido por la firma recurrida, como intención real de la firma apelante. Concluye que las marcas notorias, como sostiene resulta SHELL, gozan de un régimen de protección especial, basado justamente en que constituye un hecho notorio y como tal, conforme al artículo 249 del Código Procesal Civil, no requiere de mayores probanzas. Solicita el rechazo del recurso de apelación. CONTESTACIÓN DEL REPRESENTANTE DE LA DINAPI Tras reiterar las actuaciones pre y judiciales cumplidas, hasta arribar a esta instancia, considera que el demandante erradamente afirma que los dos emblemas son confundibles y asociables, a lo que se opone nuevamente basado en que el diseño de SHELL utiliza una figura de concha, la denominación solicitada "FUELPAR ETIQUETA" utiliza una figura de gota y no la de una figura igual a la marca opositora, por lo que defiende, en contra a lo resuelto por el Tribunal sentenciante, que la última de las marcas registradas (FUELPAR) goza de fuerza distintiva propia que la diferencia de la otra. En cuanto a la protección in genere no se justifica por sí sola, el derecho de uso exclusivo de una marca figurativa registrada no incluye, necesariamente el género de la imagen. El principio de protección in genere, a decir del representante de la DINAPI depende de la constatación de la semejanza intelectual capaz de generar riesgo de confusión, lo que de la contra argumentación de la representación convencional de la entidad demandada, cosa que no sucede a simple vista en la presente causa, ni visual, ni gramática, ni fonéticamente, afirmando que la demanda debe ser rechazada por improcedente y por no hallarse suficientemente fundada, con la resolución de los actos administrativos que individualiza.—... ANALISIS JURÍDICO La presente cuestión no resulta novedosa para la Sala, ya que cuenta con dos precedentes idénticos a la cuestión sometida a revisión por ante la misma. La identidad subjetiva y objetiva que presenta obliga a la consideración de los Acuerdo y Sentencia N° 553 de fecha 06 de junio de 2017, dictado por la Corte Suprema de Justicia en el juicio caratulado "SHELL BRANDS INTERNACIONAL AG c/ Resolución N° 110 de fecha 19 de abril de 2012, dictada por el Ministerio de Industria y Comercio" y, el Acuerdo y Sentencia N° 589de fecha 14 de junio de 2017, dictada por la Corte Suprema de Justicia en el juicio../|/...

5 corte Suprema de austicia 18 ПОТів" い 202) tambien caratulado "SHELL BRANDS INTERNACIONAL AG c/ Resolución N° 110 de fecha 19 de abril de 02z, ditada por el ministerio de Industria y Comerci»".. En tódos los casos, incluidos el presente, el Tribunal y esta Sala entendieron el alto grado de riesgo confundibilidad entre las marcas en pugna y el logo de FUELPAR S.A y el de SHELL BRANDS INTERNACIONAL AG. con sus logos respectivos, por lo que sentenció la revocación de los actos administrativos. Comparto la decisión del Tribunal de grado, fundado en que la firma actora resulta titular de una marca de elevada notoriedad dentro del ramo combustibles derivados del petróleo (clase 37), no sólo en el mercado interno, sino a nivel mundial, lo que la torna merecedora de una protección especial, suplementaria a otra marca de menor afectación en el público consumidor.- Por dicha situación, la titularidad del registro de marca, torna a su titular merecedor de la protección de la misma a nivel nacional, como también internacional, y ello resulta de manera independiente a que la misma opere o no en el mercado local que la registró, a lo que agrego que tratándose de una marca con notoriedad, tal resguardo por parte de las autoridades no puede resultar supeditada a que realice o no actividades dentro de determinado territorio para únicamente así lograr protección registral. En cuanto a la disputa respecto a los colores utilizados por las marcas a propuesta del apelante, los que por cierto resultan exactamente idénticos los de la marca registrada al de la marca opositora al registro, conforme rola a fojas 246 del tomo Il del expediente judicial, lo que parecería una cuestión de intrascendencia en la resolución del presente recurso, sin embargo, las formas de ambos emblemas, muy similares entre sí, pese a la contraposición geométrica del cotejo que resulta entre ambas figuras, considerando la exacta coincidencia de la coloración, generan un alto riesgo confusión al consumidor - para el caso de combustibles derivados del petróleo - situación indeseada por el derecho marcario.- En respuestará los argumentos del apelante, no se trata de una cuestión de competencia entre marcas de la misma clase, sino en ex no aprovechamiento jfmerecido de los beneficios ela notoriédad de una marca ptorga, en favor por otra que no goce de/la misma difusión.-__. ...///.. . tanue iper fante Cat MINISTRC Dra. Ma. Caralina Llanes O. Ministra Domingue • Secretaria

6 .///. En cuanto a la pretensión del representante de la Ministerio de Industria y Comercio, que en su escrito de contestación al traslado dirigido a su parte por la Presidencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, solicitó el rechazo de la presente demanda, lo hace sobre un acto procesal precluso, pues se trata de la resolución de un recurso de apelación en una instancia recursiva, ya no de juzgamiento por lo que un nuevo pronunciamiento sobre la procedencia o improcedencia de la pretensión actora, implicaría un nuevo juzgamiento, lo que contraría al principio non bis in idem, y desvirtuaría al sistema judicial nacional, de instancia única y de alzada revisora. - Las razones desarrolladas orientan al presente voto por el rechazo del recurso de apelación interpuesto por la firma coadyuvante contra el Acuerdo y Sentencia 395 de fecha 14 de agosto de 2015, dictada por la Segunda Sala del Tribunal de Cuentas, el que debe ser confirmado, con costas a la parte vencida, conforme al literal a) del artículo 203 del Código Procesal Civil. Es mi voto. A SU TURNO, EL MINISTRO RAMIREZ CANDIA, SOSTUVO: Comparto la opinión de la ministra preopinante, María Carolina Llanes Ocampos, en el sentido de que el fallo del Tribunal de Cuentas debe ser confirmado, agregando cuanto sigue.- En el presente caso se presentó la firma Shell Brands International AG, a promover una demanda contenciosa administrativa contra la Resolución N° 1070, de fecha 23 de noviembre de 2011, mediante la cual la Secretaría de Asuntos Litigiosos de la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual declaró improcedente la oposición al registro de la marca "FUELPAR y Etiqueta" (solicitada por la firma Fuelpar S.A para la clase N° 37) - planteada por la firma accionante. Se observó que la firma Shell Brands International AG-en sede administrativa- argumentó su oposición en base a su marca figurativa "SHELL", que protegía servicios para la misma clase N° 37, utilizando los mismos colores que la firma solicitante pretendía utilizar, es decir rojo y amarillo, con logotipos casi idénticos, así también la firma accionante invocó otros registros marcarios pertenecientes a su firma con la misma denominación en otras clases (fs. 11/12). Posteriormente, la firma Shell Brands International AG interpuso el recurso de apelación contra la resolución antes citada, lo cual dio lugar al dictado de la Resolución N° 711 de fecha 4 de diciembre de 2013, por parte del Director de la Propiedad Industrial, la cual confirmó la resolución recurrida y ordenó en consecuencia la prosecución del trámite del registro de la marca solicitada "FUELPAR y Etiqueta" para la clase N° 37, tramitado en el Expte. N°./|/...

7 Corte Suprema-de Justicia 19 3590 de Fechijo de febrero de 2010. 11 I analizar las resoluciones impugnadas, encuentro que, del análisis comparativo entre No marcas en pusna, éstas resoluciones transgreden lo dispuesto por la legislación marcaria, esto debido a que la marca solicitante incurre dentro de las prohibiciones establecidas en el artículo 2 de la Ley N° 1294/98, que dispone: "Articulo 2. No podrán registrarse como marcas: g) los signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo, idéntico o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se apliquen el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo...".-...…... El fundamento de dicha afirmación se basa en que: 1) la marca solicitante protege el mismo servicio, amparado en la clase N° 37; 2) la marca solicitante utilizaría los mismos colores en el relleno de su logotipo que la marca registrada, rojo y amarillo; 3) conforme se puede observar en la solitud del registro de la marca "Fuelpar y Etiqueta", el diseño de su logotipo es bastante similar al de la marca registrada perteneciente a la firma Shell Brands International AG. Por tanto, concluyó que la marca solicitante no reúne los requisitos de novedad, distintividad y especialidad, por lo que, corresponde ANULAR la Resolución N° 1070, de fecha 23 de noviembre de 2011 dictada por la Secretaría de Asuntos Litigiosos y su confirmatoria, Resolución N° 711 de fecha 4 de diciembre de 2013 dictada por el Director de la Propiedad Industrial. Es mi voto.-..... A SU TURNO, EL MINISTRO JIMÉNEZ ROLÓN SOSTUVO: Cabe adherir a los argumentos expuestos en los votos precedentes; igualmente, y a mayor abundamiento, otras consideraciones merecen ser expresadas.- En el sub iudice, la cuestión controvertida se circunscribe a determinar la existencia de posible riesgo de confusión orasociación entre dos marcas en pugna. Por un lado, DISEÑO SHELL, marca figurativa registrada por la firma SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, en numerosas clases, entre ellas la N° 37; y, por otro lado, FUELPAR S.A. Y ETIQUETA, solicitahțe del registro ara servicios comprendidos en la glase N° 37.- .///... Ministro Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra Dr. Manuel Dejesis Tamirez Cant MINISTRO Secretaria

- 8 ..///... La Ley 1294/98, en su art. 2°, establece: "No podrán registrarse como marcas: [...] f) los signos idénticos o similares a una marca registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca; g) los signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo, idéntico o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se apliquen el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo ［..j"- En la norma legal transcripta se establece como requisito el simple riesgo de crear confusión o asociación, sin necesidad de que ella efectivamente produzca, pues el derecho marcario, es un derecho eminentemente cautelar y tuitivo.- Al respecto, no puede dejar de advertirse que la actora y oponente al registro es titular de una marca internacional notoriamente conocida en el sector de consumo específico de que se trata; particularmente: combustibles, lubricantes, aceites, así como estaciones de servicios, según se advierte de las documentales agregadas a estos autos (fs. 157/194). En relación con la notoriedad, la doctrina especializada señala: "Cuando la marca oponente es una marca intensamente utilizada, de gran difusión o goza del carácter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o más estricto 'con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer prevalecer la lealtad y buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor' (820), o porque 'de otro modo se facilitaría el aprovechamiento de la fama adquirida por marcas de gran notoriedad, al permitir a terceros pretendiendo otras parecidas y aun actuando de buena fe, provocaran la confusión del consumidor aunque fuera solamente sobre el origen de los productos." (OTAMENDI, Jorge. 2003. Derecho de Marcas. Abeledo- Perrot. p. 141). La prohibición del aprovechamiento del prestigio comercial adquirido por una marca de gran notoriedad, se encuentra contemplado en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, aprobado y ratificado internamente por Ley 300/94. El art. 6 bis de dicho Convenio dispone: "1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o. ///...

9 Core Suprema de lusficia 旧9 21 () traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser alli notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o Similares ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta (.)"-.. Luego, de las constancias y documentales agregadas a estos autos, surge que entre la marca figurativa registrada "DISEÑO SHELL" y la solicitada "FUELPAR y Etiqueta", existe una importante semejanza desde el punto de vista gráfico o visual; bien puede afirmarse que la segunda está inspirada en la primara. En efecto, se advierte que el emblema SHELL está constituido por una concha marina en cuyo diseño se observa el color rojo en los bordes y líneas internas, y el amarillo como relleno; en tanto que el signo distintivo de FUELPAR está dado por una gota ubicada al revés, cuyos bordes y líneas internas son de color rojo mientras que el relleno de la figura es de color amarillo.- De tal manera, salta a la vista una acentuada similitud en los rasgos específicos y la disposición de los colores en ambos diseños, los cuáles -cuanto menos- pueden generar confusión acerca del origen de los servicios.-.... La doctrina especializada también trata la cuestión, al señalar: "La confusión visual puede ser provocada por semejanzas ortográficas o gráficas, por la similitud de dibujos o de envases y de combinaciones de colores (...) Existirá confusión derivada de la similitud gráfica cuando las etiquetas sean iguales o parecidas, sea por similitud de la combinación de colores utilizada, sea por la disposición similar de elementos dentro de la misma o por la utilización de dibujos parecidos." (OTAMENDI, Jorge. Op. Cit. pp. 120/121).- Por lo demás, no se pasa por alto que la actora y oponente tiene registrada la marca "DISEÑO SHELL", para los servicios de la clase N° 37 del nomenclador internacional, particularmente estaciones de servicios, los mismos que la firma FUELPAR pretende ofrecer.-__.. Entonces, el juzgamiento del Tribunal inferior, acerca de la existencia de gran coincidencia en los elementos gráficos de los signos distintivos en pugna, y de la ausencia de riginalidad y novedad se encuentral ajustado a derecho.- Por las consideraciones vertidas, el Acuerdo y Sentencia N° 395 de fecha, 74 de agosto / (del2015) dictado por dl Tribunal de cuentas, Seunda sala, depe ser contirnado.- -///... Fugenio Jiménez R. Ministro Dra. Ma. Carotina Llanes O. Ministra Dr. Manuel Stieris Famirez Genci

10 ../|/.. Las costas de esta instancia se imponen a la parte recurrente, ex arts. 192 y 203 del Código Procesal Civil.- con la que se dio por terminado el acto firmando SS.EE., todo por ante mí de que De Eugenio Jiménez R Ministro D Tanual cicia anice Conet MINISTRO ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO _679.- наши Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra Asunción, 07 de juebo -del 2021 Y VISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede; la, CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA PENAL RESUELVE DESESTIMAR el estudio de la nulidad conforme a lo dispuesto en la presente resolución. NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por la firma coadyuvante contra el Acuerdo y Sentencia 395 de fecha 14 de agosto: de 2015, dictada por la Segunda Sala IMPONER las costas a la parte vencida. CONTENCIOSO Dra. Ma. Carolina Liánes O. Ministra Dr. Manuelterés Ramírez Con: Ante mi: hones Ao Noma adringuo Sucrotaria ..T