Jurisprudencia CSJ

CORTE Luzli SUPREMA a Varisel Expediente: "DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC C/ RES. NRO. 77 DEL 24/04/18 Y OTRA DICTADAS POR LA D.I.N.A.P.I.". DE USTICIA S.P.D.F ACUERDO Y SENTENCIA NRO. Trescientos Sesenta y Sers.- En la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los _veinte:. _días del mes de Abril ___ del año_Des Mil veintiuno.- estando reunidos en la Sala Penal; LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA, MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA y MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS, por ante mí, la Secretaria Autorizante; se trajo a acuerdo el expediente: "DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC C/ RES. NRO. 77 DEL 24/04/18 Y OTRA DICTADAS POR LA D.IN.A P.I.": a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por el Abg. Hugo Berkemeyer, en representación de la firma Discovery Communications LLC, contra el Acuerdo y Sentencia Nro. 23 del 24 de abril del 2020, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala.- Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvió plantear las siguientes: CUESTIONES: 1. ¿Es nula la Sentencia recurrida? - 2. En caso contrario, ¿se halla ajustada a Derecho? - Practicado el sorteo de la Ley para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: RAMÍREZ CANDIA, BENÍTEZ RIERA y LLANES OCAMPOS. - A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, EL DR. RAMÍREZ CANDIA, DIJO: El recurrente no interpuso recurso de nulidad contra la citada resolución. Por otra parte, del estudio del fallo recurrido no se observan vicios o defectos procesales que ameriten de oficio su declaración de nulidad en los términos autorizados por los artículos 113 y 404 del Código Procesal Civil. Por lo que corresponde DESESTIMAR LA NULIDAD. Es mi voto. A SU TURNO, LOS DRES. BENÍTEZ RIERA y LLANES OCAMPOS, DIJERON: Que se adhieren al voto del Ministro preopinante, Dr. Ramírez Candia, por compartir los mismos fundamentos. A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, EL DR. RAMIREZ CANDIA, PROSIGUIO DICIENDO: Por medio del Acuerdo y Sentencia Nro. e Tribunal de Cuentas, Primera Sala, resolvió: "1) NO HACER LUGAR deducida por DI$COVERY\ la presente demanda, contenciosa adminıstrativ OMMUNCATIONS LLC contra la Resolución •lis María Bonitoz Riera Ministr Haul Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candi: MINISTRO Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra Apa. Norma Domingube Secrotaria

Nro. 1256 de fecha 20 de noviembre del 2013 dictada por la Secretaría de Asuntos Litigiosos y la Resolución Nro. 77 de fecha 24 de abril del 2018 dictada por la Dirección de la Propiedad Intelectual, de conformidad a lo expresado en el considerando de la presente Resolución; 2) CONFIRMAR la Resolución Nro. 1256 de fecha 20 de noviembre del 2013 dictada por la Secretaria de Asuntos Litigiosos y la Resolución Nro. 77 de fecha 24 de abril del 2018 dictada por la Dirección de la Propiedad Intelectual; 3) IMPONER las costas de la instancia a la parte perdidosa; 4) ANOTAR, registrar, notificar y remitir copia a la Excma. Corte Suprema de Justicia". . El fundamento del Tribunal de Cuentas para rechazar la demanda se basó en que de la comparación de las marcas en pugna "DOKI" registrada para la clase Nro. 16, 25 y 28 vs. "OKI DOKI y Etiqueta" se evidencia que las mismas no presentan similitudes que las tornen confundibles ya que atienden a diferentes clases, mientras que la registrada ampara y protege productos, la solicitada lo hace para servicios. Que, la marca solicitada luego del cotejo realizado no infringe lo estipulado en la Ley de Marcas Nro. 1294/98, articulo 2, en consecuencia no puede darse curso favorable a la oposición planteada por la actora ya que la única similitud existente entre las marcas mencionadas consiste en la utilización de un radical común, que en este caso no puede ser monopolizada por la actora, motivo por el cual corresponde confirmar los actos administrativos impugnados, Resolución Nro. 1256 de fecha 20 de noviembre del 2013 dictada por la Secretaría de Asuntos Litigiosos y la Resolución Nro. 77 de fecha 24 de abril del 2018 dictada por la Dirección de la Propiedad Intelectual, que resolvieron rechazar la oposición al registro de marca deducida por Discovery Communications LLC. - Al momento de expresar agravios (fs. 268/278), el Abg. Hugo Berkemeyer -en representación de Discovery Communications LLC.- manifestó en apretada síntesis, que la resolución recurrida se encuentra totalmente equivocada por cuanto el Tribunal no consideró que la marca "DOKI" es una marca notoria internacionalmente, y en ese sentido, tiene una protección especial que no solo esta consagrada a nivel nacional sino también en convenios internacionales que fueron ratificados por Paraguay. Que, es innegable el hecho de que entre las marcas en pugna existe un elevadísimo riesgo de asociación o confusión indirecta, ya que tanto la marca : .. :

Abg. Dominguaz Y Sooretarla RECE DO CORTE 2 1 Abi 2022 SUPREMA es Expediente: "DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC: C) RES. NRO. 77 DEL 24/04/18 Y OTRA DICTADAS POR LA D.I.N.A:P.L.". DJUSTICIAR.. de la adversa "OKi DOKI y Etiqueta" solicitada y la marca "DOKI" registrada de su mandante parecen formar parte de una misma "familia de marcas", es decir que ambas tienen el mismo origen y que ambas son propiedad del mismo titular. Que, en cuanto a las diferencias de clases que argumenta el Tribunal inferior, dicha afirmación resalta de incoherencia y desidia pues la marca Doki se encuentra registrada en la clase 41 en otros paises, que en ese aspecto, invoca el artículo 6 bis del Convenio de Paris, al cual se halla adherido el Paraguay, puesto que la marca base de esta oposición DOKI" es una marca notoria y famosa. El recurrente apoyó su oposición en base al artículo 2, inciso g), de la Ley de Marcas Nro. 1294/98. Asimismo, sostuvo que, si bien la Constitución Nacional garäntiza la libertad de concurrencia, ello no puede suponer el menoscabo de derechos ya adquiridos de terceros. En cuanto a la imposición de costas, el Abg. Hugo Berkemeyer sostuvo que su parte se agravia pues se trata de una cuestión opinable frente a la Ley de Marcas y depende de la apreciación subjetiva del Juzgador. Culminó solicitando que se revoque el Acuerdo y Sentencia Nro. 23 del 24 de abril del 2020, dictado por el Tribunal de Cuentas. Al analizar la cuestión traída a estudio corresponde señalar en primer lugar que, tratándose de marcas, la cuestión de novedad y distintividad no es de solución fácil. Existe una línea tenue entre los signos registrables y los que no lo son. Lo que se busca es que el público consumidor, el comprador frecuente y el titular de la marca, no sea pasible de confusión al adquirir un producto en el caso del publico consumidor, y al comercializar el mismo en el caso del titular de la marca. En segundo lugar, se debe señalar que al realizar el análisis, los signos deben considerarse en su conjunto, en forma sucesiva y pre-flexiva, el cotejo debe efectuarse en los tres campos en que la similitud puede manifestarse (gráfico, fonético e ideológico) y por último debe atenderse más a las semejanzas que a las diferencias de detalle. - Ahora bien, en la presente causa corresponde analizar si la resolución dictada por el fidgal de Cuentas, se ajusta o no a derecho, al haber confirmado los aujoe administrativos impugnados. Es decir, si efectivamente entre las marcas et pugna "DOKI" registrada en las clases Nro: 16 , 25 y 28 y wis María Benítez Riera Ministr alel D* Manuel Dejesús Ramirez Candi: MINISTRO Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra

3TAO0 la marca solicitada para la clase Nro. 41 "OKI DOKI V EliqietalneXis suficientes diferencias de tal forma que eviten la confusión en el publico consumidor y consecuentemente se adecuen a lo dispuesto en la legislación marcaria. - En ese orden, corresponde realizar el siguiente cotejo, en el aspecto ortográfico se puede apreciar que la marca del oponente se compone de la denominación "DOKI" a diferencia de la solicitante que se compone de la denominación "OKI DOKI". La diferencia versa en que la marca registrada se compone de una palabra de cuatro letras, dos silabas, mientras que la marca solicitada consta de dos palabras de siete letras en total y cuatro silabas. En el aspecto fonético la solicitada empieza a pronunciarse de manera distinta a la registrada, al respecto una inicia con la palabra "OKI DOKI" mientras que la segunda se compone únicamente con la palabra "DOK'", es así que la pronunciación en una y otra difieren desde el comienzo.- En el aspecto gráfico se puede apreciar que la marca solicitada incluye a su denominación una etiqueta, la cual se muestra a continuación: doki (marca solicitada) Mientras que el logotipo que identifica a la marca registrada es el diseño del perrito que se muestra a continuación: DiscoverVy DOKI Casyrfthinl 2003・ DA

CORTE SUPREMA DE USTICIA REcIENDO 2 1 AL 2U21 tin Yaniya Coincin SDE Expediente: "DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC C/ RES. NRO. 77 DEL 24/04/18 Y OTRA DICTADAS POR LA D.I. N.A.P.I.".- En este punto, es împortante señalar que, entre una ý otra marca, los gráficos que las identifican no son confundibles, puesto que ambos son lo suficientemente diferentes, por tanto, no provocan una sensación espontánea de semejanzas capaz de suscitar equívocos entre ellas. En cuanto á la notoriedad de la marca, es cierto que nuestro pais prohibe el registro de marcas que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo, identico o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del publico que pertenece a un tercero (Art. 2, inciso g) de la Ley Nro. 1294/98). Sin embargo, para considerar que una marca es notoria es necesario tomar en consideración ciertos aspectos, para lo cual cito al autor CARMELO MÓDICA quien expresa: "....a) la extensión de su conocimiento en el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para la cual fue concedida; b) la intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca; c) la antigüedad de la marca y su uso constante; d) el análisis de la producción y mercadeo de los productos que distingue la marca..." (Derecho Paraguayo de Marcas, Editorial Arandura, Asunción, pg. 190).- En atención a lo expuesto precedentemente, considero que en el caso de autos el accionante no demostró suficientemente el conocimiento de su marca en el sector pertinente, ya que no es admisible mencionar que la marca "DOKI" sea notoria en nuestro país por el hecho de que la misma se visualice en el canal televisivo de Discovery Kids, en razón de que son pocas las personas que cuentan con acceso a dicho canal, por la sencilla razón de que tener el servicio de cable que lo incluya implica un costo a pagar que muchas veces no se encuentra a disposición de la mayoría de la población paraguaya. Igualmente corresponde indicar que en Paraguay rige el sistema uniclase, conforme lo dispuesto en el articulo 7 de la Ley Nro. 1294/98, en base a dicho sistema se establece que se debe contar con un registro en cada clase para poder ser protegida la marca, requisito que no cumple la marca oponente al no tenen segistrada ni solicitada con prelación, su marca con relación a la solicitada en clase Nro. 41 del nomenclator internacional. La narca registrada unicamentell cuenta con registro Luis María Beriez Riera Ministro Apg. Norma Dominguez V. Spotetaria Dr. Manuel Dejesus Ramirez Can MINISTRO Dra. Ma. Carolina Itanes O. Ministra

clases Nro. 16, 25 y 28 del nomenclátor internacional. Por lo expuesto, en las consideraciones expuestas anteriormente, concibo la posibilidad de coexistencia de ambas marcas, porque las mismas no guardan similitud y poseen identidad marcaria propia. - Todo esto en concordancia con la Ley Nro. 1294/98 en su artículo 1 expresa: "Son marcas todos los signos que sirvan para distinguir productos o servicios. Las marcas podrán consistir en una o más palabras, lemas, emblemas, monogramas, sellos, viñetas, relieves; los nombres, vocablos de fantasía, las letras y números con formas o combinaciones distintas; las combinaciones y disposiciones de colores, etiquetas, envases y envoltorios. Podrán consistir también en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos o de sus envases o envolturas, o de los medios o lugar de expendio de los productos o servicios correspondientes. Este listado es meramente enunciativo.". Respecto al agravio del recurrente, en cuanto a la imposición de costas establecidas por el Tribunal de Cuentas, considero que este agravio debe tener acogida favorable pues al tratarse de una cuestión de apreciación subjetiva, la interpretación que causa la resolución de la cuestión planteada hace viable la imposición de costas en el orden causado en dicha instancia, conforme lo dispuesto en el artículo 193 del Codigo Procesal Civil. - Por tanto, en base a las consideraciones expuestas precedentemente corresponde HACER LUGAR parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la firma Discovery Communications, contra el Acuerdo y Sentencia Nro. 23 del 24 de abril del 2020 y en consecuencia REVOCAR el punto tercero de dicho fallo, disponiendose la imposición de costas en el orden causado, conforme lo dispuesto en el artículo 193 del Código Procesal Civil. En relación a las costas en esta instancia, corresponde que sean impuestas en el orden causado, de conformidad al artículo 193 del Código Procesal Civil. Es mi voto. — A SU TURNO, LOS DRES. BENÍTEZ RIERA y LLANES OCAMPOS, DIJERON: Que se adhieren al voto del Ministro preopinante, Dr. Ramírez Candia, por compartir los mismos fundamentos.

CORTE SUPREMA .21 Abh 2021 4 Yants Expediente: "DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC C/ RES. NRO. 77 DEL 24/04/18 Y OTRA DICTADAS POR LA D.I.N.A.P.I.". DEJUSTICIA Con lo que se dio por terminado el acto firmado SS.EE todo por ante mi, que H certifico quedando acordada la sentencia 'que inmediatamente sigue: Ante mí: JUD Dra. Ma. Carolina Ministra Lan :. Luis María Benítez Riera Ministro Dr. Manuel Dejesús Ramirez Candi MINISTRO нотт оними Asunción, 20. de Alonl del 20 Abg. Noxia DomingddSTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede, la Excelentísima;- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA PENAL RESUELVE: 1. DESESTIMAR la nulidad contra el Acuerdo y Sentencia Nro. 23 del 24 de abril del 2020, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala. 2. HACER LUGAR parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la firma Discovery Communications, contra el Acuerdo y Sentencia Nro. 23 del 24 de abril del 2020 y en consecuencia REVOCAR el punto tercero de dicho fallo, disponiendose la imposición de costas en el orden causado, conforme lo dispuesto en el artículo 193 del Código Procesal Civil, conforme a los fundamentos expuestos en la resolución... 3. IMPONER las estas en el orden causado, en base al artículo 193 del Código ProcesayCif. 4. ANOTAR, registrar y notticar, Arte mi: SECPETARIA JUDICIAL IV CONTENCIOSO Dr. Manuel Dejesus Ramírez Cant* MINISTRO Dra, Ma. Carolina Llanes O. Ministra Noma, Abg. Narme Dominguez/. Secrotaria CONTENC:0SO :PR' CMP

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