Jurisprudencia CSJ

CORTE 2021 Expediente: "MCDONALD'S: COPORATION C/ RES. NRO. 311 DEL. 09/07/12 Y OTRAS SUPREMA DICTADAS POR LA D.I.N.A.P.I".- DE JUSTICIA ACUERDO Y SENTENCIA NRO. Frescentos ochenta y ocho.- En ... Ciudad • de Asunción, Republica del Paraguay, a los veintiun días del mes de avil - del año dos mil veintisens estando reunidos en la Sala Penal; LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA, MANUEL DEJESUS RAMIREZ CANDIA y MARIA CAROLINA LLANES OCAMPOS, por ante mi, la Secretaria Autorizante, se trajo a acuerdo el expediente: "MCDONALD'S COPORATION C/ RES. NRO. 311 DEL 09/07/12 Y OTRAS DICTADAS POR LA D.IN:A.P.l". a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por el Abg. Hugo Berkemeyer, en representación de la firma McDONALD'S COPORATION, contra el Acuerdo y Sentencia Nro. 89 del 19 de mayo del 2020, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala.- Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvió plantear las siguientes: CUESTIONES: 1. ¿Es nula la Sentencia recurrida? - 2. En caso contrario, ¿se halla ajustada a Derecho? - Practicado el sorteo de la Ley para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: RAMÍREZ CANDIA, BENÍTEZ RIERA y LLANES OCAMPOS. A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, EL DR. RAMÍREZ CANDIA, DIJO: El recurrente no interpuso recurso de nulidad contra la citada resolución. Por otra parte, del estudio de la resolución recurrida no se observan vicios o defectos procesales que ameriten de oficio su declaración de nulidad en los términos autorizados por los articulos 113 y 404 del Código Procesal Civil. Por lo que corresponde DESESTIMAR LA NULIDAD. Es mi voto. LOS DRES. BENÍTEZ RIERA y LLANES OCAMPOS, DIJERON: Que se adhieren al voto del Ministro preopinante, Dr. Ramírez Candia/ por compartir los mismos fundamentos. Luis María Beuftez Riera Ministro m Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candi: MINISTRO Dre. Ma Carolina Llanes O. Ministra

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, EL DR. RAMÍREZ CANDIA, PROSIGUIÓ DICIENDO: Por medio del Acuerdo y Sentencia Nro. 89 del 19 de mayo del 2020, el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, resolvió: "1) NO HACER a la presente demanda contenciosa administrativa promovida por MCDONALD'S CORPORATION C/ RES. NRO. 311 DEL 09 DE JULIO DEL 2012, DICTADA POR LA D.I.N.A.P.I., y en consecuencia; 2) CONFIRMAR los actos administrativos impugnados, la Resolución Nro. 96 del 05 de marzo del 2010 dictada por el Jefe Interino de la Secretaría de Asuntos Litigiosos, Primera Sala de la Dirección de la Propiedad Industrial y la Resolución Nro. 311 del 09 de julio del 2012, dictada por el Director de la Dirección de la Propiedad Industrial, por los fundamentos expresados en el exordio de la presente resolución; 3) IMPONER las costas a la perdidosa; 4) ANOTAR, registrar, notificar y remitir copia a la Excma. Corte Suprema de Justicia". - El fundamento del Tribunal de Cuentas para rechazar la demanda se basó en que de la comparación de las marcas en pugna no se advierte confundibilidad, ya que, si bien comparten el prefijo "MC", corresponde analizar la marca en su conjunto abarcando todas las palabras que conforman su denominación y del análisis de ambas se observa que dichas marcas se diferencian ortográfica y fonéticamente. El Tribunal de Cuentas concluyó que la marca solicitada "MC BEER BAR RESTAURANRT" para la clase Nro. 43 del nomenclátor internacional no es confundible con la marca registrada "MCDONALD'S", "MCDONALD'S y Logotipo" y "MCDONALD'S ES LO QUE YO COMO Y LO QUE HAGO (slogan), registradas en las clases Nro. 41 y 43 del nomenclátor internacional. Al momento de expresar agravios (fs. 97/104), el Abg. Hugo Berkemeyer -en representación de MCDONALD'S CORPORATION.- manifestó en apretada sintesis, que la resolución recurrida se encuentra equivocada, por cuanto que el Tribunal se limitó a considerar solamente los extremos de supuesta confundibilidad de las letras MC y con este argumento

CORTE 2 4 SUPREMA Expediente: "MCDONALD'S! COPORATION CI :RES NRO. 311 DEL 09/07/12 Y OTRAS DICTADAS POR LA D.I.N.A.P.I". DE USTICIA rechazó la acción contenciosa administrativa promovida por su parte sin considerar que la marca" de su mandante es una marca notoria internacionalmente. Que, es innegable que entre las marcas en pugna existe un elevadisimo riesgo de asociación o confusión indirecta. En cuanto a la imposición de costas; el recurrente sostuvo que su parte se agravia pues se trata de una cuestión opinable frente a la Ley de Marcas y depende de la apreciación subjetiva del Juzgador. Culminó solicitando que se revoque el Acuerdo, y Sentencia Nro. 23 del 24 de abril del 2020; dictado por el Tribunal de Cuentas. Al analizar la cuestión traída a estudio corresponde señalar en primer lugar que, tratándose de marcas, la cuestión de novedad y distintividad no es de solución fácil. Existe una linea tenue entre los signos registrables y los que no lo son. Lo que se busca es que el público consumidor, el comprador frecuente y el titular de la marca, no sea pasible de confusión al adquirir un producto en el caso del público consumidor, y al comercializar el mismo en el caso del titular de la marca. - …En segundo lugar, se debe señalar que al realizar el análisis, los signos deben considerarse en su conjunto, en forma sucesiva y pre-flexiva, el cotejo debe efectuarse en los tres campos en que la similitud puede manifestarse (gráfico, fonético e ideológico) y por último debe atenderse más a las semejanzas que a las diferencias de detalle. - En la presente causa corresponde analizar si la resolución dictada por el Tribunal de Cuentas se ajusta o no a derecho conforme lo dispuesto por la legislación marcaria, Ley Nro 1294/98. Para lo cual es necesario hacer una breve introducción del caso: -. En sede administrativa la firma McDonald's Corporation se opuso a la solicitud del registro de marca "MC BEER BAR RESTAURANT" solicitada para la clase Nro. 43 del nomenclátor internacional, la oposición fue en base a los registros, de marcas que esta firma posee en la misma clase "MCDONALD'S"/ "MCDONALD'S y logatipo" y en la clase Nro. : 41 Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candi MINISTRO Quel Dra Ma Carolina Llanes O. Ministra

"MCDONALD'S ES LO QUE YO COMO Y LO QUE HAGO (slogan)". Por medio de la Resolución Nro. 96 del 05 de marzo del 2010 la Secretaría de Asuntos Litigiosos rechazó la oposición planteada, por medio de la Resolución Nro. 311 del 09 de julio del 2012 el Director de la Propiedad Industrial confirmó la resolución recurrida en apelación -Resolución Nro. 96 del 05 de marzo del 2010. Los fundamentos de estos actos administrativos fueron que la marca solicitada incorpora elementos diferenciadores en su conjunto que le dotan de características y distintivos propios en relación a la adversa. La firma McDonald's Corporation interpuso demanda contenciosa administrativa contra dichos actos administrativos. - Luego de haber realizado esta breve introducción, corresponde analizar si la marca solicitada "MC BEER BAR RESTAURANT" solicitada para la clase Nro. 43 del nomenclátor internacional se diferencia suficientemente de la marca registrada en la misma clase, de manera tal que no quepa lugar para la confusión en el público consumidor por riesgo de asociación. -....... En ese orden, corresponde realizar el siguiente cotejo, en el aspecto ortográfico se puede apreciar que las marcas registradas de la firma oponente se componen de la siguiente forma: "MCDONALD'S" (9 letras), "MCDONALD'S y Logotipo" (9 letras), "MCDONALD'S ES LO QUE YO COMO Y LO QUE HAGO (slogan)" (32 letras) a diferencia de la solicitante que se compone la siguiente manera: "MC BEER BAR RESTAURANT" (19 letras); por otra parte, en el aspecto fonético se puede apreciar que las pronunciaciones entre las marcas en pugna difieren ampliamente pues la marca solicitada incorpora elementos diferenciadores en su conjunto que le otorga características propias a diferencia de las ya registradas. Ahora bien, en el aspecto gráfico, las marcas registradas poseen un logotipo caracterizado con dos arcos unidos que representan una "M", mientras que la marca solicitada no posee grafico alguno. Por lo hasta aquí señalado, se puede apreciar que el único elemento común entre las marcas en pugna es el radical "MC", radical que a mi parecer

D. CORTE SUPREMA 11 Expediente: "MCDONALD'S : COPORATION C/ RES NRO.: 311 DEL 09/07/12 Y OTRAS DICTADAS POR LA D.I.N.A,P.I". DE USTICIA no es suficiente para causar la confusión en el público consumidor, pues la marca solicitada es fonética y ortográficamente distinta a las ya registradas. Consiguientemente concibo la posibilidad de coexistencia pacífica entre las marcas en pugna al no encoritrar elementos susceptibles de causar confusióri, configurando la marca solicitada una marca que reúne los requisitos de novedad, distintividad y especialidad conformeja lo establecido en la legislación marcaria, Ley Nro 1294/98 en su artículo 1 que establece: "Son marcas todos los signos que sirvan para distinguir productos o servicios. Las marcas podrán consistir en una o más palabras, lemas, emblemas, monogramas, sellos, viñetas, relieves; los nombres, vocablos de fantasía, las letras y números con formas o combinaciones distintas; las combinaciones y disposiciones de colores, etiquetas, envases y envoltorios. Podrán consistir también en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos o de sus envases o envolturas, o de los medios o lugar de expendio de los productos o servicios correspondientes. Este listado es : meramente enunciativo". Por último, en cuanto al agravio del recurrente, en relación a la imposición de costas establecidas por el Tribunal de Cuentas, considero que este agravio debe tener acogida favorable pues al tratarse de una cuestión de apreciación subjetiva, la interpretación que causa la resolución de la cuestión planteada hace viable la imposición de costas en el orden causado en dicha instancia, conforme lo dispuesto en el articulo 193 del Código Procesal Civil. - Por tanto, en base a las consideraciones expuestas precedentemente corresponde HACER LUGAR parcialmente al recurso de, apelación interpuesto por la firma McDonald's Corporation; contra el Acuerdo y Sentencia Nro. 89 del 19 de mayo del 2020, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, y en consecruenciaREVOCAR el punto tercero de dicho fallo, disponiendose la imposición de costas en el orden causado, conforme 16 dispuesto en el artículo 193 del Código Procesal Civil. En relación Luis María Benetez Riera Ministro Dr. Manuel Dejesús Ramirez Cand MINISTRO Dras Ma. Caroling Llanes O. Ministra Abg. Dominguezv. Secretaria

a las costas en esta instancia, corresponde que sean impuestas en el orden causado, de conformidad al artículo 193 del Código Procesal Civil. Es mi voto. A SU TURNO, LOS DRES. BENITEZ RIERA y LLANES OCAMPOS, DIJERON: Que se adhieren al voto del Ministro preopinante, Dr. Ramirez Candia, por compartir los mismos fundamentos. - Con lo que se dio porterminado el acto firmado SS.EE todo por ante mi, que lo certifico, quedando acordada Va sentencia que inmediatamente sigue: Ante mí: Luis Mome Sonítez Riera Ministro quel rata Carolina Llanes O. Ministra forampre N Dr. Manuel Dejesús Ramirez Cand MINISTRO Abg. Norma Dominguez V. Asunción, 21 de abul del 2021.- SecretariziSTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede, la Excelentisima;— CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA PENAL RESUELVE: 1. DESESTIMAR la nulidad contra el Acuerdo y Sentencia Nro. 89 del 19 de mayo del 2020, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala. 2. HACER LUGAR parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la firma McDonald's Corporation, y en consecuencia REVOCAR el punto tercero del Acuerdo y Sentencia Nro. 89 del 19 de mayo del 2020, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, disponiendose la imposición de costas en el orden causado, conforme lo dispuesto en el artículo 193 del Código Procesat Civil, conforme a los fundamentos expuestós en la resolución.- 3. IMPØNER las costas en el orden causado, en base al artículo 193 del Código Procesa divil. - 4. ANOTAR, registrar y notificar ji Ante mí: COR ٢EC:T ADCAL CONTENCEO Luis María Bontez Riera Ministto MINISTRO Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra Abg. Norma Dominguez V. Secretaria (