Jurisprudencia CSJ

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 03 EXPEDIENTE: PUMA SE C/ RES. N° 515 DE FECHA 18/AGO/2022 Y OTRA DICT. POR DINAPI. ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO Trescientos. - 20 2: RECOST ESTADISTI 2025 -10 2 pez Fran En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los Roque días dos del mes de octubre del año dos mil veinticinco, estando reunidos en la -Sala de Acuerdos los Excmos. Señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, los Dres. MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS, MANUEL DE JESÚS RAMÍREZ CANDIA y LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA, por ante mí la Secretaria autorizante, se trajo el expediente caratulado: "PUMA SE C/ RES N° 515 DEL 18/AGO/2022 Y OTRA DICT. POR LA DINAPI", a fin de resolver los Recursos de Nulidad y Apelación contra el Acuerdo y Sentencia N° 64 de fecha 26 de abril de 2024, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala.- Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvió plantear y votar la siguiente:- CUESTIONES: ¿Es nula la Sentencia apelada? En caso contrario, ¿Se halla ella ajustada a derecho? Practicando el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA, MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS Y MANUEL DE JESÚS RAMÍREZ CANDIA. A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. BENÍTEZ RIERA dijo: Que, el Abogado Hugo Berkemeyer, representante de la firma actora PUMA SE, si bien interpuso el recurso de nulidad (fs. 591) y el mismo le fue concedido por A.I. N° 472 de fecha 30/07/2024; mediante escrito de fs. 603/610 desiste expresamente de dicho recurso, por lo que se lo debe tener por desistido del mismo. Por otro lado, no se observan en la resóllagión recurrida vicios o defectos que ameriten la declaración de oficio de su nulidad en los términos autorizado por los Arts. 113 y 404 del Código Procesal Civil. ES Mty A su turno os Dres/LLANES OCAMPOS Y RAMÍREZ CANDIA, manifiestan que se adhieren al voto que antecede por los mismos fundamentøs Piera Saul Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candi MINISTRO Dra. Ma. Carolina Klanes 0. Ministra Abg. Norma Dom/nguez Y.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. BENÍTEZ RIERA prosiguió diciendo: Por Acuerdo y Sentencia N° 64 de fecha 26 de abril de 2024 (fs. 587/590), el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, resolvió: 1) NO HACER LUGAR a la presente demanda contenciosa administrativa deducida por la firma PUMA SE... 2) CONFIRMAR la Resolución Nº 515 de fecha 18 de agosto de 2022 y otra, dictadas por la Dirección de Propiedad Intelectual... 3) IMPONER las costas a la perdidosa... 4) NOTIFICAR, registrar, notificar y remitir ejemplar a la Excma. Corte Suprema de Justicia. QUE, antes de entrar a estudiar el fondo de la cuestión debemos realizar una breve síntesis de las cuestiones administrativas que sirvieron de base a la presente demanda. Así tenemos que en fecha 27/12/2017 se presentó ante la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual la Agente Norma Thomen en representación del Sr. Carlos Guerrero Rivas, a solicitar el registro de la marca "REAL SOCCER y etiqueta", en la clase 25. A este pedido de registro, en fecha 24/01/2018, se opuso el agente Hugo Berkemeyer en representación de la firma PUMA SE, en base a su marca figurativa, inscripta en la clase 25. La Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual dictó la Resolución N° 1149 del 17/12/2019, por la cual resolvió "1) DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por PUMA SE contra Carlos Guerrero Rivas sobre oposición al registro de marca "REAL SOCCER Y ETIQUETA", clase 25, 2) DISPONER la prosecución de la solicitud de registro de la marca "REAL SOCCER Y ETIQUETA", clase 25, solicitada por Carlos Guerrero Rivas, 3) NOTIFIQUESE". Seguidamente, la Agente Marta Berkemeyer, en representación de la firma PUMA SE, interpuso contra dicha decisión recurso de apelación. La Dirección General de la Propiedad Industrial dictó la Resolución N° 515 de fecha 18/08/2022 por la cual resolvió: "1) CONFIRMAR la Resolución Nº 1149 del 17/12/2019 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, 2) ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "REAL SOCCER Y ETIQUETA", clase 25, solicitada a nombre de Carlos Andrés Guerrero Rivas S.A., 3) NOTIFIQUESE". Posteriormente, en fecha 1/11/2022 se presentó ante el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, el Abogado Hugo Berkemeyer, en representación de la firma PUMA SE, a promover demanda contencioso administrativa contra las Resoluciones N° 1149 de fecha 17/12/2017 y N° 515 de fecha 18/08/2022 dictadas por la DINAPI. Una vez trabada la litis y luego de los trámites de rigor, el Tribunal de Cuentas Primera Sala, dictó el Acuerdo y Sentencia N° 64 de fecha 26 de abril de 2024, hoy recurrido.

11 1i/ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA EXPEDIENTE: PUMA SE C/ RES. N° 515 DE FECHA 18/AGO/2022 Y OTRA DICT. POR DINAPI. 2025 Contra esta decisión del Tribunal de Cuentas, el representante de la parte actora, dedujo recurso de apelación y lo fundamentó en el escrito de fs. 603/610, argumentando en resumidas cuentas que el Tribunal no realizó ningún análisis ni valoración de las pruebas aportadas. Agregó que PUMA es una de las marcas más importantes de indumentaria deportiva del mundo y es notoria y famosa en Paraguay, por lo que se le debe aplicar la protección especial a las marcas que reúnen estos requisitos. Afirmó que se ignoró por completo la figura de la dilución marcaria, ya que la adición del texto "real soccer" junto a un león dorado no elimina el riesgo de asociación indebida o confusión directa. Luego de otras varias disquisiciones, terminó solicitando se revoque, con costas, el Acuerdo y Sentencia N° 64 de fecha 26 de abril de 2024, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala. . QUE, de lo precedentemente analizado y transcripto, resulta obvio que el meollo de la cuestión se circunscribe a resolver si la marca solicitada por el señor Carlos Guerrero Rivas "REAL SOCCER Y ETIQUETA" y cuya inscripción debería hacerse en la clase 25, se presta o no a confusión frente a la marca figurativa oponente de la firma PUMA SE, y si pudiera o no inducir al error en el público consumidor. QUE, entrando a examinar la cuestión, debo señalar como ya dijera en fallos análogos anteriores, que la esencia de la marca está en poder excluir a otros en el uso de marcas confundibles. El espíritu de la legislación marcaria, conforme la doctrina imperante, es evitar la confusión. Tanto es así que ya no se habla de que las marcas deben ser claramente inconfundibles, sino que deben ser claramente distinguibles. Se pone acento así en la necesidad de una clara diferenciación de las marcas en pugna. Por otro lado, es sabido que los tres campos principales en los cuales debe efectuarse el cotejo de los signos marcarios son el gráfico, el fonético y el ideológico Lais Eduardo Bertene y Guillermo Cabanellas Derecho de Marcas, Tomo II, Editorial Elasta).- caso sub-examine enfrenta a una marca solicitada mixta (elemento grafico + elemento r erbal o denominativo) con una marca registrada figurativa Lui: Moria Rubitez Biot Laul Dr. Manuel Dojesús Ramirez Candi Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra MINISTRO Abg: Norma Maminguee V. secretaria

(elemento gráfico sin denominación), ambas en la clase 25 (prendas de vestir, calzado, artículos de sombrería - Clasificación de Niza 12ma. Edición, Versión 2025). Bien, a lo ya expresado tanto en las resoluciones administrativas como jurisdiccional, debemos agregar que la marca solicitada, al ser mixta, tiene un carácter distintivo que no lesiona las normas legales en vigencia y que posee una notoria diferencia gramatical, fonética y visual. Cuando hablamos de marca mixta, hablamos de un modelo híbrido que combina varios elementos y que posee carácter muy flexible, la cual se debe proteger en todos sus elementos y en forma conjunta. La marca solicitada posee un isotipo de león con abundante melena coloreado en dorado y negro (en degradé) y en una posición de salto, acompañado de un logotipo con gráfica especial (Real Soccer). Por otro lado, tenemos la marca inscripta, que resulta ser figurativa, ya que solo cuenta con una representación puramente visual, sin texto o palabras, consistente en la silueta de un puma de color negro en posición de salto. Entonces, sabiendo que las cuestiones marcarias no se limitan a reglas preestablecidas sino que responden a un análisis prudente realizado por parte del juzgador, lo único que tendrían en común las marcas en pugna sería la posición de salto de sus respectivos felinos, lo cual obviamente no puede constituir motivo de rechazo para la inscripción de una marca.-....... Ahora bien, en relación a las afirmaciones del apelante sobre que nos encontramos ante un hecho de "imitación", "reproducción", "dilución", "asociación indebida" y "confusión indirecta", debemos hacer notar que desde su parte no se arrimaron pruebas que demuestren fehacientemente dichas cuestiones, por lo que no pueden tenerse en cuenta desde dicha perspectiva. Por otro lado, la marca solicitante de registro y la marca registrada que se opone a la solicitud de registro, evidentemente no caen dentro de la identidad, considerando que una y otra no poseen la misma cantidad de elementos, tal como se explicara precedentemente, pudiendo tener una coexistencia pacífica. En cuanto a la dilución que menciona el apelante, según palabras de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), el término dilución se define como: la disminución de la capacidad distintiva de una marca notoria o famosa para identificar productos o servicios..., lo cual parece remoto en el caso que nos ocupa, ya que por lo mencionado por el propio apelante, la marca registrada es mundialmente importante y altamente famosa y reconocida en el ámbito local, lo cual determina que cuenta con un público consumidor bien formado e instruido, que difícilmente caiga en alguno de los errores mencionados.

10 20131132 CORTE SUPREMA DEJUSTICIA EXPEDIENTE: PUMA SE C/ RES. N° 515 DE FECHA 18/AGO/2022 Y OTRA DICT. POR DINAPI. 2025 10- -2 Que, el hecho que en ambas marcas el punto de similitud sea el isotipo de un felino (solicitada: león - registrada: puma) no es razón suficiente ni valedera para Impedir el registro de la marca solicitada. Es así que, la marca oponente no puede impedir un registro con la intención de adueñarse de dicho isotipo por el solo hecho de que su marca es prestigiosa y reconocida. Por lo demás, la marca solicitada cumple con lo establecido en el Artículo 1 de la Ley N° 1294/2005, para ser inscripta como corresponde: "Son marcas todos los signos que sirvan para distinguir productos o servicios. Las marcas podrán consistir en una o más palabras, lemas, emblemas, monogramas, sellos, viñetas, relieves; los nombres, vocablos de fantasía, las letras y números con formas o combinaciones distintas; las combinaciones y disposiciones de colores, etiquetas, envases y envoltorios. Podrán consistir también en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos o de sus envases o envolturas, o de los medios o lugar de expendio de los productos o servicios correspondientes. Este listado es meramente enunciativo".- Que, de lo precedentemente expuesto, se concluye que las marcas en pugna son inconfundibles, no existiendo riesgo de error, confusión, asociación o dilución, ni perjuicio para que ambas marcas puedan coexistir pacíficamente. Por lo tanto, corresponde NO HACER LUGAR al recurso de apelación deducido por el Abogado Hugo Berkemeyer, representante de la firma actora PUMA SE, y en consecuencia, confirmar el Acuerdo y Sentencia N° 64 de fecha 26 de abril de 2024, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala. En cuanto a las costas en esta instancia, las mismas deberán ser impuestas al perdidoso, en virtud a lo establecido en el artículo 203 inc. a) del CPC. ES MI VOTO. A su turno, la Ministra Dra. MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS, dijo: Me adhiero al voto del distinguido colega preopinante, Dr. Luis María Benítez Riera, por sus mismos fundamentos, en el sentido de rechazar el recurso de apelación interpuesto por la replesentación de la firma PUMA S.E. y CONFIRMAR el Acuerdo y Sentencia N° B4 de fecha 26 de abril de 2024 dictado por el Tribunal de Cuentas- Primera Sala figuerdo igualmente respecto de la imposición de costas a la perdidosa, en virtud de lo dispuesto por el artículo 203 inciso a) del Código Procesal Civil. ES MI VOTO Luir Monta Reniset Aull Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra Dr. Manuel Dojesús Ramirez Candi MINISTRO Abg. Warma Baminguez V. Secretaria

A su turno, el Ministro Dr. MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA, dijo: Comparto la postura del Dr. Benítez Riera, en cuanto a NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto contra el Acuerdo y Sentencia N° 64 de fecha 26 de abril de 2024, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, por compartir los mismos fundamentos. Ahora bien, en lo que respecta a las costas, considero que estas deben ser impuestas en el orden causado, conforme a lo dispuesto en el Artículo 193 del Código Procesal Civil, la interpretación que causa la Resolución de la cuestión planteada. ES MI VOTO Con lo que se dio por terminado el acto firmando S.S.E.E. todo por ante mí que lo certifica quedando acordada la sehtencia que inmediatamente sigue: Luir Mora Reniez Piera Minsist ANTE MI: Dr. Manuel Dejesus Ramirez Candi MINISTRO Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra ложка Aisg. Nerme Domingdez V. Secretaria Asunción, 02 de octubre 2,025.- VISTOS los méritos del Acuerdo que antecede, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA PENAL RESUELVE: 1) TENER POR DESISTIDO al Abogado Hugo Berkemeyer, representante de la firma actora PUMA SE, del recurso de nulidad interpuesto. 2) NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por el Abogado Hugo Berkemeyer, representante de la firma actora PUMA SE, y en consecuencia; 3) CONFIRMAR el Acuerdo y Sentencia N° 64 de fecha 26 de abril de 2024, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, de conformidad con lo xouesto en el exordio de la presente Resolución.- ) IMPONER las costas al apelante (203 inc. a) del CPC 5) ANOTAR registrar y notificar.- Lei: Morra Renitez BioTa ANTE MÍ: * Dra. Ma. Carolina Llanes O. Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candi Ministra MINISTRO LOBICIAL * Abg. Marma paminguez V. Secretaria CONTENCIOSO APREMA DE