Jurisprudencia CSJ

JUICIO: «ASTURIAS TEJIDOS S.A. C/ CORTE SUPREMA DE USTICIA RES. N° 269 DE FECHA 17/JUL/2019 DICT. POR DIRECCIÓN NACIONAL DE LA 01 02 PROPIEDAD INTELECTUAL - DINAPI» ACUERDO Y SENTENCIA N° Doscientos noventa y tres la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los. Veinti suatro días, del mes de. Se tiembre, del año dos mil veinticinco, estando reunidos en Sala de Acuerdos los señores Ministros de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS, LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA y MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA, por Ante mí, la Secretaria autorizante, se trajo el expediente caratulado: «ASTURIAS TEJIDOS S.A. C/ RES. N° 269 DE FECHA 17/JUL/2019 DICT. POR DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - DINAPI», a fin de resolver los recursos de apelación y nulidad interpuestos por el abogado Hugo T. Berkemeyer en representación de la firma Asturias Tejidos S.A., en contra del Acuerdo y Sentencia N° 72 de fecha 26 de abril de 2024 dictado por el Tribunal de Cuentas-Primera Sala. Previo estudio de los antecedentes del caso, la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvió plantear las siguientes; CUESTIONES: ¿Es nula la Sentencia apelada? En caso contrario, ¿se halla ella ajustada a Derecho? Practicado el sorteo de Ley para determinar el orden de la votación, dio el siguiente resultado: LLANES OCAMPOS, BENÍTEZ RIERA y RAMÍREZ CANDIA. Abe tuna en LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, la Doctora MARÍA Speretatha CAROLINA LLANES OCAMPOS dijo: Tal como se desprende de la lectura del escrito de expresión de/agravios presentado por la representación de la parte actora (ts. 153-160), la parte recurrente ha desistido expresamente del recurso de nulidad. Por otra panto epige señalar que en la sentencia recurrida no se observan vicios o defectos que ameriten el tratamiento oficioso de la nulidad, en los términos autorizados por los articulos 15, 113 y 404 del Código Procesal Civil, por lo que Quech Luis Maria Benitez Riera Ministro Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candi Dra. Ma. Cardina Llanes 0.1 Ministra MINISTRO

corresponde TENER POR DESISTIDO del recurso de nulidad a la parte actora. ES MI VOTO. A sus turnos los Ministros BENÍTEZ RIERA y RAMÍREZ CANDIA manifiestan que se adhieren al voto de la distinguida Ministra preopinante, por sus mismos fundamentos. A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, la Señora Ministra LLANES OCAMPOS prosiguió diciendo: Por Acuerdo y Sentencia N° 72 de fecha 26 de abril de 2024, el Tribunal de Cuentas-Primera Sala resolvió: « 1) NO HACER LUGAR A LA PRESENTE ACCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA, promovida por el Abogado, Hugo I. Berkemeyer en representación de la firma Asturias Tejidos SA contra la RESOLUCIÓN N° 269 DEL 17/07/2019 DICTADA POR LA DINAPI y en consecuencia, corresponde: 2) CONFIRMAR las resoluciones impugnadas. 3) IMPONER LAS COSTAS a la parte perdidosa. 4) ANOTAR, registrar...». ARGUMENTOS DE LAS PARTES: AGRAVIOS DE LA PARTE ACTORA - ASTURIAS TEJIDOS S.A.: Conforme escrito de expresión de agravios de la parte actora, agregado a fs. 153-160 de estos autos, la firma Asturias Tejidos S.A. manifestó que la resolución dictada por el Tribunal en estos autos le genera agravios, puesto que con la solicitud de marca, lo que su parte pretende es registrar una denominación que consiste en su nombre comercial, la cual le corresponde desde que opera en Paraguay en el año 2016. Agregó además que la marca solicitada está acompañada de una etiqueta distintiva que aporta una cualidad destacada; así también, destacó que existe una gran cantidad de marcas, en diferentes clases, que portan ya sea la denominación 'Asturias' o bien el nombre de otras ciudades o regiones, todas las cuales coexisten pacíficamente; en cambio, tal como lo entendió el Tribunal, para la Clase 19, la pretendida marca "Asturias y etiqueta" no reúne los requisitos de ley. En ese orden de ideas, en el referido escrito de agravios, la parte actora reflejó varios ejemplos de diferentes marcas (incluidas ciertas marcas con la denominación 'Asturias') que fueron concedidas por la autoridad competente; datos los cuales bastan consultar en el sistema 'SPRINT' de la DINAPI - expresó. 2

CORTE SUPREMA DEJUSTICIA JUICIO: «ASTURIAS TEJIDOS S.A. C/ RES. N° 269 DE FECHA 17/JUL/2019 DICT. POR DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - DINAPI» ACUERDO Y SENTENCIA N° Doscientos novonta y tras ESTE Sumado a lo expresado, la actora continuó argumentando: «... Cómo es posible que en un caso idéntico el magistrado Dr. Rodrigo A. Escobar, haya votado y nocinifestado de manera clara, QUE NO EXISTE RIESGO DE ASOCIACIÓN NI CONFUSIÓN ENTRE LA MARCA SOLICITADA CON LA COMUNIDAD EXTRANJERA y posteriormente en el caso de autos haya votado en contra manifestado totalmente lo contrario. Queda claro entonces que, existe una falta de coherencia en los fallos emitidos por el mismo Tribunal de Cuentas, generando de esta manera una total inseguridad jurídica...». En virtud de todo lo expuesto in-extenso, la representación de la parte actora solicitó la revocación del Acuerdo y Sentencia N° 72 de fecha 26 de abril de 2024 del Tribunal de Cuentas-Primera Sala, con imposición de costas a su contraria. CONTESTACIÓN DE LA PARTE DEMANDADA: Por providencia de fecha 12 de diciembre de 2024, se corrió traslado de los agravios a la representación de la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual, quien presentó su contestación en los términos del escrito agregado a fs. 169-171. La representación de la parte demandada argumentó que la marca solicitada se enmarca dentro de ciertas restricciones establecidas en la Ley N° 1294/98, por lo que la DINAPI no puede conceder su registro. En tal entendimiento, argumentó: «...entre los impedimentos citados por la ley marcaria para constituir una marca se encuentran aquellos signos que pueden inducir al engaño o confusión respecto a la Atig. Marianas ocedencia de los productos... En ese sentido, la solicitud de registro analizada "ASTURIAS'" constituye el nombre de una comunidad autónoma de España, una comunidad montañosa y costera que cuenta con numerosos y conocidos enclaves naturales... habiéndos e realizado el examen de registrabilidad...esta Dirección considera que no espiable su registro en esa condición...». Sobre yales argumentaciones, la representación de la DINAPI sostiene que la marca solicitala se encuentra dentro de las prohibiciones establecidas en el artículo 2 re Benítez Riera Ministro Dr. Manuel Dejesus Ramírez Candi MINISTRO Dra Via. Carolina bianes O. Ministra 3

de la Ley N° 1294/98. En consecuencia - argumentó - la sentencia recaída en estos autos se encuentra ajustada a derecho y como tal, deviene procedente la confirmación del Acuerdo y Sentencia N° 72-2024 del Tribunal de Cuentas-Primera Sala, correspondiendo igualmente la imposición de costas a la parte actora. ANÁLISIS JURÍDICO: Tras el análisis razonado de la resolución apelada, de los documentos obrantes en autos así como de los argumentos esgrimidos respectivamente por las partes, se constata que en fecha 13 de octubre de 2017, la firma Asturias Tejidos S.A. se había presentado ante la autoridad competente a efectos de solicitar el registro de la marca "ASTURIAS y etiqueta", para distinguir servicios comprendidos dentro de la Clase 19 del Nomenclador Internacional de Marcas, sin que se presentara persona alguna a deducir oposición. En un primer término, la Dirección de Marcas había dictado el Dictamen N° 46034 de fecha 12 de diciembre de 2018, expidiéndose en sentido favorable a la concesión del registro de la marca. Seguidamente, por Resolución N° 269 de fecha 17 de julio de 2019, la Directora General (interina) de la Propiedad Industrial resolvió revocar el dictamen referido en el párrafo precedente. Tal es así que considerando conculcados sus derechos, la firma Asturias Tejidos S.A. se presentó ante el fuero de lo contencioso-administrativo a efectos de instaurar esta demanda, la cual una vez tramitados los estadios procesales de rigor, fue resuelta por el Tribunal de Cuentas-Primera Sala por medio del Acuerdo y Sentencia N° 72 de fecha 26 de abril de 2024, en sentido desfavorable a las pretensiones de la firma Asturias Tejidos S.A., por lo que esta interpuso recurso de apelación en contra del fallo que le resultara adverso. Hecha la síntesis de actuaciones que antecede, pasamos entonces a responder a la interrogante: ¿Se encuentra ajustado a derecho el Acuerdo y Sentencia N° 72 de fecha 26 de abril de 2024 dictado por el Tribunal de Cuentas-Primera Sala, o corresponde que el mismo sea revocado? A fin de contestar la cuestión, resulta pues necesario remitirnos primeramente al Artículo 2 de la Ley N° 1294/98, el cual en sus incisos pertinentes establece: "No 4

CORTE SUPREMA DEJUSTICIA JUICIO: «ASTURIAS TEJIDOS S.A. C/ RES. N° 269 DE FECHA 17/JUL/2019 DICT. POR DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - DINAPI» ACUERDO Y SENTENCIA N° Doseientos noventa y tios 2 "podrán registrarse como marcas: a) los signos o medios distintivos contrarios a la "ley, al orden público, a la moral y a las buenas costumbres y aquellos que puedan 91 Sinducir a engaño o confusión respecto a la procedencia, el modo de fabricación, las características o la aptitud o finalidad del empleo de los productos o servicios de que se trate; b) los escudos, distintivos, emblemas, nombres, cuyo uso corresponde al Estado, las demás personas jurídicas de derecho público o las organizaciones internacionales, salvo que sean solicitados por ellas mismas..." El fundamento principal sostenido por la DINAPI - tanto en sede administrativa para fundamentar la resolución impugnada como en todo el presente proceso contencioso-administrativo - consiste en que la marca solicitada señala procedencia o refiere a un lugar geográfico (específicamente, la región española del Principado de Asturias), lo cual induciría erróneamente al público consumidor, haciendo creer que los productos amparados por la marca solicitada por Asturias Tejidos S.A. serían provenientes de la referida región geográfica, violándose así los incisos a) y b) del artículo 2 de la Ley N° 1294/98. Pasemos, pues, a examinar la denominación y etiqueta que pretende registrar la firma Asturias Tejidos S.A., y es la siguiente: ASTURIAS Karinna Penoni Secretarla Volviendo al inciso a) del artículo 2 de la Ley N° 1294/98 y observando la denominacion y etiqueta que anteceden, no puedo sino disentir con las argumentaciones de la Administración, puesto que no reluce que la marca solicitada induzca al error, engaño/o confusión. Tanto la etiqueta distintiva como la denominación nada esta por sí sola - no implican ni tampoco dan a entender una referencia de origen específico. Además, cobra particular relevancia que lo pretendido por la firma accionante es el registro de la marca arriba identificada, dentro de la Clase але) Luis Maria Benitez Riera Angistro Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candi MINISTRO Dra ina. Ceroliti Lianes O. 5 Ministra

19 del nomenclador internacional. Sobre este punto en particular, cabe traer a colación que tanto la versión del nomenclador internacional del año 2017 (vigente al momento de la solicitud de la marca pretendida) como la versión del año 2019 (vigente al momento en que se dictó el acto administrativo hoy impugnado (véase referencias de consulta al pie'), ambas versiones del nomenclador refieren a la Clase 19 como abarcadora de: «Materiales de construcción no metálicos; tuberías rígidas no metálicas para la construcción; asfalto, pez, alquitrán y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos.». Tomando estos elementos, y colocándonos en el lugar del público consumidor, resulta más que razonable que la marca solicitada posee una tipografía, color y etiqueta propios que lejos están de asimilarse a las características o distintivos o escudos de la comunidad autónoma española de Asturias, también conocida como Principado de Asturias; por lo cual, no resulta procedente lo alegado por la Administración en este caso. Por la misma razón apuntada, tampoco resulta aplicable el inciso b) del artículo 2 ya indicado, puesto que la marca solicitada no consiste en el escudo, distintivo, emblema y/o siquiera el nombre completo de la región española referida. De tal manera, y a fin de apuntalar las observaciones que preceden, me permito traer a colación un caso paradigmático que se llevó a cabo ante el Centro de Mediación y Arbitraje de la propia Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI, el cual -coincidentemente- implicaba el análisis de la denominación "Asturias': el caso individualizado como 'Gobierno de Asturias vs. Dispal Astur S.A., Caso N° 2007- 1233 '. En el citado caso, el Centro de Mediación y Arbitraje OMPI había declarado que el nombre 'Asturias' tomado por sí solo, es solamente UN elemento más dentro de la denominación protegida, y como tal, de forma aislada o desprovista de los demás elementos que protegen a las marcas de las cuales es titular el Principado o el Gobierno de Asturias, la denominación 'Asturias' -por sí sola- no constituye un elemento distintivo independiente que impida o excluya el registro de marcas distintas ' Nomenclador Internacional de Niza, versión 2017, extraído de: https://nclpub.wipo.int/esen/?class number=19&lang=es&menulang=es&mode=flat&notion=&pagination=n Nomenclador Internacional de Niza, versión 2019, extraído de: https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/assets/archivos-institucionales/Class-Niza-2019.odf 2 Lectura de la decisión completa puede encontrarse en: http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2007/d2007-1233.html 6

CORTE SUPREMA DE USTICIA JUICIO: «ASTURIAS TEJIDOS S.A. C/ RES. N° 269 DE FECHA 17/JUL/2019 DICT. POR DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - DINAPI» ACUERDO Y SENTENCIA N°. Doscientos noventa y tios 2025 2" TE BI LET Sque porten esa denominación. Con relación al caso que presentemente nos ocupa, tal pres la postura que comparte esta Judicatura. 91 ( e En virtud de todo lo hasta aquí expuesto, y en estricta observancia de las disposiciones legales citadas, me permito concluir que no existe riesgo de inducción a engaño o confusión con respecto a la procedencia con la marca 'Asturias y etiqueta' que pretende registrar la firma Asturias Tejidos S.A., por lo que corresponde HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto en estos autos por la parte actora y por ende REVOCAR el Acuerdo y Sentencia N° 72 de fecha 26 de abril de 2024 dictado por el Tribunal de Cuentas-Primera Sala. Como lógica consecuencia, corresponde REVOCAR el acto administrativo impugnado en estos autos - Resolución N° 269 de fecha 17 de julio de 2019 dictado por la Directora General (interina) de la Propiedad Industrial - y ORDENAR la prosecución de los trámites de registro de la marca 'ASTURIAS y etiqueta', Acta N° 76935, en la Clase 19. En cuanto a las costas, corresponde que - en ambas instancias - las mismas se impongan a la perdidosa (parte demandada) en virtud de lo dispuesto en el artículo 203 inciso b) del Código Procesal Civil, concordante con el artículo 205 del mismo cuerpo legal. ES MI VOTO. A su turno, el Ministro DR. LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA expresó su adhesión al voto de la Ministra preopinante, por compartir sus mismos fundamentos. A su turno, el Ministro DR. MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA dijo: comparto la postura de la Dra. Llanes Ocampos, en cuanto a HACER LUGAR arecurso de apelación interpuesto contra el Acuerdo y Sentencia N° 72 de fecha 26 Abg. Karinna secreitte abril de 2024, dictado por el Tribunal de Cuentas-Primera Sala, por compartir los mismos fundamentos Ahora bien, /en lo que respecta a las costas, considero que estas deben ser impuestas en el orden causado, conforme a lo displesto en el Artículo 193 del Código Luis Mane Benitez Riera Ministro tou) Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candi MINISTRO de anco e. Dia. Ministra 7

Procesal Civil, por la interpretación que causa la Resolución de la cuestión planteada. ES MI VOTO. Con lo certifico • el afo por terminado el acto firmando SS.EE., todo por ante mí que dando acordada la sentencia que inmediatamente sigue: lIs Mara dentez Hie Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra Ante mí: Dr. Manuel Weyesus Hamurez Candi MINISTRO Abg. Karinna Penoni Secretaria Asunción, 24 de setiembre de 2025.- Y VISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede; la Excelentísima CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA PENAL RESUELVE: TENER POR DESISTIDO del recurso de nulidad la representación de la parte actora. HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto en estos autos por la parte actora y por ende REVOCAR el Acuerdo y Sentencia N° 72 de fecha 26 de abril de 2024 dictado por el Tribunal de Cuentas-Primera Sala, debiéndose como lógica consecuencia; 3) REVOCAR el acto administrativo impugnado en estos autos - Resolución N° 269 de fecha 17 de julio de 2019 dictado por la Directora General (interina) de la Propiedad Industrial - y ORDENAR la prosecución de los trámites de registro de la marca 'ASTURIAS y etiqueta', Acta N° 76935, en la Clase 19; todo cuanto antecede, de conformidad con las disposiciones legales y los fundamentos expuestos en la presente resolución. 8

JUICIO: «ASTURIAS TEJIDOS S.A. C/ CORTE SUPREMA DEJUSTICIA 01 03 03104/051 RES N° 269 DE FECHA 17/JUL/2019 DICT. POR DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - DINAPI» ACHERDO Y SENTENCIA N° Daseiontos novonta y tras ESTO 2025 24-09. 4) IMPONER as/costas a la perdidosa conforme con el artículo 203 inciso b) del Codiga Procesal e 9, ANOTAR, registrar y notificar. Kis Marta Beniet Falta Ministro Saus Ministra Ante mi Dr. Manuel Dejesús Ramírez Cano MINISTRO IAL Abg. Karinna Penoni Secretaria SEDRETARLA CORTE MECIAN CONTENCIOSO ADMiNGTRATIVO SUPREMA SE 9