Jurisprudencia CSJ

CORTE SUPREMA DE USTICIA Expediente: "Asturias Tejidos S.A. C/ Res. N° 272 del 17/jul/2019 dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual".- Acuerdo y Sentencia N Dosientos setenta - 1U2 03 1,06 6,05 Ecuado de Asas del mesea Repelembre Paraguay, los dosme venucinci •, estando reunidos en la Sala de Acuerdos los Excelentísimos Señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Doctores LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA, MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA, MARIA CAROLINA LLANES OCAMPOS, ante mí, la Secretaria autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: "Asturias Tejidos S.A. C/ Res. N° 272 del 17/jul/2019 dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual", a fin de resolver los Recursos de Apelación y Nulidad interpuesto por la parte actora, contra el Acuerdo y Sentencia N° 112 del 28 de mayo de 2024 dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala. Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvió plantear las siguientes; CUESTIONES: ¿Es nula la sentencia apelada? En caso contrario, ¿se halla ajustada a derecho? os. Norma Deminguez V. Secretaria Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: BENÍTEZ RIERA, RAMÍREZ CANDIA y LLANES OCAMPO..-.... A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, el señor ministro DR. BENITEZ RIERA, dijo: se verifica que el recurrente ha desistido del mismo en forma específica. Por otro lado, no se observan en la resolución recurrida vicios o defectos que tengan la suficiente entidad para declarar de oficio su nulidad, en los términos autorizados por los Arts. 113 y 404 del Código Procesal Civil. Por tanto, corresponde desestimar el presente Recurso. ES MI VOTO. A sus turnos, los señores ministros: Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candia y Dra. Maria Carolina Vanes Ocampos, manifiestan que se adhieren al voto del ministro preopinan bor los mismos fundamentos. A LA SEGUNOR CUESTIÓN PLANTEADA, el DR. BENÍTEZ RIERA, dijo: por Acuerdo y Sentencia N° 112 del 28 de mayo de 2024 dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, resolvió: "1°. - NO HACER LUGAR, a la presente acción Lui: Moris Penitez Piara aul Mansilo Dr. Manuel Dejesús Ramírez Canr MINISTRO Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra

contencioso administrativa planteada por el Abogado Hugo T. Berkemeyer en representación de la firma ASTURIAS TEJIDOS S.A., contra la Resolución N° 272 de fecha 17 de julio de 2019, dictada por la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. 2°. - CONFIRMAR, el acto administrativo impugnado, Resolución N° 272 de fecha 17 de julio de 2019, dictada por la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual 3°. - IMPONER las costas, conforme al art. 192 del CPC. 4°. - ANOTAR, registrar..."-... En el Recurso de Apelación interpuesto, el Abg. Hugo Berkemeyer, en representación de la parte actora, expresó agravios a fs. 147/154, manifestando en términos resumidos que, la marca solicitada reviste notoriedad y es reconocida en la industria textil del país, cumpliendo todos los requisitos exigidos por la ley. Además, explica que, la marca y la etiqueta, son distintivas, permitiendo diferenciar los productos sin que se confundan con otros. Finaliza solicitando se haga lugar al recurso de Apelación interpuesto. Al momento de contestar el traslado que le fue corrido, la Abg. Laura Isabel Gaona, en representación de la parte demandada, según fs. 163/165, manifestó que, la marca cuya denominación es solicitada se halla dentro de las prohibiciones de la Ley de Marcas. Por esta razón, solicita que se confirme la resolución recurrida.- Que, entrando a analizar el fondo de la cuestión planteada, el meollo de la cuestión consiste en resolver si la marca solicitada "Asturias Tejido y Etiqueta", cuya inscripción debe hacerse en clase 35, se trata o no de una denominación dispuesta entre las prohibiciones de la Ley de Marcas.- Al respecto, la clase 35 del nomenclátor, en la que pretende ser registrada la marca solicitada, comprende: "...la explotación o dirección de una empresa comercial, o 2) la dirección de los negocios o actividades comerciales de una empresa industrial o comercial..." (Clasificación de Niza - 11ª edición, versión 2017).~— El principal agravio de la parte apelante dice que el signo pretendido señala procedencia o es relativo a un lugar geográfico (región española) e induciría erróneamente al consumidor a pensar que los productos de la firma Asturias Tejidos S.A. provienen de dicha región, violándose así el art. 2 inc. a) de la Ley de Marcas. Al respecto, el Artículo 2 de la Ley 1294/98 establece: "No podrán registrarse como marcas: a) los signos o medios distintivos contrarios a la ley, al orden público, a la moral y a las buenas costumbres y aquellos que puedan inducir a engaño o confusión respecto a la procedencia, el modo de fabricación, las características o la aptitud y finalidad del empleo de los productos o servicios de que se trate; b) los escudos, distintivos, emblemas, nombres, cuyo uso corresponde al Estado, las demás personas jurídicas de derecho público o las organizaciones internacionales, salvo que sean solicitados por ellas mismas..."...

CORTE SUPREMA BEJUSTICIA Expediente: "Asturias Tejidos S.A. C/ Res. N° 272 del 17/jul/2019 dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual".- 20 Bien, en lo que respecta a lo preceptuado en el inciso a) del artículo 2 de la citada ley (que puedan inducir a engaño o confusión respecto a la procedencia), ›conforme a las características que adornan la marca solicitada, analizando la totalidad del conjunto y sabiendo que las cuestiones marcarias no se limitan a reglas preestablecidas sino que responden a un análisis prudente realizado por parte del juzgador, del cual se torna imposible prescindir de cierta subjetividad razonable, advierto que, la marca solicitada posee tipografía, color y etiqueta propios que lejos están de asimilarse a las características que presentan la bandera y el escudo de la comunidad autónoma de España conocida como Principado de Asturias, por lo que, solo por contener nombre similar es improbable que el consumidor asuma que los productos de la marca "ASTURIAS y etiqueta" provengan de dicha región. . En lo que respecta a lo preceptuado en el inciso b) del artículo 2 de la Ley N° 1294/98 (los escudos, distintivos, emblemas, nombres, cuyo uso corresponde al Estado) según lo agregado a autos y más arriba se visualiza que, la marca solicitada no es ni un escudo, ni un distintivo, ni un emblema ni un nombre (completo) de la comunidad autónoma Principado de Asturias, por lo que dicho inciso es inaplicable, sumado a ello y como ya se dijera, la marca cuya inscripción se pretende, al ser una marca mixta, posee una etiqueta (con color) que le asigna características que la definen y la hacen inconfundible.- Por otro lado, no es una cuestión menor que, en casos similares anteriores, la DINAPI otorgó registros a marcas cuyos nombres indicaban un lugar geográfico, como por ejemplo Bariloche y etiqueta (clases 9, 25, 35), Washington (clases 25, 35), Roma y etiqueta (clases 30, 35), Munich y etiqueta (clase 25), Cancún (clases 8, 35), Madrid y etiqueta (clase 39), Paris (clases 30, 43), etc. Entonces, denegar en esta oportunidad el registro de una marca basado en lo dispuesto en el inciso a) del artículo 2 de la Ley de Marcas, estaría quebrantando lo que se conoce como TEORÍA DE LOS ACTOS PROPIOS. Esta teoría constituye una regla de derecho que sanciona como inadmisible toda pretensión contradictoria respecto del propio comportamiento anterior efectuado por el mismo sujeto. Nadie puede ponerse de tal modo en contradicción con sus propios actos, y no puede, por tanto, ejercer una conducta incompatible con la asumida anteriormente. Sostiene Diez-Picazo que "el fundamento de la sanción aplicada a la conducta contradictoria se encuentra en la necesidad de guardar una conducta coherente". La seguridad jurídica se encontraría gravemente resentida si pudiera lograr tute a judicial la conducta de quien traba una relación jurídica con otro y lueg rocura cancelar parcialmente lo hecho para impedir consecuencias ra aumentar su provecho. Por ello debe declararse inadmisible la pre tensión de quien sea de colocarse en contradicción con su conducta anterior deliberadamente.- Luis Morin Fenitez Piara tell Messiso Dr. Manuel Dejesús Ramirez Candi MINISTRO Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra Aba. Norma Dam/nguez V. Secretarja

En base a lo precedentemente analizado y las prescripciones legales transcriptas, considero que, no existe riesgo de inducción a engaño o confusión respecto a la procedencia, por lo que no hallo perjuicio en que la marca solicitada sea inscripta. Entonces, corresponde HACER LUGAR al Recurso de Apelación interpuesto por la parte actora, y, en consecuencia, REVOCAR el Acuerdo y Sentencia N° 112 del 28 de mayo de 2024 dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala. En cuanto a las costas, las mismas deben ser impuestas a la perdidosa en virtud al principio establecido en el Art. 192 del Código Procesal Civil. ES MI VOTO. A su turno, el señor ministro Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candia, dijo: Comparto la postura del Dr. Benítez Riera, en cuanto a HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto contra el Acuerdo y Sentencia Nro. 112 de fecha 28 de Mayo de 2024, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, por compartir los mismos fundamentos.- Ahora bien, en lo que respecta a las costas, considero que estas deben ser impuestas en el orden causado, conforme a lo dispuesto en el Artículo 193 del Código Procesal Civil, por la interpretación que causa la Resolución de la cuestión planteada. ES MI VOTO.- A su turno, la señora ministra Dra. María Carolina Llanes Ocampos, dijo: Me adhiero a la conclusión a la cual arriba el voto preopinante del distinguido Ministro Dr. Luis María Benítez Riera, en el sentido de HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por la representación de la parte actora en contra del Acuerdo y Sentencia N° 112 de fecha 28 de mayo de 2024 dictado por el Tribunal de Cuentas - Primera Sala, debiéndose REVOCAR el citado fallo.- Analizando el presente caso sometido a estudio, se observa que la marca solicitado "ASTURIAS y etiqueta" para la Clase 35 del nomenclador internacional, no se encuentra incursa en las prohibiciones contenidas en el artículo 2 de la Ley N° 1294/98, por lo que corresponde la revocación del fallo dictado en autos por el Tribunal de Cuentas - Primera Sala.- En cuanto a las costas, concuerdo en que las mismas deben imponerse a la perdidosa en virtud a lo dispuesto por el artículo 203 inciso b) del Código Procesal Civil, ES MI YOTO.- Con lo que se dio por terminado el acto firmando S.S.E.E,, todo por ante mí de que lo ificon quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue: Хам Luis Mora Peniez Pion Manisto Ante mí: Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministre De Manuel Dejesús Ramírez Candi MINISTRO Aas. Nemabaringuez V. Secretaria

20 21 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Expediente: "Asturias Tejidos S.A. C/ Res. N° 272 del 17/jul/2019 dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual".- ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO. 270 - Asunción, 04 de setiembre VIstOs: Los méritos del Acuerdo que antecede, la Excma.-. 2025 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA PENAL RESUELVE: 1. DESESTIMAR el Recurso de Nulidad. 2. HACER LUGAR al Recurso de Apelación interpuesto por el Abg. Hugo Berkemeyer, en representación de la parte actora, y, en consecuencia,. 3. REVOCAR el Acuerdo y Sentencia N° 112 del 28 de mayo de 2024 dictado por el Tribuna, de Cuentas, Primera Sala, por los motivos expuestos en el considerando de la presente resolución. IMPONERL COSTAS, a la perdidosa. ANOTAR resayar ynotificar.- Lui: Minta Peniez Piora Ante mí: Dra. Vía. Carolina Llanes O. Ministra ложка онило Apg. Norma pomínguez Socretaria Manuel Dejesús Ramírez Candi DICIAL SECRETARIA JUNCIAL INV CONTENCIOSO DE JUSTICIA