Jurisprudencia CSJ

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA** JUICIO: “FACEBOOK INC. C/ RES. N° 165, DEL 06/JUL/2018 DICTADA POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PROPI EDAD INTELECTUAL”. ACUERDO Y SENTENCIA No.: **Doscientos treinta y siete** En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los **treinta y un días**, del mes de **Julio**, del año dos mil veinticinco, estando reunidos en la Sala de Acuerdos, los señores Min istros de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS, MAN UEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA Y LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA, ante mí, la Secretaria autorizante, se trajo a acuerdo el expediente caratulado: “FACEBOOK INC. C/ RES. N° 165, DEL 06/JUL/2018 DICTADA POR LA DI RECCIÓN NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL”, a fin de resolver el Recurso de Nulidad y Apelación i nterpuesto por el Abogado representante de la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual, contra el Acuerdo y Sentencia No° 173 de fecha 8 de agosto de 2.023, dictado por el Tribunal de Cuentas, P rimera Sala. Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvió plan tear las siguientes: **CUESTIONES** ¿Es nula la sentencia apelada? En caso contrario, ¿se halla ajustada a derecho? Practicado el sorteo de ley, para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: LLANES OCAMPOS, BENÍTEZ RIERA Y RAMÍREZ CANDIA. - **A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, LA DOCTORA MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS DIJO:** El recurrente no fundamentó expresamente el recurso de nulidad, por tanto, conjugado a la ausencia de vicios procesa les perceptibles que habiliten a la declaración oficiosa, con amparo del artículo 113 del Código Pro cesal Civil, corresponde desestimar el mismo. **A SUS TURNO LOS MINISTROS BENÍTEZ RIERA Y RAMÍREZ CANDIA,** MANIFIESTAN que sometieron al voto que antecede por los mismos fundamentos.- **A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, LA DOCTORA MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPO DIJO:** Que por Acuerdo y Sentencia No° 173 de fecha 8 de agosto de 2023, el Luis María Benítez Riera Ministro Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candia MINISTRO Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra

Tribunal de Cuantas, Primera Sala, resolvió: “ 1) **HACER LUGAR** a la presente demanda promovida po r la firma FACEBOOK INC. y, en consecuencia. 2) **REVOCAR** la Resolución N° 460 del 19 de octubre d el 2016 y N° 165 de fecha 06 de julio de 2018 emitida por la Dirección Nacional de Propiedad Intelec tual. 3) **IMPONER** las costas a la perdidosa, de conformidad al art. 192 del C.P.C....”. La parte apelante, expresó agravios conforme se desprende del escrito obrante a fs. 372/378 de autos y en resumidas términos mencionó: “…la etiqueta solicitada para la denominación CHOCO FACE, en la s olicitud de registro, difiere totalmente de la etiqueta registrada por FACEBOOK, ya que CHOCO FACE f ue solicitada en blanco y negro, la palabra CHOCO en color negro se ubica encima de la palabra FACE cuya contorno va en negro y el fondo en blanco. El aquo, erróneamente menciona “azul y blanco, la ti pología, ... pulgar arriba”, característica que no se dan en la etiqueta solicitada para CHOCO FACE; el conjunto de dichas características, que no se dan en la etiqueta solicitada, fundamenta la afirm ación del aquo de “notable coincidencia... no pudiendo interpretarse así como mera coincidencia”. Lo s elementos de cotejo a que se refiere el aquo, son lo que figuran a fs. 19 de estos autos, y están dados por el envoltorio del producto CHOCO FACE, que contiene dicha denominación, tal como lo hemos descrito presentemente – “CHOCO FACE fue solicitada en blanco y negro, la palabra CHOCO en color neg ro se ubica encima de la palabra FACE cuyo contorno va en negro y el fondo en blanco” – y debajo se observa el logo del pulgar arriba, muy similar al logo del pilar arriba registrado por FACEBOOK. Por ende ha quedado demostrado y suficientemente fundada la tesis que aquí exponemos, sobre la lamentab le y errónea argumentación del aquo al haber realizado el cotejo de los signos en pugna comparando l as etiquetas registradas por FACEBOOK con el envoltorio de los productos CHOCO FACE, lo cual es impr ocedente, ya que los envoltorios no poseen protección marcaria, no han sido objeto de tratamiento no decisorio de las resoluciones administrativas impugnadas por medio de la presente demanda, ya que l a comercialización de los productos protegidos por signos registrables escapa de la competencia de l a ley de Marcas y de las atribuciones de los órganos de la DGPI ... En lo que respecta al correcto c riterio, adecuadamente expuesto en la contestación de la demanda, en contra de los fundamentos expre sados por el aquo cabe mencionar que se pretende resolver un conflicto que aparentemente afecta a un a marca notoria como lo es “FACEBOOK”, mundialmente conocida y utilizada por sus usuarios como una a plicación de red social con los años de trayectoria, y referir que supuestamente está presente un co ncepto ideológico que se reproduce en la marca solicitada CHOCO FACE. Ya hemos aclarado y advertido, que la discusión en instancia administrativa se ha centrado en dirimir dicho conflicto en los térmi nos estrictos en que se ha planteado, es decir, adecuado a la descripción inserta en la solicitud de registro de la etiqueta de la marca CHOCO FACE, obrante en el expediente, la cual no tiene relación alguna con los términos

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA** JUICIO: “FACEBOOK INC. C/ RES. N° 165, DEL 06/JUL/2018 DICTADA POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PROPI EDAD INTELECTUAL”.- ACUERDO Y SENTENCIA N°: **Doscientos treinta y siete** del cotejo realizado por el aquo, el cual analizó el envoltorio de los productos de dicha marca, en vez de la etiqueta inserta en la solicitud de registro...”. Concluyo solicitando se haga lugar al re curso interpuesto y en consecuencia sea revocado el fallo impugnado. –- Por su parte, el representante de la parte actora contestó el traslado corridole, en los términos de l escrito obrante a fs. 388/394 de autos, en el que argumentó “… La etiqueta de la marca solicitada es directamente asociable con la de mi mandante, ambas están escritas con letras minúsculas y con la misma tipografía. Dichas semejanzas gráficas e ideológicas entre ambas son notorias y hace que las diferencias que puedan existir pasen a un segundo plano. Específicamente, la adversa utiliza el esqu ema de color azul y blanco de Facebook, la tipología de Facebook y los elementos de diseño que imita n los logotipos registrados por Facebook. Al comparar ambos, no hay duda de que el letrero del solic itante se inspiró en los famosos logotipos del demandante “FACEBOOK” y “F”, caracterizados por la mi sma fuente, en el típico caso de usurpación que pueda causar la dilución de las marcas de mi mandant e. Estas semejanzas darán lugar a la confundibilidad indirecta, es decir, el consumidor considerará que el producto procede de mi mandante. En efecto, es ante una visión de CONJUNTO y no desmembrando las partes, donde se manifiestan las profundas semejanzas entre ambas denominaciones. La Ley de Marc as pretende evitar que el consumidor se vea obligado a realizar un detenido y prolijo examen entre l as marcas, exigiendo que las marcas sean bien distinguibles, para evitar riesgos de confusión ....”. Solicitó que sean confirmado el fallo apelado. –- Ahora bien, expuestas las pretensiones de las partes y de las constancias de autos surge que la géne sis de la presente litis se encuentra en la Resolución N° 165 de fecha 6 de julio de 2018, por la cu al la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual confirmó la Resolución N° 460 de fecha 19 de oc tubre de 2016, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, la mentada resolución decla ró improcedente y no hizo lugar a la acción deducida por los representantes de FACEBOOK INC. contra la oposición al registro de marca “CHOCO FACE” en la clase 30, dicha situación motivó la apertura de la instancia jurisdiccional y por el Acuerdo y Sentencia impugnado, por el representante del ente a dministrativo, se hizo lugar a la presente demanda, por lo que corresponde determinar si el mismo se encuentra ajustado a derecho. –- Luis María Fernández Riera Ministro Dr. Manuel De los Santos Ramírez Candi MINISTRO Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra Abog. Norma Domínguez V. Secretaria

Entrando ya al estudio del fondo de la cuestión se debe analizar si la marca solicitada “CHOCO FACE” para la clase 30, se asocia indirectamente con la marca registrada “FACEBOOK INC.” en la clase 9, 3 5,38, 41, 42, 45 y así sacar provecho de la misma por su notoriedad. – AL respecto, se podría definir a una marca notoria como signos que identifica un producto o servicio en el mercado, para que haya notoriedad la marca debe ser conocida por la mayor parte del público, sea consumidor o no del producto. Su mención, debe provocar esa inmediata asociación, y esa notoried ad puede darse a nivel nacional e internacional. En el particular, el oponente es una marca notoria internacionalmente “Facebook”. Por su parte, la marca solicitada “CHOCO FACE”, si bien está compuesta por dos palabras genéricas, d ada la notoriedad de la oponente puede ser asociable al mismo y con ello sacar provecho en el mercad o ya que el consumidor si bien observa que son productos diferentes la similitud en su conjunto acar rea la confusión de su procedencia. - Al respecto la Ley N° 1294/98, en su art. 2 dispone: “No podrán registrarse como marcas: a) los sign os o medios distintivos contrarios a la ley, al orden público, a la moral y a las buenas costumbres y aquellos que puedan inducir a engaño o confusión respecto a la procedencia, el modo de fabricación , las características o la aptitud y finalidad del empleo de los productos o servicios de que se tra te;…” (subrayado es propio).- Los signos distintivos de la etiqueta solicitada son similares a la del oponente, causando una evide nte confusión asociable entre los consumidores, pues la solicitante utiliza los mismos colores y la misma tipografía en la palabra “FACE” además del idéntico logo de la oponente, del pulgar arriba, ca usando sin dudas todo el conjunto en una confusión respecto a la procedencia del producto.- Por tanto, teniendo en consideración las manifestaciones realizadas precedentemente, esta judicatura considera que el Acuerdo y Sentencia N°173 de fecha 8 de agosto de 2023, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, debe ser CONFIRMADO en todas sus parte. En cuanto a las costas, las mismas d eben ser impuestas a la parte perdidosa conforme se desprende del art. 192 del C.P.C. ES MI VOTO.- A SU TURNO EL MINISTRO BENÍTEZ RIERA, MANIFIESTO que se adhiere al voto que antecede por los mismos fundamentos.- A SU TURNO EL MINISTRO RAMÍREZ CANDIA dijo: Comparto la postura de la Dra. Llanes Ocampos, en cuanto a NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto contra el

JUICIO: “FACEBOOK INC. C/ RES. N° 165, DEL 06/JUL/2018 DICTADA POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PROPI EDAD INTELECTUAL”.- ACUERDO Y SENTENCIA N°: Doscientos treinta y siete Acuerdo y Sentencia N° 173 de fecha 08 de agosto de 2023, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, por compartir los mismos fundamentos. – Ahora bien, en lo que respecta a las costas, considero que estas deben ser impuestas en el orden cau sado, conforme a lo dispuesto en el Artículo 193 del Código Procesal Civil, por la interpretación qu e causa la Resolución de la cuestión planteada.– Con lo que se dio por terminado el acto firmando SS.EE todo por ante mí, que lo certifico quedando a cordada la sentencia que inmediatamente sigue: - Ante mí: Luis María Bonítez Riera Ministro Dr. Manuel Dejesús Ramírez Cano MINISTRO Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra Asunción, 31 de julio del 2025.-. VISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede; la, CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA PENAL, RESUELVE: 1) **DESESTIMAR** el Recurso de Nulidad interpuesto. – 2) **NO HACER AYUGAR** al Recurso de Apelación interpuesto por el abogado representante de la Direcc ión Nacional de la Propiedad Intelectual y en consecuencia; **CONFIRMAR** el Acuerdo y Sentencia N° 173 de fecha 8 de agosto de 2.023 dictado Luis María Bonítez Riera Ministro Dr. Manuel Dejesús Ramírez Cano MINISTRO Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra

por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, por los fundamentos expuestos en el considerando de la pre sente resolución. 3) **IMPONER** las costas a la perdidosa. 4) **ANOTAR**, registrar y notificar. Ante mi: Luis María Benítez Riera Ministro Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candia MINISTRO Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra Abg. Norma Domínguez V. Secretaria