Jurisprudencia CSJ

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Expediente: "DO IT BEST CORP Cl RESOLUCION NRO. 1036 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2020 Y OTRA, DICTADA POR LA DINAPI". Expt. de la C.S.J. Nro. 07/23. 00 01 02 C6: 81 11 03 04 4 00 ESTADISTICA CIVIL ACÜERDO Y SENTENCIA NÚMERO: 202k -04 3 Paraguay, ...an.co la Ciudad de Asunción, República del ..días del mes de... el cuatroestando reunidos en la Sala de Acuerdos, los 9 Excelentisimos Señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, MANUEL RAMÍREZ CANDIA, MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS Y LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA, ante mí, la Secretaria autorizante, se trajo al acuerdo el expediente: "DO IT BEST CORP CONTRA RESOLUCION NRO. 1036 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2020 Y OTRA, DICTADA POR LA DINAP!" a fin de resolver los Recursos de Apelación y nulidad interpuestos contra el Acuerdo y Sentencia Nro. 204 de fecha 08 de Agosto de 2022, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala. Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvió plantear las siguientes: CUESTIONES: ¿Es nula la sentencia apelada? En caso contrario, ¿se halla ajustada a derecho? Practicado el sorteo de ley, para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: MANUEL DEJESUS RAMÍREZ CANDIA, MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS y LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA. A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. MANUEL RAMÍREZ CANDIA DIJO: El recurrente no fundó expresamente el recurso de nulidad contra la citada resolución. Por otra parte, del estudio de la resolución recurrida no se observan vicios o defectos procesales que ameriten de oficio su declaración de nulidad en los términos autorizados por los artículos 113 y 404 del Código Procesal Civil. Por lo que corresponde DECLARAR DESIERTO el recurso de nulidad. ES MI VOTO. A SU TURNO, LOS MINISTROS MARIA CAROLINA LLANES OCAMPOS Y LUIS MARIA BENITEZ RIERA DIJERON: Que se adhieren al voto del Ministro Manuel DeJesus Ramírez Candía, por compartir los mismos fundamentos/ Laud Luis María Benítez Riera Ministro Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candi MINISTRO Dra. Ma. Carotina Llanes e Ministra Ang-Norma Domingua Secretaria A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el DR. MANUEL RAMÍREZ CANDIA DIJO: Por Acuerdo y Sentencia Nro. 204 de fecha 08 de Agosto de 2022, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, resolvió: 1-) NO HACER LUGAR a la presente demanda contencioso-administrativa promovida por el señor DO IT BEST CORP contra RESOLUCION NRO. 79 DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2018 Y LA RESOLUCION NRO. 1036 DE FEHCA 23 DE DICIEMBRE DE 2020, DICTADAS POR LA DIRECCION NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (DINAPI), conforme a los términos expuestos en el considerando de la presente resolución; 2-) CONFIRMAR la resolución Nro. 79 de fecha 22 de febrero de 2018 y la Resolución Nro. 1036 de fecha 23 de diciembre de 2020, dictadas por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, por así corresponder en derecho; 3-) IMPONER las costas de la Instancia a la parte perdidosa. El Acuerdo y Sentencia impugnado se fundamenta en que se encuentran cumplidos los requisitos exigidos de novedad y distintividad, de esta manera se entiende que existen meritos suficientes para la inscripción del nombre solicitado por poseer suficientes rasgos identificativos como, la novedad y que va destinado a una clase determinada y a los productos precedentemente, resultando que la actuación de la DINAPI fue realizada de forma regular a través de su dirección pertinente, cumplió cabalmente con los requisitos establecidos por nuestra normativa marcaria vigente. Al momento de expresar agravios (fs. 87 - 92), el Abg. Hugo R. Mersan Galli en representación de la firma DO ITS BEST CORP manifestó, que el termino Do It no es de uso común en nuestro idioma y menos aun teniendo en cuenta la clase que desea proteger, tampoco es de uso común, en idioma extranjero. Así mismo, señala que es innegable la identidad en los campos visual, gráfico y ortográfico de los signos en pugna, la marca solicitada, reproduce totalmente a la marca registrada por su mandante. Luego, el Abg. Ángel Peralta Heisecke, en representación de la DIRECCION NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, contesta los agravios (fs. 97 - 99) y manifiesta, en apretada síntesis, que aun cuando el signo DO IT reproduzca en parte la marca extranjera DO IT THE BEST, al analizar la denominación mas la etiqueta, es decir, según una visión de conjunto, las diferencias se hacen palpables, no así según lo expresado por el apelante la firma DO IT THE BEST CORPORATION que se limita al plano estrictamente denominativo, sin consideraciones sobre el aspecto visual, separando el logo de la denominación, es decir, desestimando arbitrariamente el criterio de la visión de conjunto. Al analizar la cuestión traída a estudio corresponde señalar en primer lugar, que tratándose de marcas, la cuestión de novedad y distintivita no es de solución fácil. Existe una línea tenue entre los signos registrables y los que no

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Expediente: "DO IT BEST CORP Cl RESOLUCION NRO. 1036 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2020 Y OTRA, DICTADA POR LA DINAPI". Expt. de la C.S.J. Nro. 07/23. 01 02 106 Sarin 0б. ESt 2024 -04 23 lo son: Lo que se busca es que el público consumidor, el comprador frecuente y Rea el titular de la marca, no sea pasible de confusión al adquirir un producto en el casa del público consumidor, y al comercializar el mismo en el caso del titular de la marca. Se debe señalar que al realizar el análisis, los signos deben considerarse en su conjunto, en forma sucesiva y pre- flexiva, el cotejo debe efectuarse en los tres campos en que la similitud puede manifestarse (gráfico, fonético e ideológico) y por último debe atenderse más a las semejanzas que a las diferencias de detalle. En la presente causa corresponde analizar si la resolución dictada por el Tribunal de Cuentas se ajusta -o no- a derecho conforme lo dispuesto por la legislación marcaria, Ley Nro. 1294/98. Para lo cual es necesario hacer una breve introducción del caso.- En sede administrativa la firma "DO ITS BEST CORP" se opuso a la solicitud del registro de marca "DO IT y ETIQUETA" solicitada para la clase Nro. 20 del nomenclador internacional, la oposición fue en base a los registros internacionales de marca que esta firma posee en distintas clases, registrados en su pais de origen "DO IT BEST". Por medio de la Resolución Nro. 79 del 22 de Febrero de 2018, la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos rechazó la oposición planteada, por medio de la Resolución Nro. 1036 del 23 de Diciembre de 2020 la Dirección de Propiedad Industrial confirmó la resolución recurrida en apelación, fundamentándose en que ambas marcas son diferentes, originales, distintivas una de otra, por lo que podría darse una coexistencia pacifica entre las mismas. A lo que la firma DO ITS BEST CORP interpuso demanda contenciosa administrativa. Luego de haber realizado esta breve introducción, corresponde analizar si la marca solicitada "DO IT y ETIQUETA" para la clase Nro. 20 del nomenclador internacional se diferencia suficientemente de la marca registrada en el extranjero en la misma clase, de manera tal que no quepa lugar para la confusión en el público consumidor por riesgo de asociación. En ese orden, corresponde realizar el siguiente cotejo, en el aspecto ortográfico se puede apreciar que la marca registrada de la firma oponente se componen de Ja siguiente forma: "DO IT BEST" (3 palabras, 8 letras y 3 silabas) a diferencia de la solicitante que se compone de la siguiente manera Luis María Benítez Riera Ministro Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candi MINISTRO .ra. Ma. Carolingtlanes U. Ministra Aba Norma Dominguez V. Secretaria "DO IT" (2 palabras, 4 letras, 2 silabas); por otra parte, en el aspecto fonético, ambas marcas comienzan con el radical "DO IT" advirtiéndose que la terminación de la oponente es distinta. Pese a contar con terminaciones diferentes, se encuentra configurada una similitud fonética, pues las marcas al ser pronunciadas tienen un sonido similar. Ahora bien, en el aspecto gráfico, la marca registrada y la solicitada incluyen a su denominación una etiqueta. Por otro lado, en el aspecto ideológico, cabe señalar que las marcas en pugna protegen y amparan productos de la misma clase, clase Nro. 20 . Así, conviene resaltar que Paraguay adopta el sistema de Clasificación de Niza, duodécima edición, versión 2023, la cual indica que en la clase Nro. 20 se protegen los siguientes productos: "CLASE 20: Muebles, espejos, marcos; contenedores no metálicos de almacenamiento o transporte; hueso, cuerno, ballena o nácar, en bruto o semielaborados; conchas; espuma de mar; ámbar amarillo". Por lo hasta aquí señalado, se puede apreciar que el elemento común entre las marcas en pugna, el radical "DO IT", no es suficiente para causar la confusión en el público consumidor, pues la marca solicitada es ortográfica, gráficamente distinta a la ya registrada. Por consiguiente, se concibe la posibilidad de coexistencia pacífica entre las marcas en pugna al no encontrar elementos susceptibles de causar confusión, configurando la marca solicitada una marca que reúne los requisitos de novedad, distintivita y especialidad conforme a lo establecido en la legislación marcaria, Ley Nro. 1294/98 Art. 1 que establece: "Son marcas todos los signos que sirvan para distinguir productos o servicios. Las marcas podrán consistir en una o más palabras, lemas, emblemas, monogramas, sellos, viñetas, relieves; los nombres, vocablos de fantasía, las letras y números con formas o combinaciones distintas; las combinaciones y disposiciones de colores, etiquetas, envases y envoltorios. Podrán consistir también en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos o de sus envases o envolturas, o de los medios o lugar de expendio de los productos o servicios correspondientes. Este listado es meramente enunciativo".- Por tanto, en base a las consideraciones expuestas precedentemente corresponde NO HACER LUGAR a los recursos de apelación interpuestos, y en consecuencia CONFIRMAR el Acuerdo y Sentencia Nro. 204 de fecha 08 de Agosto de 2022, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala. En relación a las costas en esta instancia, corresponde que sean impuestas en el orden causado, de conformidad al artículo 193 del Código Procesal Civil, por la interpretación que causa la resolución de la cuestión planteada. ES MI VOTO. A SU TURNO, LOS MINISTROS MARIA CAROLINA LLANES OCAMPOS Y LUIS MARIA BENITEZ RIERA DIJERON: Que se adhieren al

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 02 03 Expediente: "DO IT BEST CORP C/ RESOLUCION NRO. 1036 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2020 Y OTRA, DICTADA POR LA DINAPI". Expt. de la C.S.J. Nro. 07/23.- 27 ESTAT 23 Moto del Ministro Manuel DeJesús Ramírez Candía, por compartir los mismos h fundamentes Asisier Con lo que/se dio por terminado el acto firmando S.S.E.E. todo por ante*, mí que lo certifica quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue. M aull Ante mí:- Luis María Benitez Riera Ministro ложка Abg. Norma dominguez Secretaria ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: .... 10.5.. Asunción, 23 de abril de 2024- VISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede, la Excelentísima;- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA PENAL RESUELVE: 1-DESESTIMAR el recurso Nulidad interpuesto.- 2- CONFIRMAR el Acuerdo y Sentencia Nro. Nro. 204 de fecha 08 de Agosto de 2022, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, de conformidad a los fundamentos expuestos en el considerando de la presente resolución.- 3- COSTAS Procesal Civil.- ner orden causado en base al artículo 193 del Código 4- ANOTAR sobrebe y registrar y notificar siga: Norma Do do 2024 Luis Mayia Benitez Riera Ante mí:- Ministro pr. Manuel Dejasús Ramírez Candi MINISTRO/E Dia: Ma. Carotina Llanto Ministra SECRETARIA SUGICIAL IV CONTENCIOSO A RUMINGIRATIO Secretaria