Jurisprudencia CSJ

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Expediente: "S.C. JOHNSON & SON INC. C/RES. INS 370 DEL 21/05/2021 DICT. POR LA DINAPT. ACUERDO Y SENTENCIA Nº... Noventa y dos RECIBIDO ESTADISTICA CIVIL -J-An la ciudad de Asunción, Capiral de la República del Paraguas, a los dieras del mes \ de dos mil veinticuatro ......, estando reunidos en la Sala de Acuerdos los Excmos, Señores Miembros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, los Doctores LUIS "'MARIA BENÍTEZ RIERA, MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA y MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS por ante mí, la Secretaria autorizante, se trajo el expediente caratulado: "S.C. JOHNSON & SON INC. C/ RES. Nº 370 DEL 21/05/2021 DICT. POR LA DINAPI", a fin de resolver los Recursos de Nulidad y Apelación interpuestos por la firma S.C. Johnson & Son Inc. contra el Acuerdo y Sentencia N° 295 de fecha 03 de noviembre de 2022 dictado por el Tribunal de Cuencas, Primera Sala. Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvió plantear las siguientes CUESTIONES: ¿Es nula la sentencia apelada? En caso contrario, ¿se halla ella ajustada a derecho? ... Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: BENÍTEZ RIERA, RAMÍREZ CANDIA y LLANES OCAMP DS. - A la primera cuestion plantenda, el Dr. Benítez Riera dijo: La parte recurrente ha desistido expresamente del recurso de nulidad. Por lo demás, como no se ebservan en el fallo recurrido vicios o defectos que ameriten la declaración de oficio de su nulidad en los citorios no italo por Ai A eo en de se Presa a orie Dr. Manuel Dejesús Ramírez Gandi MINISTRO Dra Ma Carolina Llanes O. Ministra Aba Norma Dominguez V. Sacrotaria ./..tener por desistido del presente recurso. Es mi voto. - A su turno, los Dres. Ramírez Candia y Llanes Ocampos manifiestan que se adhieren al voto que antecede por los mismos fundamentos. - A la segunda cuestión planteada, el Dr. Benítez Riera prosiguió diciendo: Por Acuerdo y Sentencia Nº 295 de fecha 03 de noviembre de 2022, el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, ha resuelto: "1.- NO HACER LUGAR a la presente demanda Contencioso Administrativa promovida... en representación de la firma S.C. Johnson & Son... 2.- CONFIRMAR las Resoluciones Impugnados, dictadas por la Dirección Nacional de Propiedad Industria! 3.- IMPONER las costas a la parte perdidosa..", que obra a fs. 175 vIto de autos. Ante lo resuelto, se ha alzado en apelación el Abg. Hugo T. Berkemeyer, en representación de la firma S.C. Johnson & Son Inc., expresando agravios en los términos del escrito obrante a fs. 189/199 de autos, reiterando que considera que es innegable el hecho de que existe entre las marcas en pugna un elevadísimo riesgo de asociación o confusión indirecta ya que presentan extremadas semejanzas desde el punto de vista visual, ortográfico, fonético y conceptual, sumado al hecho de que ambas marcas refieren a productos destinados al combate de mosquitos, todo lo cual hace que la coexistencia de aquellas no sea posible; las minúsculas diferencias entre los conjuntos son meros esfuerzos para enmascarar la indisimulada imitación de la famosa y más antigua marca Off, ya registrada hace tiempo en Paraguay que no es una denominación de uso común en la clase 3 ni 5. Por ello, la argumentación de la posibilidad de coexistencia pacífica es completamente arbitraria porque trata de marcas absolutamente confundibles. Así, ha solicitado la revocación del fallo apelado. A su vez, se han contestado los respectivos traslados, que rolan a fs. 209/210 y 218/224 de autos. •- En este estadio de cosas, haciendo un recuento de las resoluciones administrativas que son objeto de impugnación en sede judicial y har sido confirmadas por el Tribunal anterior, se verifica la Res. N° 1936 de fecha 4 de octubre de 2018 por la que el Director de Asuntos Marcarios Litigiosos de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI) ha resuelto Declarar improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por la firma S.C.../.

18, 1 20 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 1821021241 195 2024 720| 80 ° Expediente: "S.C. JOHNSON & SON INC. C/ RES. N° 370 DEL 21/05/2021 DICT. POR LA DINAPI", SON, INC. contra DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA., sobre opusición al registro de marca "MOSkITOFF" clase 3 y Disponer a prasecución del trámite de rigistro de "MOSKITOFF", Clase 3... a favor de DiSTRIBUIDORA AMARAL LIDA. (fs. 11/12 y 100 de autos), y la Res. N° 370 de fecha 21 de mayo de 2021 por la que la Directora General Interina de la Propiedad Industrial de la DINAPI ha resuelto Confirmar la Resolución N° 1936 de fecha 4 de octubre de 2018, dictada por le Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, en la solicitud de registro de la marca "MOSKITOFI"... Clase 3, solicitada por la firma DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA. y Disponer la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "MOSKITOFF" (ts. 14/15 y 101/102 de autos).- Entrando a auscultar el fondo de la cuestión, se debe advertir que el meollo de la cuestión radica en determinar si la marca MOSKITOFF solicitada por la firma Distribuidora Amaral Ltda, ahora Farmax S.A. (is. 103) para productos de la clase 3, ante la Dirección de la Propiedad Industrial, fs. 17, 46 y 48, se presta o no a la confus ón frente a la marca que ha presertado oposición OFf! CLIP-ON (fs. 5,6 y 144/145), y OFF! Y etiqueta (fs. 7/10), perteneciente a la firma S.C. Johnson & Son, Inc. registrada en la clase 5 y, en consecuencia, inducir o no al error al público consumidor. - En este sentido, se debe resaltar, conforme a lo sostenido en casos análogos anteriores, que la esencia de la marca está en poder excluir a otros en el uso de marcas confundibles, así el espíritu de la legislación marcaria, con arreglo a la doctrina imperante, es el de evitar la confusión. efecto, se pone acento en la necesidad de una clara diferenciación de las marcas pugna. Por consiguiente contrastando las marcas en pleito, se debe sostener, en primer lu- gar, que es la totalidad del conjunto, sin artificiales desmemoraciones, lo que dele ser ob- jeto de análisis y no sus partes pof separado, de este modo, calificada doctrima...../...... LAhs auta Benítez Riera Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candi MINISTRO Dra. Ma. Carojina tlanes 0. Ministra Apg/Norma Dominguez Secretaria ......que los signos deben considerarse en su conjunto, en forma reflexiva y pre-flexiva. Así mismo el cotejo debe ejeciuarse en los tres campos en que la similitud puede manifestarse (gráfico, fonético e ideológico)" (LUIS EDUARDO BERTONE, GUILLERMO CABANELLAS DE LAS CUEVAS, "DERECHO DE MARCAS", Tomo II, 1.989, Ed. Heliasta S.R.L., Pág. 42), y, en se- gundo lugar, que las cuestiones marcarias no están sujetas a reglas preestablecidas sino que responden a un análisis prudente realizado por parte del juzgador, por lo que, colo- cándome en el papel de público consumidor, como aconseja la ortodoxia interpretativa para estos casos, la primera impresión que me producen las marcas en conflicto es que no son confundibles, percepción esta que se prolongó en los sucesivos cotejos realizados. . Tal es así, que MOSKITOFF y OFF! CLIP-ON y OFF! y etiqueta, no provocan una sen- sación de semejanza susceptible de suscitar equívocos entre ellas ya que poseen una mar- cada diferencia, solo comparten las letras "OFF", luego se encuentran solo disparidades. En este sentido, en el marco del aspecto ideológico, considero que el registro de una mar- ca que contenga una partícula de "uso común o genérico" como OFF, no puede otorgar la monopolización y exclusividad de su uso sobre cualquier otra marca que la contenga, pues alude, en este caso, a una cualidad o característica propia del producto que esperaría el consumidor, a fin de inducirlo a su adquisición. Así, el art. 16 de la Ley vigente de Marcas establece: "... la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen de uso común o necesario en el comercio".... Continuando con las discrepancias, se observa que la marca peticionaria está com- puesta de una sola palabra: MOSKITOFF, mientras que la registrada de tres palabras cor- tas con un signo de exclamación: OFF! CLIP-ON, o una palabra corta con un signo de excla- mación: OFF! y etiqueta, lo cual hace que gráficamente estén constituidos totalmente en forma diferente y fonéticamente suenen absolutamente distintos, sumado a que la marca solicitante no presenta etiqueta y la opositora sí en algunas de sus presentaciones. Igualmente, se constata que la marca solicitante peticiona su inscripción en este caso para la clase 3 mientras que la opositora está inscripta para la clase 5, y, por otra par- te, la requirente se ha inscripto en otros países como el de origen (fs. 78/84 y 211/218)./.

CORTE SUPREMA DE JUSTICLA 05 19 20 01 Expediente: "S.C. JOHNSON & SON INC... C/ RES. Nº Serrisi? ADISTIC -04-2024 07 370 DEL 21/05/2021 DICT. POR LA DINAPT a air de la rotación es ia ley viu le de latas care del avenio de art para Sala Protención de la Propiedad Industrial, aprobado en nuestro país por Ley N° 300/94, Ar- tículo 6 quinquies (Marcas: protección de las marcas registradas en un país de la Unión en los demás países de la Unión (cláusula "tal cual es") que dice: "...Toda marca de fábrica o de comercio regularmente registrada en el poís de origen será admitida para su depósito y protegida ial cual es en los demás países de la Unión...." De acuerdo a lo precedentemente expuesto, no cabe más que concluir que las marcas estudiadas pueden coexistir pacílicamente ya que son inconfundibles, con sus características individuales bien definidas, y, por tanto, no existe riesgo de error o confusión entre las misinas para el público consumidor. - Por consiguiente, en base a las consideraciones de becho y de derecho expuestas, corresponde no hacer lugar el Recurso de Apelación interpuesto en estos autos, y, en consecuencia, confirmar el Acuerdo y Sentencia Nº 295 de fecha 03 de noviembre de 2022 dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala. En cuanto a las costas, de conformidad con lo establecido en los Arts. 192 y 203 del C.P.C., las mismas deben ser impuestas a la parte perdidosa. Es mi voto. A su turno, el Dr. Ramírez Candia dijo: Comparto la postura del Dr. Benítez Riera, en cuanto a NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto contra el Acuerdo y Sentencia Nro. 295 de fecha 03 de noviembre de 2022, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, por compartir los mismos fundamentos. Ahora bien, en lo que respecta las costas, considero que estas deben ser impuestas en el orden causado, conforme alo dispuesto en el Artículo 193 del Código Procesal Civil, por la interpretación que da sa la Resolución de la cuestión planteada. Es MI VOTO. A su turno, la Ira: Llanes Ocampos manifiesta que se adhiere al voto del Proquinane, De Fene kiera, pardos mismos funlamensos.. Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candi MINISTRO Norma Domínguez Secretaria aul) Dra. iVia. Caronia Lianes . Ministra Con lo que se dio Ante mí: terminado el acto firmando S.S.E.E., todo por ante mí que lo Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candi MINISTRO Claus Dra. Ma. Carolina Lianes O. Ministra mila Senftez Riera ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO. 2... Vora Asunción, 16 de abril las, eso ominguez v. Secretaria VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la de 2024 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA PENAL RESUELVE: 1) TENER POR DESISTIDO el Recurso de Nulidad interpuesto en estos autos, en base a los fundamentos expuestos en el considerando de la presente resolución 2) NO HACER LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto en estos autos, de conformidad a los fundamentos esgrimidos en el considerando de la presente resolución, Y, en consecuencia, CONFIRMAR el Acuerdo y Sentencia Nº 295 de fecha 03 de noviembre de 2022 dictado por el Triounal de Cuentas, Primera Sala. - 3) COSTAS a la parte perdidosa. ANÓTESE, regístrese y notifiquese idio santa Benftez Riera aul Ma. Carolina Llanes O. Ministra Dr. Manuel Dejesús Ramitez MINISTRO Ante mí: Ложа отимер ми Abg. Nerra daringiez V Secretaria SECRETARIA JUDICIALI CONTENCIOSO