Jurisprudencia CSJ

207 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Expediente: "DO IT BEST CORP C/ RESOLUCION NRO. 1037 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2020 Y OTRA, DICTADA POR LA DINAPI". Expt. de la C.S.J. Nro. 316/23.- ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: Sesenta 21-03- 202k Ens Ciudad Asunción, República del •Paraguay,. S Vente ...días del mes de.. maito. el dos mil veinticuatro estando reunidos en la Sala de Acuerdos, los *Excelentisimos Señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, MANUEL RAMÍREZ CANDIA, MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS Y LUIS MARÍA BENITEZ RIERA, ante mí, la Secretaria autorizante, se trajo al acuerdo el expediente: "DO IT BEST CORP C/ RESOLUCION NRO. 1037 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2020 Y OTRA, DICTADA POR LA DINAP!" a fin de resolver los Recursos de Apelación y nulidad interpuestos contra el Acuerdo y Sentencia Nro. 247 de fecha 09 de Agosto de 2022, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala. Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvió plantear las siguientes: CUESTIONES: ¿Es nula la sentencia apelada? En caso contrario, ¿se halla ajustada a derecho? Practicado el sorteo de ley, para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: MANUEL DEJESUS RAMÍREZ CANDIA, MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS y LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA. A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. MANUEL RAMÍREZ CANDIA DIJO: El recurrente no fundo expresamente el recurso de nulidad contra la citada resolución. Por otra parte, del estudio de la resolución recurrida no se observan vicios o defectos procesales que ameriten de oficio su declaración de nulidad en los términos autorizados por los artículos 113 y 404 del Código Procesal Civil. Por lo que corresponde DECLARAR DESIERTO el recurso de nulidad. ES MWOTO. TURNO, LOS MINISTROS MARIA CAROLINA LLANES OCAMPOS LUIS MARIA BENITEZ RIERA DIJERON: Que se adhieren al voto del Ministro Manuel DeJesús Ramírez Candía, por compartir los mismos fundamentos. Luis María Bepitez Riera Ministro Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candi MINISTRO Dra. Ma. Carolina Lunes O. Ministra Abg. Norma Dominguez Socretaria A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el DR. MANUEL RAMÍREZ CANDIA DIJO: Por Acuerdo y Sentencia Nro. 247 de fecha 09 de Agosto de 2022, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, resolvió: 1-) NO HACER LUGAR a la presente Acción Contencioso Administrativa en los autos caratulados "DO IT BEST CORP. C/ res. n° 1037/20 del 23 de diciembre y otra, dict. por la DIRECCIÓN NACIONAL de la PROPIEDAD INTELECTUAL - DINAPI"; 2-) CONFIRMAR la resolución Nro. 80/18 del 22 de febrero, dictada por la DIRECCION de ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS y la Resolución N° 1037/20 del 23 de diciembre, dict. por la DIRECCION NACIONAL de la PROPIEDAD INTELECTUAL - DINAPI, en base a los argumentos expuestos en el exordio de la presente resolución; 3-) IMPONER las costas a la parte accionante, por ser la vencida, conforme a lo que dispone el artículo 192 del C.P.C. El Acuerdo y Sentencia impugnado se fundamenta en que no se puede permitir el monopolio de las palabras de uso ya generalizado, para denotar una amplia gama de servicios que son reconocidos por el consumidor final. De manera así, que no se debería otorgar el privilegio de que algunas firmas utilizaren palabras de uso común en sus denominaciones y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad. Además, que las resoluciones dictadas por la administración, han sido conforme a derecho y ajustándose a la normativa marcaria vigente. Al momento de expresar agravios (fs. 86 - 91), el Abg. Hugo R. Mersan Galli en representación de la firma DO ITS BEST CORP manifestó, que el termino Do It no es de uso común en nuestro idioma y menos aun teniendo en cuenta la clase que desea proteger. Así mismo, señala que es innegable la identidad en los campos visual, grafico y ideológico de los signos en pugna, la marca solicitada, reproduce totalmente a la marca registrada por su mandante.- Luego, la Abg. Carolina Cabral Ferreira, en representación de la DIRECCION NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, contesta los agravios (fs. 105 - 108) y manifiesta, en apretada síntesis, que tanto la solicitante como la oponente carecen de registros marcarios concedidos a nivel nacional y, habiéndose demostrado en autos que la solicitante del registro tiene prioridad, por haber presentado su solicitud con anterioridad a la presentación de la oponente, a aquella le favorece el derecho de prelación. Así mismo, señala que ya en sede administrativa se ha demostrado la característica de uso común del término "Do it", al formar parte de otras marcas. Así mismo, el Abg. Wilfrido Fernández en representación de la firma SODIMAC S.A. contesta los agravios del recurrente (fs. 96 - 101) y - en resumen - señala que se ha fallado conforme a las normativas que rigen a la materia marcaria, por lo que los agravios manifestados por la contraparte

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 23 00 01 Expediente: "DO IT BEST CORP Cl RESOLUCION NRO. 1037 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2020 Y OTRA, DICTADA POR LA DINAPI". Expt. de la C.S.J. Nro. 316/23. 18 Li 02 2 *nue Lo @vienensimprocedentes y corresponde confirmar la resolución impugnada en todas sus partes, por corresponder así en derecho. SI 71 El Al analizar la cuestión traída a estudio corresponde señalar en primer lugar, que tratándose de marcas, la cuestión de novedad y distintivita no es de solución fácil: Existe una línea tenue entre los signos registrables y los que no lo son. Lo que se busca es que el público consumidor, el comprador frecuente y el titular de la marca, no sea pasible de confusión al adquirir un producto en el caso del público consumidor, y al comercializar el mismo en el caso del titular de la marca. Se debe señalar que al realizar el análisis, los signos deben considerarse en su conjunto, en forma sucesiva y pre- flexiva, el cotejo debe efectuarse en los tres campos en que la similitud puede manifestarse (gráfico, fonético e ideológico) y por último debe atenderse más a las semejanzas que a las diferencias de detalle.- En la presente causa corresponde analizar si la resolución dictada por el Tribunal de Cuentas se ajusta -o no- a derecho conforme lo dispuesto por la legislación marcaria, Ley Nro. 1294/98. Para lo cual es necesario hacer una breve introducción del caso. En sede administrativa la firma "DO ITS BEST CORP" se opuso a la solicitud del registro de marca "DO IT y ETIQUETA" solicitada para la clase Nro. 21 del nomenclador internacional, la oposición fue en base a los registros internacionales de marca que esta firma posee en distintas clases, registrados en su pais de origen "DO IT BEST". Por medio de la Resolución Nro. 80 del 22 de Febrero de 2018, la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos rechazó la oposición planteada, por medio de la Resolución Nro. 1037 del 23 de Diciembre de 2020 la Dirección de Propiedad Industrial confirmó la resolución recurrida en apelación, fundamentándose en que ambas marcas son diferentes, originales, distintivas una de otra, por lo que podría darse una coexistencia pacifica entre las mismas, A lo que la firma DO ITS BEST CORP interpuso demanda contenciosa administrativa.- Luego de Kaber realizado esta breve introducción, corresponde analizar si la marca solicitada "DO IT y ETIQUETA" para la clase Nro. 21 del nomenclador internacional se diferencia suficientemente de la marca registrada Lais María Benítez Riera Ministo Youl Dra. Ma. Carolina Llanes C. Ministra Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candi MINISTRO Abg, Narma Domínguez Secretaria en el extranjero en la misma clase, de manera tal que no quepa lugar para la confusión en el público consumidor por riesgo de asociación. En ese orden, corresponde realizar el siguiente cotejo, en el aspecto ortográfico se puede apreciar que la marca registrada de la firma oponente se componen de la siguiente forma: "DO IT BEST" (3 palabras, 8 letras y 3 silabas) a diferencia de la solicitante que se compone de la siguiente manera "DO IT" (2 palabras, 4 letras, 2 silabas); por otra parte, en el aspecto fonético, ambas marcas comienzan con el radical "DO IT" advirtiéndose que la terminación de la oponente es distinta. Pese a contar con terminaciones diferentes, se encuentra configurada una similitud fonética, pues las marcas al ser pronunciadas tienen un sonido similar. Ahora bien, en el aspecto gráfico, la marca registrada y la solicitada incluyen a su denominación una etiqueta. Por otro lado, en el aspecto ideológico, cabe señalar que las marcas en pugna protegen y amparan productos de la misma clase, clase Nro. 21 . Así, conviene resaltar que Paraguay adopta el sistema de Clasificación de Niza, duodécima edición, versión 2023, la cual indica que en la clase Nro. 21 se protegen los siguientes productos: "CLASE 21: Utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario; utensilios de cocina y vajilla, excepto tenedores, cuchillos y cucharas; peines y esponjas; cepillos; materiales para fabricar cepillos; material de limpieza; vidrio en bruto o semi elaborado, excepto vidrio de construcción; artículos de cristalería, porcelana y loza". Por lo hasta aquí señalado, se puede apreciar que el elemento común entre las marcas en pugna, el radical "DO IT", no es suficiente para causar la confusión en el público consumidor, pues la marca solicitada es ortográfica, gráficamente distinta a la ya registrada. Por consiguiente, se concibe la posibilidad de coexistencia pacífica entre las marcas en pugna al no encontrar elementos susceptibles de causar confusión, configurando la marca solicitada una marca que reúne los requisitos de novedad, distintivita y especialidad conforme a lo establecido en la legislación marcaria, Ley Nro. 1294/98 Art. 1 que establece: "Son marcas todos los signos que sirvan para distinguir productos o servicios. Las marcas podrán consistir en una o más palabras, lemas, emblemas, monogramas, sellos, viñetas, relieves; los nombres, vocablos de fantasía, las letras y números con formas o combinaciones distintas; las combinaciones y disposiciones de colores, etiquetas, envases y envoltorios. Podrán consistir también en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos o de sus envases o envolturas, o de los medios o lugar de expendio de los productos o servicios correspondientes. Este listado es meramente enunciativo". Por tanto, en base a las consideraciones expuestas precedentemente corresponde NO HACER LUGAR a los recursos de apelación interpuestos, y

CORTE SUPREMA PE JUSTICIA 00 Expediente: "DO IT BEST CORP Cl RESOLUCION NRO. 1037 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2020 Y OTRA, DICTADA POR LA DINAPI". Expt. de la C.S.J. Nro. 316/23. 2824 en consecuencia CONFIRMAR el Acuerdo y Sentencia Nro. 247 de fecha 09 de Agosto de 2022, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala. En relación allas costas en esta instancia, corresponde que sean impuestas en el orden causado, de conformidad al artículo 193 del Código Procesal Civil, por la interpretación que causa la resolución de la cuestión planteada. ES MI VOTO. A SU TURNO, LOS MINISTROS MARIA CAROLINA LLANES OCAMPOS Y LUIS MARIA BENITEZ RIERA DIJERON: Que se adhieren al voto del Ministro Manuel DeJesús Ramírez Candía, por compartir los mismos fundamentos.- ante mí que lo certifica sigue: Con lo que se dio porterminado el acto firmando S.S.E.E. todo por quedando acordada la sentencia que inmediatamente Ante mi:- Latis Plaría Benitez Riera Ministro Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candi Claus MINISTRO Dra. Ma. Carolina Manes O. Ministra Abg. Norma Dominguez V. Secretaria ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: .................... Asunción, 20 de marzo de 2024- VISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede, la Excelentísima;- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA PENAL RESUELVE: 1- DESESTIMAR el recurso Nulidad interpuesto.- 2- CONFIRMAR el Acuerdo y Sentencia Nro. Nro. 247 de fecha 09 de Agosto de 2022, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, de conformidad a los fundamentos expuestos en el considerando de la presente resolución.- 3- COSTAS Procesal Civil.- sorden causado en base al articulo 193 del Código 4- ANOTAR, registrar y notificar. Lais María Benitez Riera Ministro Ante mí:- Jaul Dra. Ma. Caroling Atanes u. Ministra LUDICIAL Manuel Dejesús Ramirez Canc MINISTRO рожа Abg. Norme Dominguez V. Secretaria