Jurisprudencia CSJ

EXPEDIENTE: DEACERO S.A.P.I. DE C.V. C/ RES. N° 377 DEL 17/SET/2019 DICT. POR LA DINAPI ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO... Quinientos ocho En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los días ...del mes de ...del año dos mil veintitrés, estando reunidos en la Sala de Acuerdos los Excmos. Señores Ministros de la Cort e Suprema de Justicia, Sala Penal, los Dres. MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS, MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ C ANDIA y LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA, por ante mí la Secretaria autorizante, se trajo el expediente cara tulado: "DEACERO S.A.P.I. DE C.V. C/ RES N° 377 DEL 17/SET/19 DICT. POR LA DINAPI", a fin de resolve r los Recursos de Nulidad y Apelación contra el Acuerdo y Sentencia N° 188 de fecha 8 de julio de 20 22, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala. Previo estudio de los antecedentes del caso, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, resolvió platear y votar las siguientes: **CUESTIONES:** ¿Es nula la Sentencia apelada? En caso contrario, ¿Se halla ella ajustada a derecho? Practicando el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: LUIS M ARÍA BENÍTEZ RIERA, MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS y MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA. **A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA**, el Dr. BENÍTEZ RIERA dijo: Que, si bien el Abogado Ángel Peralta Heisecke, en nombre y representación de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, no interpuso recurso de nulidad, el mismo le fue concedido por A.I. N° 735 del 28/07/2022, por lo que en virtud al artículo artículo 405 del CPC, que establece que el recurso de nulidad se considera implícito en el recurso de apelación, se pasa a su correspondiente estudio. Ahora bien, se comprueba que el recurrente no fundamenta el recurso de nulidad, por lo que debe decl ararse desierto dicho recurso. Por otro lado, no se observan en la resolución recurrida vicios o def ectos que ameriten la declaración de oficio de su nulidad en los términos autorizado por los Arts. 1 13 y 404 del Código Procesal Civil. ES MI VOTO. A su turno, los Ministros DRES. LLANES OCAMPOS Y RAMÍREZ CANDIA, manifiestan que se adhieren al voto que antecede por los mismos fundamentos. Luis María Benítez Riera Ministro Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. BENÍTEZ RIERA prosiguió diciendo: Por Acuerdo y Sentencia N° 188 de fecha 8 de julio de 2022 (fs. 162/166), el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, resolvió: “1- HACER LUGAR a la presente demanda contenciosa administrativa promovida por el Abogado Hugo Berkemeye r en representación de la firma DEACERO S.A.P.I. de C.V., 2) REVOCAR las resoluciones impugnadas dic tadas por la Dirección de la Propiedad Industrial, 3) IMPONER las costas a la parte perdidosa, 4) NO TIFICAR, registrar y remitir copia a la Excmo. Corte Suprema de Justicia”. QUE, antes de entrar a estudiar el fondo de la cuestión debemos realizar una breve síntesis de las c uestiones administrativas que sirvieron de base a la presente litis. Así tenemos que en fecha 08/02/ 2013 se presenta ante la Dirección de la Propiedad Industrial dependiente del Ministerio de Industri a y Comercio la firma DEACERO S.A. de C.V., a través de su agente Abog. Hugo Berkemeyer, a solicitar el registro de la marca “DEACERO y etiqueta”, en la clase 6. En fecha 11/04/2014 la Dirección de Ma rcas emitió su Informe de Fondo, en el cual concluye que la marca solicitada se halla incursa en la prohibición establecida en el art. 2 inc. e) de la Ley N° 1294/98. Al respecto y seguidamente la Dir ección de Marcas de la Dirección General de la Propiedad Industrial dictó la Resolución N° 916 de fe cha 5/08/2015 por la cual resolvió RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “DEACERO y etiqueta ”, clase 6, presentada por DEACERO S.A. de C.V. Contra esta decisión dicha firma interpuso recurso d e apelación en fecha 15/12/2015, el cual fue resuelto por Resolución N° 227 de fecha 2/07/2019, por la cual la Dirección General de la Propiedad Industrial resolvió CONFIRMAR la Resolución N° 916 de f echa 5 de agosto de 2015 dictada por la Dirección de Marcas, ORDENAR el archivo de la solicitud de r egistro de la marca DEACERO y etiqueta, clase 9, solicitada a nombre de DEACERO S.A. de C.V. Posteri ormente, ante un recurso de aclaratoria interpuesto por el representante de la firma DEACERO S.A.P.I . de C.V. contra la última resolución, la Dirección General de la Propiedad Industrial dictó la Reso lución N° 377 de fecha 17/09/2019 por la cual resolvió ACLARAR la parte resolutiva de la Resolución N° 227 de fecha 2/07/2019, debiendo quedar redactada de la siguiente manera: ORDENAR el archivo de l a solicitud de registro de la marca DEACERO y etiqueta, clase 6, solicitada a nombre de DEACERO S.A. de C.V. Ya en sede jurisdiccional, la firma DEACERO S.A.P.I. de C.V. se presenta ante el Tribunal C ontencioso Administrativo Primera Sala en fecha 31/07/2020 (fs. 79/87) a deducir demanda contencioso administrativa contra las Resoluciones N° 227 de fecha 2/07/2019 y N° 377 de fecha 17/09/2019. Lueg o de los trámites de rigor dentro del proceso contencioso administrativo, el Tribunal de Cuentas, Pr imera Sala, dictó el Acuerdo y Sentencia N° 188 de fecha 8 de julio de 2022, hoy recurrido.

EXPEDIENTE: DEACERO S.A.P.I. DE C.V. C/ RES. N° 377 DEL 17/SET/2019 DICT. POR LA DINAPI QUE, contra esta decisión del Tribunal de Cuentas, Primera Sala, interpone recurso de apelación el A bogado Ángel Peralta Heisecke, en nombre y representación de la Dirección Nacional de Propiedad Inte lectual, quien por escrito de fs. 174/177 argumenta que el tribunal ha caído en una total contradicc ión y qué resulta ilógico que concluya que la silaba DE le añada identidad novedosa a la marca, cuan do lo que ocurre es que le da mayor contundencia al carácter descriptivo a la denominación. Agregó q ue la DINAPI no resolvió denegar la solicitud de registro de DEACERO por ser similar a otra marca co mo lo sostiene el A quo sino por ser descriptiva de la característica principal de los productos que ampara la clase 6, recurriendo a argumentos que nada tiene que ver con los fundamentos suficienteme nte expuestos en la resoluciones demandadas. Luego de otras varias disquisiciones termina solicitand o se dicte sentencia haciendo lugar al recurso interpuesto y revocando en todos sus términos el Acue rdo y Sentencia N° 188 de fecha 8 de julio de 2022, con costas. QUE, de lo precedentemente analizado y transcripto, resulta que el meollo de la cuestión se circunsc ribe a resolver si lo resuelto por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, que hizo lugar a la demanda y con ello autorizó a la inscripción de la marca solicitada, se halla ajustado a derecho. Bien, atendiendo a que en el presente caso no existió oposición de tercero al registro de la marca s olicitada por la firma DEACERO S.A.P.I. de C.V. (DEACERO – clase 6), debemos analizar si efectivamen te se trata o no de una denominación genérica o descriptiva, que califica el servicio de la clase en la que pretende ser registrada, como lo sostiene la DINAPI o, por el contrario, no existe riesgo de confusión y se trata de una marca novedosa como lo sustuvo el A quo. Luego de una atenta lectura y un minucioso análisis del acuerdo y sentencia recurrido, debo dar razón al apelante en cuanto a que la solicitud de registro de la marca DEACERO se denegó en sede administrativa sobre la base de lo es tablecido en el inc. e) del art. 2 de la Ley N° 1294/89 (descriptiva) y no por la posibilidad de con fusión con otra marca como lo sostuvo el Tribunal de Cuentas, Primera Sala. Es así que, efectivament e, el A quo se apartó del real motivo de discusión, pues al no haber Luis María Benítez Riera Ministro Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candil MINISTRO Abg. Norma Domínguez V. Dra. Ma. Carolina Lianes O. Ministra

oposición al registro y al haber la DINAPI rechazado dicho registro por un motivo diferente a la con fundibilidad, la fundamentación del Tribunal de Cuentas, Primera Sala para hacer lugar a la demanda, resulta incongruente. Que, en ese sentido, teniendo como parámetro lo establecido en la Ley 1294/98 de Marcas, pasamos a a nalizar la marca DEACERO y etiqueta que pretende su inscripción en la clase 6 (metales comunes y sus aleaciones, materiales de construcción y edificación metálicos, construcciones transportables metál icas, cables e hilos metálicos no eléctricos, pequeños artículos de ferretería metálicos, contenedor es metálicos de almacenamiento y transporte, cajas de caudales, aparatos dispensadores metálicos). A este respecto, el Artículo 2 de la Ley 1294/98 establece que: “No podrán registrarse como marcas:.. .. e) los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del product o o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna ca racterística del producto o servicio...”. De acuerdo a la doctrina, una marca es descriptiva cuando de manera directa o indirecta informa al consumidor sobre los seis elementos que hacen a esta clase de marca: naturaleza, función, cualidades, cantidad, destino o lugar de origen del producto, o produ ctos, que aspira identificar. Nótese que, según la legislación aplicable al caso, la prohibición con cerniente a los signos descriptivos no puede ser subsanada en ningún caso (prohibición absoluta) y r esultan irregistrables, ya que ningún particular se encuentra facultado para gozar de un monopolio s obre términos descriptivos que cualquier persona puede utilizar como parte de su marca. Así, las pro hibiciones absolutas establecidas en la legislación son la exteriorización de la voluntad del legisl ador con el propósito de evitar que los intereses generales o públicos se vean afectados por el otor gamiento de derechos monopólicos sobre los signos, por ello que al incurrir la marca en dichas prohi biciones, necesariamente acarrea la irregistrabilidad del signo en cuestión. Así, queda claro que la norma arriba transcripta establece que no pueden registrarse los signos que se compongan exclusivam ente de indicaciones que puedan servir para designar especie, calidad, cantidad, destino, valor, o p rocedencia del producto o del servicio y tampoco pueden registrarse los signos que se convierten en habituales para designar los productos o servicios que se pretenden distinguir. Que, queda claro y es por demás obvio que la marca solicitada al contener la palabra ACERO (que es u na aleación de dos o más elementos, metal y no metal) y al agregársele la preposición DE (que indica el material del que está hecho algo o señala el contenido de algo o revela el origen de algo o expr esa la naturaleza o cualidad de algo), describe cabalmente el producto que se pretende comercializar bajo dicha denominación, teniendo en cuanta lo que contiene la clase 6 de la Clasificación de Niza. Al respecto Enrique Chiriboga Barba, Vicepresidente de la Asociación Ecuatoriana de la Propiedad In dustrial, resume que el signo para ser

EXPEDIENTE: DEACERO S.A.P.I. DE C.V. C/ RES. N° 377 DEL 17/SET/2019 DICT. POR LA DINAPI registrado como marca deberá: "Permitir al consumidor que lo diferencie del producto, lo que se da c uando la marca no coincide con el nombre del producto o con sus características". Ahora bien, debemos dejar en claro un signo marcario puede ser descriptivo y por ende irregistrable en un determinado país, y ser registrable en otro diferente, donde si posee aptitud distintiva por n o evocar la designación del bien o servicio que distinguirá en el mercado, porque un término que res ulta genérico en cierta región para un determinado producto o servicio no lo es en otra diferente, y por tanto, se encuentra habilitado para registrarse como marca. Es por ello que este análisis se ci rcunscribe al territorio donde se comercializará la marca (nuestro país). Por otro lado, es preciso aclarar que son perfectamente registrables aquellos signos que aunque presenten un término descripti vo estén acompañados de otro elemento que le aporte valor distintivo a la marca, cuestión que no ocu rre en el caso de autos, ya que la marca solicitada, además de contener la palabra ACERO, va acompañ ada de una varilla de dicho material, un motivo más para catalogarla como marca descriptiva y denega r su registro. Que, considero que la marca solicitada por la firma DEACERO S.A.P.I. de C.V. (DEACERO y etiqueta), n o posee originalidad ni novedad, y se trata sin lugar a dudas de un signo descriptivo que designa el producto o servicio para el cual quiere ser registrado, por lo que no resulta distintiva y por tant o, irregistrable. Consecuentemente, por lo precedentemente analizado y en base a las prescripciones legales citadas, corresponde HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por el Abogado Ángel Pe ralta Heisecke, en nombre y representación de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual y, en c onsecuencia, REVOCAR el Acuerdo y Sentencia N° 188 de fecha 8 de julio de 2022, dictado por el Tribu nal de Cuentas, Primera Sala. En cuanto a las costas, las mismas deben ser impuestas al perdidoso (a rtículo 203 inc. b) del C.P.C.). ES MI VOTO. Que a su turno, la Ministra Dra. MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS manifiesta que se adhiere al voto del Ministro Preopinante, que antecede, por los mismos fundamentos. Que a su turno, el Ministro Dr. MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA dijo: Comparto la postura del Dr. Bení tez Riera, en cuanto a HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto contra el Acuerdo y Sentencia N° 188 de fecha 08 de Julio de 2022, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, por comparti r los mismos fundamentos. Luis María Benítez Riera Ministro Manuel Dejesús Ramírez Candia

Ahora bien, en lo que respecta a las costas, considero que estas deben ser impuestas en el orden cau sado, conforme a lo dispuesto en el Artículo 193 del Código Procesal Civil, por la interpretación qu e causa la Resolución de la cuestión planteada. ES MI VOTO. Con lo que se dio por terminado el acto firmando S.S.E.E. todo por ante mí que lo certifica quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue: Luis María Benítez Riera Ministro Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candi MINISTRO Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra ANTE MI: Abg. Norma Domínguez V. Secretaria Asunción, 12 de diciembre 2.023. VISTOS los méritos del Acuerdo que antecede, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA PENAL RESUELVE: 1) DECLARAR DESIERTO el recurso de nulidad. 2) HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por el Abogado Ángel Peralta Heisecke, en nombre y representación de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, y en consecuencia; 3) REVOCAR el Acuerdo y Sentencia N° 188 de fecha 8 de julio de 2022, dictado por el Tribunal de Cue ntas, Primera Sala, de conformidad con lo expuesto en el exordio de la presente Resolución. 4) IMPONER las costas a la perdidosa (artículo 203 inc. b) del C.P.C.). 5) ANOTAR y notificar. Luis María Benítez Riera Ministro Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candi MINISTRO Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra ANTE MI: Abg. Norma Domínguez V. Secretaria