Jurisprudencia CSJ

201l 19. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA EXPEDIENTE: PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS S.A. C/ RES. N° 304 DEL 6/AGO/2019 Y OTRA DICT. POR LA DIRECCION NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 00 2023 ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO Quinientos dos. - F80 En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los "días, doce del mes de diembre del año dos mil veintitrés, estando reunidos en /34757 Sala de Auerdos los Excmos. Señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, los Dres. MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS, MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA Y LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA, por ante mí la Secretaria autorizante, se trajo el expediente caratulado: "PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS S.A. C/ RES. N° 304 DEL 6/AGO/2019 Y OTRA DICT. POR LA DIRECCION NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL", a fin de resolver los recursos de nulidad y apelación interpuestos contra el Acuerdo y Sentencia N° 30 de fecha 15 de marzo de 2022, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala. . Previo estudio de los antecedentes del caso, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, resolvió platear y votar las siguientes: CUESTIONES: ¿Es nula la Sentencia apelada? En caso contrario, ¿Se halla ella ajustada a derecho? Practicando el sorteo de ley. para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA, MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA y MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. BENÍTEZ RIERA dijo: Que, si bien el Abogado Angel Peralta Heisecke, en representación de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual no interpuso el recurso de nulidad, el mismo le fue concedido por A.I. N° 553 del 15/06/2022, por lo que en virtud al artículo 405 del CPC, que establece que el recurso de nulidad se considera implícito en el recurso de apelación, se pasa a su correspondiente estudio. Ahora bien, se comprueba que el recurrente no fundamenta el recurso de nulidad, por lo que debe declararse desierto dicho recurso. Por otro lado, no se øbservan en la resolucion recurrida vicios o defectos que ameriten la declaración de oficio de su nulidad en los términos autorizado por los Arts. 113 y 404 del Código Procesal Civil. ES ME VOTO. Lais María Boniten Mier Mistro Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candi MINISTRO Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra Abal Mormo Domingura V Secretaria

A su turno los Dres. RAMÍREZ CANDIA y LLANES OCAMPOS, manifiestan que se adhieren al voto que antece de por los mismos fundamentos. **A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA**, el Dr. BENÍTEZ RIERA prosiguió diciendo: Por Acuerdo y Sentenci a N° 30 de fecha 15 de marzo de 2022 (fs. 106/110), el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, resolvió: **1) HACER LUGAR** a la presente demanda contencioso administrativa promovida por el Abg. Hugo Berke meyer en representación de Procter & Gamble International Operations, 2) **REVOCAR** los actos admin istrativos impugnados, 3) **IMPONER** las costas a la parte perdidosa, 4) **NOTIFICAR**, registrar y emitir un ejemplar a la Excmo. Corte Suprema de Justicia. QUE, antes de entrar a estudiar el fondo de la cuestión debemos realizar una breve síntesis de las c uestiones administrativas que sirvieron de base a la presente demanda. Así, tenemos que en fecha 6/0 1/2010 se presentó ante la Dirección de la Propiedad Industrial la Agente Marta Berkemeyer en repres entación de la firma Nioxin Research Laboratories Inc., a solicitar el registro de la marca “SCALP R ENEW”, en la clase 3. En fecha 7/10/2010 fue emitido el Informe de Fondo, por el cual se concluye qu e la marca solicitada se halla incursa en la prohibición establecida en el art. 2 inc. e) de la Ley N° 1294/98 de Marcas. De este informe se corrió vista al solicitante quien contestó dicho traslado p or escrito presentado en fecha 27/05/2011. Posteriormente, por Resolución N° 1582 de fecha 6/12/2011 el Jefe de la Secretaría de Marcas de la Dirección de la Propiedad Industrial resolvió RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “SCALP RENEW”, clase 3 presentada por Nioxin Research Laboratories Inc. Esta decisión fue apelada por el representante de la marca solicitante en fecha 29/03/2016, qu ien fundó sus agravios en fecha 8/08/2016. Posteriormente, el Agente Hugo Berkemeyer comunica a la D INAPI la transferencia de la solicitud de inscripción de la marca “SCALP RENEW”, clase 3, de la firm a Nioxin Research Laboratories Inc. a favor de la firma PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS S. A.. Luego de los trámites de rigor, la Dirección General de la Propiedad Industrial dictó la Resoluc ión N° 304 de fecha 6/08/2019 por la cual resolvió confirmar la Resolución N° 1582 de fecha 6/12/201 1 y ordenó el archivo de la solicitud de registro de la marca “SCALP RENEW”, clase 3. QUE, el Abogado Hugo Berkemeyer, en nombre y representación de la firma PROCTER & GAMBLE INTERNATION AL OPERATIONS S.A., se presentó en fecha 5/09/2019 ante el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, a prom over demanda contencioso administrativa contra las Resoluciones N° 1582 de fecha 6/12/2011 dictada p or el Jefe de la Secretaría de Marcas de la Dirección de la Propiedad Industrial y N° 304 de fecha 6 /08/2019 dictada por la Dirección General de Propiedad Industrial. Una vez trabada la litis y luego de los trámites de rigor, el Tribunal de Cuentas Primera Sala, dictó el Acuerdo y Sentencia N° 30 de fecha 15 de marzo de 2022, hoy recurrido. Contra la decisión del Tribunal de Cuentas, la parte dema ndada

EXPEDIENTE: PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS S.A. C / RES. N° 304 DEL 6/AGO/2019 Y OTRA DIC T. POR LA DIRECCION NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. (DINAPI) dedujo recurso de apelación y al fundamentar dicho recurso (fs. 126/129), argumentó, entre otras cuestiones, que el Tribunal no ha analizado el verdadero motivo que tuvo la DINAPI para el rec hazo de la solicitud de registro de la marca SCALP RENEW y que ha recurrido al análisis de confundib ilidad cuando que dicho criterio ni siquiera fue el motivo del rechazo de dicha denominación. Agregó que la autoridad administrativa decidió rechazar la solicitud por ser una denominación descriptiva de características del producto que se pretende amparar en la clase 3. Siguió diciendo que el signo SCALP RENEW incurre claramente en la descripción de características del producto incumpliendo lo est ablecido en el art. 2 inc. 3) de la Ley de Marcas. Luego de otras disquisiciones, terminó solicitand o se haga lugar al recurso de apelación y en consecuencia, se dicte sentencia revocando el Acuerdo y Sentencia N° 30 de fecha 15 de marzo de 2022 y confirmando las resoluciones administrativas, con co stas. QUE, de lo precedentemente analizado y transcripto, resulta obvio que el meollo de la cuestión se ci rcunscribe a resolver si lo decidido por el A quo, en el sentido de revocar los actos administrativo s demandados, se halla ajustado a derecho y si efectivamente la marca solicitada (SCALP RENEW) por l a firma PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS S.A., cuya inscripción debería hacerse en la clase 3, cumple con los requisitos establecidos para ser considerada una marca registrable. Que, como primer paso, debemos definir el marco legal aplicable, que en este caso resulta ser la Ley N° 1294/98 de Marcas y, por supuesto, sin olvidar lo que establece la Clasificación de Niza, sistem a de clasificación internacional utilizado para clasificar productos y servicios con fines del regis tro de marcas. Que, para entender la marca que solicita su inscripción, deberíamos traducir al español su significa do ya que se encuentra redactada en inglés. Así, SCALP RENEW traducido a nuestro idioma castellano s ignifica RENOVAR/RENOVACIÓN CUERO CABELLUDO. Y ésta marca pretende su inscripción en la clase 3, la cual, según la Clasificación de Niza (11ma. Edición, Versión 2022) contiene los sgtes. productos o s ervicios: **productos cosméticos** y **preparaciones de tocador no medicinales; dentífricos no medic inales**, **productos de perfumería, aceites esenciales; preparaciones para blanquear y otras sustan cias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar.** Luis María Boniféz Riera Ministro Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candi MINISTRO Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra

Que, el **Artículo 2 de la Ley 1294/98 establece que**: “No podrán registrarse como marcas:… e) los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servic io de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característi ca del producto o servicio…” Una denominación es genérica respecto de un producto o servicio cuando la misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa el género al qu e pertenece el producto o servicio de que se trate. El carácter genérico del signo debe desprenderse del significado que este tiene para los consumidores en el lenguaje común y en las costumbres const antes del comercio, de forma que si el signo en cuestión es utilizado de manera generalizada o exten dida por los participantes en el mercado estamos ante un caso de signo genérico que pretende ser una marca inscrita. Nótese que, según la legislación aplicable al caso, la prohibición concerniente a l os signos genéricos no puede ser subsanada en ningún caso (prohibición absoluta). Que, las prohibiciones absolutas establecidas en la legislación son la exteriorización de la volunta d del legislador con el propósito de evitar que los intereses generales o públicos se vean afectados por el otorgamiento de derechos monopólicos sobre los signos, por ello que al incurrir la marca en dichas prohibiciones, necesariamente acarrea la irregistrabilidad del signo en cuestión. Así, queda claro que la norma arriba transcripta establece que no pueden registrarse los signos que se componga n exclusivamente de indicaciones que puedan servir para designar **especie**, **calidad**, **cantida d**, **destino**, **valor**, o **procedencia** del producto o del servicio y tampoco pueden registra rse los signos que se convierten en **habituales** para designar los productos o servicios que se pr etenden distinguir. Con relación al término genérico el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que: “Un término es genérico, desde el punto de vista marcario, cuando los empresarios d el correspondiente sector económico necesitan usarlo en alguna forma para señalar el producto o serv icio, o cuando por si solo sirva para identificarlo”. Que, otro de los comúnmente denominados "motivos absolutos" sobre la base por la cual se deniegan lo s registros de marcas son los ** términos descriptivos**, que son palabras que suelen emplearse en e l comercio para describir el producto o el servicio que pretende registrarse. Por ejemplo los términ os cualitativos o elogiosos (rápido, mejor, clásico, etc.) son susceptibles de una prohibición absol uta o de, cuanto menos, objecciones por parte de la autoridad administrativa, a no ser que formen pa rte de una marca distintiva. Que, en el caso específico de autos, estamos en presencia de una solicitud cuya marca carece de dist intiva intrínseca como signo. En ese sentido, una vez concluido el análisis de la marca "SCALP RENEW ", podemos concluir que se trata efectivamente de la unión de vocablos comunes, donde uno de ellos e s genérico (CUERO CABELLUDO/SCALP – se trata de un sustantivo) y otro descriptivo (RENOVACIÓN-RENOVA R-RENOVADO/RENEW). Ambos signos o palabras en su

EXPEDIENTE: PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS S.A. C/ RES. N° 304 DEL 6/AGO/2019 Y OTRA DICT . POR LA DIRECCION NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. conjunto no hacen más que calificar y describir algunas características de los productos o servicios . Al respecto Enrique Chiriboga Barba, Vicepresidente de la Asociación Ecuatoriana de la Propiedad I ndustrial, resume que el signo para ser registrado como marca deberá: "Permitir al consumidor que lo diferencie del producto, lo que se da cuando la marca no coincide con el nombre del producto o con sus características". Que, por otro lado, cuando se trata de marcas, los derechos que tiene el consumidor a que exista tra nsparencia en el mercado son inexcusables, es por ello que la jurisprudencia ha vuelto a los criteri os tradicionales, siendo el consumidor el principal destinatario de la protección que otorga la Ley de Marcas. Ahora bien, en cuanto a las alegaciones del recurrente, de poseer registrada en varios países la mar ca solicitada, debemos puntualizar que un signo marcario puede ser genérico y/o descriptivo y por en de irregistrable en un determinado país, y ser registrable en otro diferente, donde si posee aptitud distintiva por no evocar la designación del bien o servicio que distinguirá en el mercado, porque u n término que resulta genérico en cierta región para un determinado producto o servicio no lo es en otra diferente, y por tanto, se encuentra habilitado para registrarse como marca. Es por ello que es te análisis se circunscribe al territorio donde se comercializará la marca (nuestro país). Al respec to, debo mencionar lo que sostiene Jorge Otamendi en su obra Derecho de Marcas, al referirse a la te rritorialidad de las marcas: "...El valor de la marca, el derecho exclusivo que su registro otorga, se circunscribe al ámbito territorial...Ni la marca registrada tiene esa exclusividad más allá de la s fronteras de nuestro país, ni las marcas registradas en el extranjero gozan de ese derecho en nues tro país...". Así, las marcas son territoriales en nuestro sistema jurídico conforme lo prescribe la Ley N° 1294/98, que en su artículo 18 expresa: "El propietario de una marca de productos o servicio s inscripta en el extranjero, gozará de las garantías que esta ley le otorga, una vez registrada en el país. El propietario o sus agentes debidamente autorizados son los únicos que pueden solicitar el registro". Que, considero que la marca solicitada "SCALP RENEW", no posee originalidad ni novedad, y se trata s in lugar a dudas de un signo genérico y que designa el producto o servicio para el cual quiere ser r egistrado, por lo que no resulta distintiva y por tanto, irregistrable. Este mismo criterio ha sido sostenido en un caso análogo resuelto por Acuerdo y Sentencia N° 703 de fecha 20/10/2022. Luis María Benítez Riera Ministra Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candl MINISTRO Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra

Que, por lo precedentemente analizado y en base a las prescripciones legales citadas, corresponde HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto y fundamentado por el Abogado Angel Peralta Heisecke, en representación de La Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI) y, en consecuencia, REVOCAR el Acuerdo y Sentencia N° 30 de fecha 15 de marzo de 2022, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, y CONFIRMAR las resoluciones administrativas N° 1582 de fecha 6/12/2011 de la Dirección de Marcas y N° 304 del 6/08/2019 de la Dirección General de la Propiedad Industrial. En cuanto a las costas de esta instancia, las mismas deben ser impuestas a la perdidosa (art. 203 inc. b) del CPC). ES MI VOTO. A su turno, el Ministro Dr. MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA dijo: Disiento respetuosamente de la opinión del Dr. Luis María Benítez Riera, por los fundamentos que expongo a continuación: . Como antecedentes del caso, se advierte que la firma NIOXIN RESEARCH LABORATORIES INC. solicitó en sede administrativa el registro de la marca "SCALP RENEW" para cubrir productos de la clase N° 3 del Nomenclátor Internacional de Niza. • Dicha solicitud fue rechazada por la Secretaría de Marcas, mediante la Resolución N° 1582 de fecha 06 de Diciembre del 2011 y confirmada posteriormente por medio de la Dirección General de la Propiedad Industrial, con el dictado de la Resolución N° 304 de fecha 06 de Agosto del 2019.- El fundamento de la Administración para rechazar el registro de la marca solicitada se basó, en resumen, en que: 1) la marca solicitada incurre dentro de las prohibiciones de la Ley N° 1294/98, artículo 2, inciso e) y 2) la marca solicitada carece de capacidad distintiva y, en consecuencia, no reúne los requisitos básicos previstos en el artículo 1 de la Ley N° 1294/98. En sede jurisdiccional - por decisión unánime- el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, resolvió por medio del Acuerdo y Sentencia N° 30 de fecha 15 de Marzo de 2022, HACER LUGAR a la demanda contencioso administrativa instaurada por la firma Procter & Gamble International Operations S.A.; el fundamento del Tribunal se basó en que de acuerdo a nuestra normativa en materia marcaria vigente se puede colegir que el nombre sobre el cual versa el presente proceso, muestra características en un idioma ajeno al de nuestro País, de modo a que en nuestra normativa la misma no presenta la particularidad genérica. Para resolver la cuestión es necesario remitirse a lo dispuesto por el artículo 2, inciso e) de la Ley N° 1294/98 el cual dispone: "No podrán registrarse como marcas:... e) los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio...". . De la normativa transcripta, se concluye dicho inciso hace referencia a la prohibición de registro de las expresiones genéricas y descriptivas. Configurando

EXPEDIENTE: PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS S.A. C/ RES. N° 304 DEL 6/AGO/2019 Y OTRA DICT . POR LA DIRECCION NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. expresiones genéricas aquellas que pueden identificarse cuando la palabra o el signo figurativo son sinónimos o representan el producto o servicio que se desea proteger y expresiones descriptivas aque llas que aluden a las cualidades, funciones u otras características del producto o servicio que se d esea prestar. Por otra parte, corresponde señalar que la clase N° 3 del Nomenclátor Internacional de Niza, 12 edic ión, versión 2023 protege los siguientes productos: "Productos cosméticos y preparaciones de tocador no medicinales; dentífricos no medicinales, productos de perfumería, aceites esenciales; preparacio nes para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengr asar y raspar". En ese lineamiento, al analizar la marca solicitada "SCALP RENEW" para la clase N° 3 del Nomenclátor Internacional de Niza no encuentro que la misma incurra en las prohibiciones establecidas por la le gislación marcaria (artículo 2, inciso e) de la Ley N° 1294/98) por las siguientes razones: Los signos que componen la marca deben ser siempre analizados en su conjunto y no en forma excluida, tal como fue realizado por la Administración. En ese sentido, al examinar la marca solicitada se co ncluye que la misma no utiliza expresiones genéricas, en efecto, para el idioma castellano la expres ión "SCALP RENEW" no indica designación alguna del producto que se trate o que pueda servir en el co mercio para calificar o describir alguna característica del producto ofrecido al consumidor. Cabe apuntar que nuestro país adopta como idiomas oficiales el castellano y el guaraní (artículo 140 del Constitución), por consiguiente, no corresponde utilizar como argumento del rechazo de la solic itud de registro marcario, que los signos que componen la marca son de uno común, pues en definitiva , se encuentran en idioma inglés y dicho idioma no es el oficial de nuestro país, así como tampoco e s conocido por la gran mayoría de los habitantes, por lo que no podría considerarse como una marca q ue implique expresiones habitualmente usadas en nuestro país. Finalmente, considero que la marca solicitada "SCALP RENEW" para la clase N° 3 del Nomenclátor Inter nacional de Niza, reúne los requisitos de novedad, distintividad y especialidad conforme a lo establ ecido en la legislación marcaria, Ley N° 1294/98, artículo 1, que establece: "Son marcas todos los s ignos que sirvan para distinguir productos o servicios. Las marcas podrán consistir en una o más pal abras, lemas, emblemas, monogramas, sellos, viñetas, relieves, los nombres, vocablos de fantasía, la s letras y números con formas o combinaciones distintas; las combinaciones y disposiciones de colore s, etiquetas, envases y envoltorios. Podrán consistir también en la forma, presentación o acondicion amiento de los productos o de sus envases o envolturas, o de los medios a lugar de expendio de los p roductos o servicios correspondientes. Este listado es meramente enunciativo".

Por tanto, en base a las consideraciones expuestas corresponde NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por la DINAPI, y en consecuencia, CONFIRMAR el Acuerdo y Sentencia N° 30 de fecha 15 de Marzo del 2022, dictado por el Tribunal de Cue ntas, Primera Sala. En relación a las costas, las mismas deben ser impuestas en el orden causado, co nforme a lo establecido en el Art. 193 del Código Procesal Civil, por la interpretación que causa la resolución de la cuestión planteada. ES MI VOTO. A su turno, la Ministra Dra. MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS dijo que se adhieren al voto del Ministro RAMÍREZ CANDIA, que antecede, por sus mismos fundamentos. Con lo que se dio por terminado el acto firmando S.S.E.E. todo por ante mí que lo certifica quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue: ANTE MI: Lais María Bánitez Riera Ministra Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candil MINISTRO Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra Asunción, 12 de diciembre 2.023. VISTOS los méritos del Acuerdo que antecede, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA PENAL RESUELVE: 1) DECLARAR DESIERTO el recurso de nulidad. 2) NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por el Abogado Angel Peralta Heisecke, en repr esentación de La Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI) y, en consecuencia, 3) CONFIRMAR el Acuerdo y Sentencia N° 30 de fecha 15 de marzo de 2022, dictado por el Tribunal de C uentas, Primera Sala, por los fundamentos expuestos por la mayoría en el exordio de ésta resolución. 4) IMPONER las costas en el orden causado (artículo 193 del C.P.C.). 5) ANOTAR y notificar. ANTE MI: Abg. Norma Domínguez V. Secretaria Poder Judicial SECRETARIA JUDICIAL IV CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra